我記得初入此行時,專利說明書中的先前技術的比重占了一個頗高的份量,甚至會將自己對該技術的研究都寫在先前技術中,之後發現這些內容雖然是不少國家專利局希望揭露的內容(如歐、日、韓),但卻可能會成為審查委員引用作為核駁本發明的材料,有時台灣核駁理由也會見到,但非主流。常見的措施比如是美國就送IDS,韓國或許就等補正,或是送件前補充先前技術的描述,日本可以補入「先前文獻」的欄位。
一些參考:
http://enpan.blogspot.tw/2012/10/blog-post_9.html
http://enpan.blogspot.tw/2008/12/mpep-609-information-disclosure.html
MPEP2129提出何謂申請人/發明人自己承認的先前技術,比如在說明書內容的揭示、專利審查過程的答辯,這些內容都可能成為新穎性、進步性的核駁理由。
不過,即便標注為"prior art",同樣實體的工作與發明活動也不會被認定是先前技術,因為這是相同發明人的工作(自己承認),比如發明人持續研發相同的技術。
因此,當審查委員審理某發明引用先前技術時,應判斷是否為相同實體的發明(工作),或是他人的先前發明,如果沒有被驗證過的任何解釋,都會被認為是不同人的發明。
說明書中若已經描述有其他人的先前技術,比如圖示標注了"prior art",審查時會認定這部份為承認的先前技術(admitted prior art)。
MPEP2129提到兩段式的專利範圍寫作,Jepson format,在這類專利範圍中,前言部份即為他人完成的先前技術。然而,這部份先前技術仍可以透過提出證明為本人發明,或是聲明此為避免重複專利(double patenting)而判斷為非他人先前技術,也就不會被拿來核駁權利範圍所載發明了。(聲明避免前言部份非他人發明,是為了避免重複專利的核駁)
另外聲明提交IDS並非是提出自己承認的先前技術,因此鼓勵申請人使用IDS
"The filing of an information disclosure statement shall not be construed to be an admission that the information cited in the statement is, or is considered to be, material to patentability as defined in § 1.56(b)." (§1.56 Duty to disclose information material to patentability. )
Ron
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