美國專利法第101條可專利性的判斷 - 2014 Guidance 之一

USPTO更新可專利標的的判斷指南。

現階段（未更新前）判斷專利標的是否符合美國專利法第101條可專利性的依據包括三件判例（由於這是個整合很多過去幾年的判例、案例、法律的指南，因此牽涉不少過去的文章，以下列舉一些部落格內文參考）：
流程方法是否為抽象概念（2010 Bilski, MPEP 2106），可參考：http://enpan.blogspot.tw/2010/07/bilski.html、http://enpan.blogspot.tw/2009/03/in-re-bernard-l-bilski-and-rand-warsaw.html
流程方法是否包括自然法則（2012 Mayo, MPEP 2106.01，可參考：http://enpan.blogspot.tw/2012/11/blog-post_26.html）
物品權利範圍是否引述自然發生的核酸（DNA，2013 Myriad preliminary memo），可參考：http://enpan.blogspot.tw/2013/07/usptomyriad.html

官方文件：http://www.uspto.gov/patents/law/exam/myriad-mayo_guidance.pdf
投影片：http://www.uspto.gov/patents/law/exam/myriad-mayo_slides_20140319.pdf

值得一提的是，這份101可專利標的的指南可適用各種引述自然定律、自然現象、自然產物等的機構、化學組成、物品製造與方法流程專利。

重點摘要如下：

1. 101可專利標的判斷的指南僅適用美國發明專利
2.  美國最高法院對Alice v. CLS Bank的態度是目前對於抽象概念（沒有硬體連結）的相關發明是否可專利的最重要指標（可參考：http://enpan.blogspot.tw/2013/05/cafccls-bank-v-alice-corp.html、http://enpan.blogspot.tw/2013/12/cii-cls-bank-v-alice-corp.html）
3. "一般可專利標的的原則"的判斷方式可以以下流程表示，其中：
   步驟一：請求項是否落於法定可專利類別（process, machine, manufacture, composition of matter）；如果不是，就因不符101條款而核駁；如果是，就繼續步驟二：是否請求項引述法定不可專利元素（法定例外）：抽象概念、自然定律、自然現象與自然產物；如果沒有，就為法定可專利的請求項；如果有（或是也許有），如果請求項結合了法定不可專利的抽象概念元素，則採用MPEP2106(II)的判斷原則，並進行步驟三：是否請求項整體來看引用了不同於法定例外的另外重要元件（significantly different than the judicial exception(s)）；如果是，則是可專利的範疇；如果不是，就核駁。
   
4. 審查委員審查時將採用最廣而合理的態度來解釋專利範圍（broadest reasonable interpretation (BRI)）是否落於可專利標的，因此需要申請人答辯產生限制
5. 所謂自然產物包括：自然產生的物品，以及非自然產物，但是與自然產物沒有明顯差異
6. 申請專利範圍中所引用的元素是否涉及上述幾個法定不可專利的元素是納入此指南的重要依據
7. 幾個美國最高法院判例中排除的自然產物如：
   自然現象的發現（discovery of phenomena of nature，判例Funk Brothers (http://enpan.blogspot.tw/2013/11/mpep-2105.html)）
   地球上發現的新的礦物或是新的自然植物（判例Chakrabarty，http://enpan.blogspot.tw/2013/10/dimand-v-chakrabarty-manufacture.html）
   自然發生的東西（判例Myriad，http://enpan.blogspot.tw/2013/06/1000association-for-molecular-pathology.html）
8. 審查委員裁量是否專利為可專利標的的標準（重要！）
   比如：請求項是否具有有意義的限制、是否連結到法定例外的元素、是否有比法定例外的元素更重要的條件、是否連結有硬體特徵或是特殊的轉換、是否有比先前技術更多的特徵等等。
   
   
9. 提醒審查委員審查這類爭議時應該整體考量，而非以單一元素特徵的考量作為核駁專利的判斷

其他參考：

USPTO對Myriad案例的態度（http://enpan.blogspot.tw/2013/07/usptomyriad.html）
「Association for Molecular Pathology v. Myriad Genetics」美國最高法院判決（http://enpan.blogspot.tw/2013/06/1000association-for-molecular-pathology.html）

Ron