enpan's Patent & Linux practice: CAFC判決：ITC有權解釋法條，且禁止誘使侵權的物品進口（Suprema v. USITC）

2015年8月16日星期日

CAFC判決：ITC有權解釋法條，且禁止誘使侵權的物品進口（Suprema v. USITC）

這案件關於美國國際貿易委員會（ITC）禁止“誘使侵權（induced infringement）”物品進口的判決，這是證據顯示進口物品明確會在進口後形成侵權產品，這也給予"以進口零件而在國內組裝最終產品的方式迴避進口物因為侵權而被禁入"的廠商一個重要的考量。不過這仍涉及擴權與不公平競爭的問題。

另一個重要的學習就是，軟體方法確實不容易如結構裝置一般地進行侵權認定，而且被告對象常常是最終產品"硬體裝置"，因為就是這些硬體才會表達出軟體功能與步驟，從軟體程式本身可能反而不容易判斷出是否與軟體專利方法一致。但是對於硬體裝置而言，或許不是軟體專利主張權利的對象，但仍有義務知道是否搭配軟體後就有侵權疑慮，至少以下案例可以作為參考，包括部落格先前討論的案例：Commil USA, LLC, v. Cisco Systems, Inc. (Supreme Court, No. 13-896)

Commil USA, LLC, v. Cisco Systems, Inc.先前報導參考：
引誘侵權討論，以及美國最高法院第一次用Patent Troll形容專利權人（http://enpan.blogspot.tw/2015/06/patent-troll.html）

...在引誘侵權的議題中，CAFC法官認為Cisco應知道或應該已知道（knew or should have known）其客戶有侵權疑慮，認為Cisco導致後端產品侵權，引誘侵權成立...
...「引誘侵權」成立的條件之一是知道相關被引誘行為會造成專利侵權的結果，此案中，Cisco顯然知道相關侵權行為；更者，即便不知道，Cisco也應有義務知道此造成引誘或輔助侵權的行為...

相關法條：
35 U.S.C. 271 Infringement of patent
(b) Whoever actively induces infringement of a patent shall be liable as an infringer.
(f)(1) Whoever without authority supplies or causes to be supplied in or from the United States all or a substantial portion of the components of a patented invention, where such components are uncombined in whole or in part, in such manner as to actively induce the combination of such components outside of the United States in a manner that would infringe the patent if such combination occurred within the United States, shall be liable as an infringer.

Suprema, Inc. v. USITC (en banc, CAFC)案件資訊：
侵權原告：Cross Match Technologies, Inc.
被告硬體廠商：Suprema, Inc.（ITC告訴對象）
相關軟體廠商：Mentalix, Inc.
系爭專利：US7,203,344 ('344)

緣起，對於系爭專利所取得的方法專利權，硬體進口廠商並沒有侵權的可能，至少沒有直接侵權的疑慮，但ITC發現硬體廠商Suprema有誘使侵權的責任。Suprema上訴CAFC。

審理期間，其實討論涉及是否ITC可以處理不直接侵權的禁令（section 337），顯然經過初步否決後，還是因為美國利益考量（這本來就是ITC的任務），避免進口造成在美國市場不公平競爭。因為ITC有權解釋法條，即便法律沒有明文給予ITC如此大的權力，但是CAFC認為ITC合理解釋法條，CAFC判決認為ITC有權禁止會造成侵權但本身不侵權的物品進口美國。（不過有不少位法官不認同，或許本案尚有變化）

Suprema的指紋辨識裝置RealScan產品系列的開發工具，資料截自https://www.supremainc.com/en/LiveScanners/RealScan_SDK：

Mentalix透過SDK開發的軟體FedSubmit，資料載自https://www.mentalix.com/fed-submit-tx.html：

系爭專利'344關於一種生物影像系統與方法，其實就是指紋掃描技術，相關裝置可以讓使用者用多支指頭按上都能執行生物辨識，如請求項1，方法包括同時掃描多支指頭，取得影像後，再根據指頭形狀與影像資訊區分出多個指頭的影像，比對影像後，可以將指頭影像分別，判斷影像品質。

在解釋專利範圍時，如以下請求項19，顯然是個軟體方法，或說與硬體/韌體配合的軟體方法，比如掃描這個步驟，應該就是硬體配合韌體的工作，而影像取得、數位化、偵測與判斷應該就是軟體工作。
Claim 19：
19. A method for capturing and processing a fingerprint image, the method comprising:

(a) scanning one or more fingers;

(b) capturing data representing a corresponding fingerprint image;

(d) binarizing the filtered fingerprint image;

(e) detecting a fingerprint area based on a concentration of black pixels in the binarized fingerprint image;

(f) detecting a fingerprint shape based on an arrangement of the concentrated black pixels in an oval-like shape in the binarized fingerprint image; and

(g) determining whether the detected fingerprint area and shape are of an acceptable quality.

案件討論：
爭議始自專利權人Cross Match科技公司於2010年在ITC提出禁止侵權物進口的告訴（原本提出4件專利），ITC發現被告Suprema產品進口後，會安裝另一公司購買這些硬體的Mentalix公司的軟體FedSubmit，也就是相關指紋掃描機要連接到電腦後，可讓使用者客製其中功能，產生的產品形成侵權標的。

Suprema（韓國公司）指紋掃描機進口時，同時伴隨軟體開發工具（SDK），美國Mentalix公司購買Suprema指紋掃描機，並進行功能開發，產生一個軟體產品FedSubmit，
ITC受理專利侵權案，認為進口物品在進口後會使得進口者直接誘使販賣者侵權，案件上訴CAFC，涉及專利僅'344。
"The International Trade Commission (“Commission”) interpreted this provision to cover importation of goods that, after importation, are used by the importer to directly infringe at the inducement of the goods’ seller."

誘使侵權（induced infringement）：
(1)經調查，Mentalix產品"直接侵權"'344案Claim 19；
(2)ITC判斷誘使侵權者（Suprema）有蓄意視而不見（willful blindness）的意圖，其符合幾點判斷：a. 被告有很高的機率知道這個會導致侵權；b. 被告刻意假裝不知道。

(3)ITC發現Suprema主動鼓勵Mentalix侵權行為。

以上幾點判斷，讓ITC判決Mentalix產品Fedsubmit直接侵權，Suprema誘使侵權成立，發出禁令。

CAFC初始審查時（2013年），認為在進口時並沒有任何物品侵權，否決ITC決定。法律（section 337）針對進口物品是否侵權事項審理，並非針對此誘使侵權行為。不過，在經聯席法官議決後（2015年），認為ITC合理捍衛美國國土邊界商業利益。

CAFC基於美國貿易法保護本土工業不公平競爭行為的態度做出決定，搬出1789年關稅法案（Tariff Act），這是關於不公平商業活動的鼓勵與保護美國本土利益的法律，特別針對國外進口的物品，其中非法的活動之一就是侵權行為。

這類基於美國利益的法案解釋權涉及提出一個Chevron Deference測試，這是一個1984年案例，案例中要求法院審理"代理機構（agency，本案指ITC）"的法案解釋，在解釋法案時，(1)判斷是否國會直接表示明確議題的問題？若是，就採用國會的意思；若否，就看"代理機構（本案指ITC）"對於相關議題的問題是否基於法規的准許解釋下？其中給予代理機構解釋法條的權利是在法條語言並未明確的情況下。

這個態度讓CAFC最後認同ITC的裁決，因為ITC有權在保護美國本土企業利益的前提下，對Section 337比較模糊的地方作出合理解釋，對引誘侵權物做出禁令。

相關意見摘錄：
Chevron Step One
解釋"infringement"，認為涵蓋直接侵權與間接侵權。

337相關規定並未排除進口後的誘使侵權。

解釋專利法271條，任何人主動誘使侵權，就是侵權者。

以上涉及侵權規定雖沒有提供明確的定義，但是很少是排除誘使侵權的，也就是多數法規理解看來，都是認為侵權包括直接與不直接侵權，也涵蓋了誘使侵權。不過，就雙方爭議下，法院認為政府在使用Section 337時並未明確指出如何適用35USC271，國會沒有直接回答當ITC得出進口者在進口之後誘使導致販賣者直接侵權時，是否相關物品就是侵權物品？於是這個有爭議的模糊空間就留待權責單位（ITC）進行解釋。