專利權對於商品的影響（權利耗盡） - Impression v. Lexmark (Fed. Cir. 2016)

Impression Products, Inc. v. Lexmark Int’l, Inc. (Fed. Cir / Supreme Court 2016)

本案例涉及專利權對於商品的影響，關於專利權耗盡，以及以專利產品與非專利產品的差異，顯然，法院判決將「專利權放大了」，一旦擁有專利，可以控制販售與再販售，使用與再使用，甚至涉及國際耗盡原則的範圍，這樣看來，沒有專利權保護的產品則可能沒有那麼大的法律保障。

案件資訊：
原告/專利權人/共同上訴人：LEXMARK INTERNATIONAL, INC.
被告/上訴人：IMPRESSION PRODUCTS, INC.

緣起：
Lexmark製造與販售印表機與墨水匣，一般原廠墨水匣設計上是無法再使用，讓消費者只能再買原廠墨水匣，「填充墨水」技術上不是不行，而是受限於原廠授權與專利權，除非找到光華商場！
當然，就回收原廠墨水匣「改裝」後成為可以重新使用的墨水匣是否違法？這都有爭議，似乎沒有禁止的理由，於是，原專利權人只好用專利權約束。此案例就是被告自國外取得墨水匣後進口美國，這些重新進口的改裝品是否仍侵害原廠權利，根據美國專利法第271條（可參考：http://enpan.blogspot.tw/2011/08/271.html），這個行為仍是被約束的，除非原廠販售時承認這樣的再販售行為為權利耗盡。

爭議在於，原本在國外販售的產品重新進口美國時，改造後比原廠墨水匣便宜20%，但這行為是否有被專利權約束（權利耗盡）？

v.

在IMPRESSION PRODUCTS, INC.網頁（http://www.impressionproductsinc.com/）上引用以下連結，認為這個訴訟是大衛v.哥利亞的戰爭：
http://www.tristateupdate.com/clip/11874265/local-company-fights-david-vs-goliath-battle


案件討論：
再販售的墨水匣有兩種：(1)回收自Lexmark在美國販售的墨水匣的再販售與再使用（這點在地院認為適用耗盡原則）；(2)回收自Lexmark在外國的墨水匣的再販售與再使用（地院認為權利未耗盡）。

地院階段：
地方法院判決時，參考了許多最高法院過去的案例，找到適用本案的前例，認為這些在販售之後的再販售行為並沒有妨礙專利權在第一次經授權販售已經耗盡（"the district court held that “those postsale use restrictions do not prevent patent rights from being exhausted given that the initial sales were authorized and unrestricted."），也就是對於本國已經第一次販售的墨水匣來說，權利已經耗盡。對於在外國販售墨水匣的再利用行為，法院認為並不適用耗盡原則，也就是認為進口這些產品仍侵權。


對此結果，雙方都上訴CAFC。

CAFC階段：
對於美國國內再販售、再使用專利產品的行為，明顯原權利人並沒有授權這些行為，但在案例Mallinckrodt（Fed. Cir. 1992）中，專利權不及於除了第一次授權販售後的再販售的物品。不過，這個意見雖有疑慮，因為再販售行為有損害賠償的問題（專利的排他權），但至少最高法院意見仍認為專利權在第一次販售時已經耗盡。



CAFC認為，專利權或是原廠權利是否及於之後買方的使用行為可以透過契約規範，除非這個契約違反其他法律（如反托辣斯法），至少原廠並沒有授權之後再使用、再販售的行為，特別是美國專利法第271條中進口產品仍受專利權限制的規定。


更者，針對上述Mallinckrodt案例的決定，事實上也不是那麼周嚴，因為並未討論到是專利權人自己販售（如本案例）或是被授權人的販售的權利耗盡的議題，如果一味地認為專利權在第一次販售產品時耗盡，可能有不公平競爭，或是其他法律問題，

CAFC法官認為，當一個專利權人在銷售專利商品時，並未適當地限制買方再銷售與再使用，專利權人即未授權買方從事被禁止的再販售與再使用，專利權人如此而未耗盡35USC271的權利，使得專利權人可以對買方提告；對於進口美國的產品，在國外若是有有經專利權人授權製造者，權利並未耗盡。因此否決地院認為在美國回收墨水匣未侵權的決定；以及同意地院判決自外國進口美國再使用的產品侵權成立的決定。



本案在CAFC判決中確認：(1)販售者可以使用其專利權阻止下游對其專利產品的重新使用與重新販售的行為，如此案爭議的印表機墨水卡匣；(2)專利產品經販售至外國時，即便經授權販售，應推定並未耗盡美國專利權。

之後，敗訴的Impression Products, Inc.上訴美國最高法院，議題如patently-o的檔案：
http://patentlyo.com/media/2016/03/Impression-Products-v.-Lexmark-cert-petition-no-appendix.pdf


爭點：



（請以原訴狀內容為主）
(1)商品的使用與再販售與權利耗盡原則的關連上，是否專利權可以主張販售後的商品使用行為侵權？
(2)美國專利權為何可以超越權利耗盡的一般原則，一般授權的產品在境外應該是權利耗盡才是？

my two cents:
本案議題很多，都很專業，法律面更廣，有興趣者可以參考原判決文，共129頁（本文99頁），議題涉及專利權排他而非實施權、專利權人與被授權者的權利義務、之間的合約關係、各種法院判決案例的比對與適用判斷...等，有點眼花撩亂。（我猜，直接看結論是大家比較喜歡的）

專利權在此應該是被放大了，甚至有美國最大的概念（可以及於國外販售），這樣也間接鼓勵專利申請，以及澄清專利權所及的範圍。不過，本案似乎仍有爭議，也與一般理解有些差異，所以有待最高法院決定。

有發明、有產品、需要保障（加上有錢）時，可以多方考量專利佈局，發明、新型與設計之間可以靈活應用，甚至在輔助的必要上，可以佈局著作權與商標。

資料參考：
http://patentlyo.com/patent/2016/03/overwhelm-traditional-notions.html

權利耗盡原則最高法院案例 - Quanta Computer, Inc. v. LG Electronics, Inc. s(2008)（http://enpan.blogspot.tw/2015/09/quanta-computer-inc-v-lg-electronics_11.html）

有關權利耗盡的一個案例（http://enpan.blogspot.tw/2013/05/blog-post_20.html）

CAFC判決：
http://www.cafc.uscourts.gov/sites/default/files/opinions-orders/14-1617.Opinion.2-10-2016.1.PDF


Ron