訴願先行（pre-Appeal）的一些筆記

筆記

整理一下pre-Appeal的程序與功能，部分參考這篇報導：

http://www.ipwatchdog.com/2015/07/21/efficacy-pre-appeal-brief-conference-program/id=59937/

其他參考：

北美智權：http://www.naipo.com/portals/1/web_tw/knowledge_center/laws/us-4.htm

我的整理：http://enpan.blogspot.tw/2008/12/pre-appeal-brief-conference-pilot.html

USPTO資訊：https://www.uspto.gov/web/offices/com/sol/og/2005/week28/patbref.htm

Appeal相關官方費用（11/15）：

Notice of appeal：大實體$800

Appeal審理：大實體$2000

Appeal Brief（一般代理人服務費）：$5000（ipwatchdog網站寫的，實際上應該依照實際狀況而定）

Pre-Appeal：沒有官方費用

Pre-Appeal代理人費用（撰寫5頁意見、處理程序、申請書）：？？？

1.     Pre-appeal是美國專利局對於進入訴願程序（appeal）前的一個先審計畫，讓專利申請人考慮進入訴願前，若對審查委員意見有質疑時（引用法條錯誤、明顯沒有核駁基礎、專利範圍解釋錯誤、前案引用錯誤），可提出此「訴願先行」程序說明，目的是：(1)辨明審查書是否有不適當的核駁內容，比如法條錯誤、事實認定錯誤等；(2)辨明是否核駁理由缺少應有的訊息。

2.    提出訴願先行的時機：專利申請案有任何一項請求項被核駁兩次以上，或是收到最終核駁（Final Office Action）後三個月內（可延期），與提出RCE、訴願期限相當。

3.    當申請人欲提出訴願時，應提出notice of appeal（訴願通知），「同時」可以請求訴願先行（pre-Appeal）程序，訴願先行可以僅針對審查委員對部分請求項的意見。

4.    訴願先行文件：申請書、理由書（簡潔、明瞭，不超過5頁內容，不能修改專利範圍，不能要求面詢）。

5.    訴願先行會議被要求提出後45天作出決定，若要進入一般訴願程序，仍應在notice of appeal後兩個月內提出訴願理由（Appeal Brief，這部分應該才是報價較高的時候）。

6.    訴願先行決定包括：進入訴願、重啟審查程序（reopen prosecution）、核准專利（application allowed）與撤銷pre-appeal（有瑕疵）。
7.   PTO/AIA/33表格：

Ipwatchdog統計10年pre-appeal的結果：

6%的申請案在pre-Appeal階段獲准專利。

61%的申請案建議進入Appeal，這類請求表示pre-Appeal合理，但是需要Appeal處理。

33%的申請案建議重啟審查程序，表示pre-Appeal成功，也就是pre-Appeal認定審查委員核駁意見不當。

其中，進入訴願的申請案，最終會有39.3%核准專利。

進入重啟審查的申請案，原審查意見會重新考量，最終會有79.5%核准專利。

從ipwatchdog網站統計來看，Pre-Appeal成功反駁審查委員意見的機率不高，雖然不高，如果這是申請人的一個「出口/出氣」的方案，應該也是算是一個「落日方案」，讓專利申請案告一段落的最終手段。畢竟進入Appeal案子很貴，平均審查時間也要三年，費用幾乎要20萬台幣以上。

Ron