前言的影響與蓄意侵權討論 - Georgetown Rail v. Holland (Fed. Cir. 2017)

從訴訟除了延伸專利這個行業的學習外，還可以簡單涉獵各種領域的技術，這算是一種收穫吧！這回，看到了一個再傳統不過的「鐵路」業。

HOLLAND是一個有關鐵路的工程公司，鋪鐵軌是個「硬」行業，包括鋼鐵、鋪設、焊接，但也"進步地"進入比較「軟」的工作上，例如本次被告的「鐵軌測試」技術。

（圖案截自：https://www.hollandco.com/）

被告侵權的檢測車輛"TrackSTAR"資料在：https://www.hollandco.com/images/HollandLibrary/TrackSTARS.pdf

GEORGETOWN RAIL也是一個工程公司，下圖中鐵軌上的車輛就是執行軌道監測、維修與清洗的鐵道車。

（圖案截自：https://georgetownrail.com/）

原告對應專利的產品是"Aurora Track Inspection System"，安裝此系統的軌道檢測車輛使用雷射與照相機以及後端處理進行軌道檢測：

（資料來自判決書，以及原告網站）

案件資訊：
被告/上訴人：HOLLAND L.P.
原告/專利權人/被上訴人：GEORGETOWN RAIL EQUIPMENT COMPANY
系爭專利：US7,616,329

本案緣起原告Georgetown Rail與被告Holland彼此為競爭者，在2012年參加一個競賽，為要得到一份與美國最大鐵路公司Union Pacific Railroad的合約，結果Holland勝出。

於是，原告於2013年在東德州法院對被告提出侵權告訴，並贏得初步禁制令，也就禁止Holland提供服務給Union Pacific Railroad。

被告侵權物為Holland的軌道檢測車輛"TrackStar"，其中載有自Rail Vision Systems購得的軌道量測技術，而所量測到的鐵道數據是傳送到英國公司Rail Vision Europe Ltd.（重要），此公司再將檢測結果傳回Holland。

地院階段：

地院判決侵權成立，陪審團判被告應賠償1百多萬美元，法官另又因認定有「蓄意侵權」再追加1百萬美元以及發出永久禁制令，被告慘輸。

精彩的商業競爭故事延續到專利戰場，但似乎也就"不夠精彩"了。

被告對解釋系爭專利申請專利範圍（claim construction）、蓄意侵權、追加賠償金，以及地院否決被告提出不侵權簡易判決等議題提出上訴。

系爭專利US7,616,329關於一種可以自動檢查鐵軌床的技術，請求項16看來就是載於如以上Georgetown Rail網頁截圖車輛上的軌道床檢查系統，主要元件有軌道探照光、光接收器、分析揭收到的軌道影像與判斷軌道結構特徵的處理器，其中執行有檢測軌道床是否有不對齊或凹陷情況的演算法。

16. A system for inspecting a railroad track bed, including the railroad track, to be mounted on a vehicle for movement along the railroad track, the system comprising:

at least one light generator positioned adjacent the railroad track for projecting a beam of light across the railroad track bed;

at least one optical receiver positioned adjacent the railroad track for receiving at least a portion of the light reflected from the railroad track bed and generating a plurality of images representative of the profile of at least a portion of the railroad track bed; and

at least one processor for analyzing the plurality of images and determining one or more physical characteristics of the said portion of the railroad track bed, the one or more physical characteristics comprising at least a geographic location of the plurality of images along the railroad track bed, wherein the processor includes an algorithm for detecting a misaligned or sunken tie plate of the railroad track bed, the algorithm comprising the steps of:

(a) analyzing a frame of the plurality of images, the frame comprising a region of interest;

(b) determining whether the region of interest contains a tie plate;

(c) if a tie plate is present, determining a crosstie contour and a tie plate contour;

(d) comparing an orientation of the crosstie contour and an orientation of the tie plate contour; and

(e) determining whether the tie plate is misaligned or sunken based upon the comparison.

CAFC階段（以下僅討論有興趣議題）：

議題一：「前言（preamble）」對於申請專利範圍的效力？

Holland主張系爭專利申請專利範圍的前言中"mounted on a vehicle for movement along the railroad track（車載系統）"限制了專利範圍，Holland認為自己的軌道檢測車輛中並不處理訊號，如以上所述，Holland是將檢測數據傳送到第三方處理，並非車輛自己處理，因此主張侵權不成立。

地院否決這個說法（表示本案範圍解釋不會納入這句話），提出四點理由：

(1)這句在前言的內容並不影響關鍵的結構特徵，且說明書提到可以由外部電腦進行處理；
(2)前言內容沒有記載額外的結構或是步驟；
(3)此段前言的內容並沒有形成任何技術的「前述基礎（antecedent basis）」，也就是專利範圍Body的部分並未引用當中的"車輛"；
(4)從專利審查過程中沒有見到申請人/發明人引用此內容作為與前案區隔的依據，這樣感覺申請人/發明人壓根沒有想到"在車輛上處理數據"是個限制。

其實法院也沒有忽略附帶的事實，也就是法院對於解釋專利範圍仍有有嚴格的邏輯，當這些附帶的事實有爭議時，法院仍需要對附帶事實提出"外部證據"的事實調查，當地方法院僅以內部證據（申請專利範圍、說明書、審查歷史）解讀專利範圍，上訴法院將會檢視地院的判斷是否有誤。


（重要）依照前例Allen Eng’g Corp. v. Bartell Indus., Inc., 299 F.3d 1336, 1346 (Fed. Cir. 2002)形成的原則（與以上四點異曲同工）：

一般來說，前言不會限制專利範圍，然而，(1)如果前言記載了關鍵結構或步驟，而在特定爭議的段落上成為前述基礎，則前言會成為限制；(2)如果前言成為關鍵理解專利範圍或是其中特定元件的內容，前言將會成為限制；(3)從說明書來看，如果前言記載了額外的結構或步驟"強調（underscored）"重要性，或是在審查過程中倚賴前言內容作為與先前技術區隔時，前言將會成為限制。


在案例Catalina Mktg., 289 F.3d at 809中，提到如果前言僅讚美了發明的好處或特徵，而沒有明顯地倚賴作為實質可專利的內容，前言並不用來限制專利範圍。

CAFC作出以下結論：
系爭專利前言記載"系統安裝於車輛上"的描述是用來描述發明預期用途（intended use），而非引入結構限制，也未排除非車載的情況，重點是說明書內容與審查歷史都沒有建議要排除非車載的情況，加上申請專利範圍的本體（body）描述已經描述完整的結構，前言不會限制這個範圍，因此，是否檢測數據在車載系統處理並不會是限制。


因此，對此議題一，CAFC同意地院決定，認為系爭專利範圍中的前言並未限制專利範圍。

議題二：侵權成立？

被告Holland主張他沒有從被告技術得到益處或是有主控權，因此不認為他侵權成立。但地院認為，不論技術是否來自第三方，Holland仍有主控權，以及從中受益。

要「直接侵權」成立，系爭專利的發明要列為被告的系統服務中，也就是可以完整地控制系統，並受益於它。但是，如果僅是"使用（use）"，並非一定是可以直接控制每一個系統元件。在本案例中，被告侵權物是利用後台系統（back-end system）處理前端產生的數據，被告使用（use）系統是收集資訊，若使用者並未提出服務請求，後台系統也不會運作，這證明被告「控制（control）」了這個系統。

這裡引述案例Centillion Data Sys., LLC v. Qwest Commc’ns Int’l, Inc., 631 F.3d 1279, 1284 (Fed. Cir. 2011)，此案例類似本次爭議案，也是後台提供前台服務的架構，前台服務觸發後台運作，提供消費者服務。其中，因為後台提供服務是依照前台的請求，也就是公司客戶「使用（use）」了整個系統，前台侵權成立。

因此，CAFC認為本案侵權成立。

議題三：是否「蓄意侵權（willful infringement）」，而導致追加賠償金？

要證明「蓄意侵權」成立，要有客觀的事實證據證明被告已知並有「客觀輕忽（objectively recklessness）」。

Holland認為沒有證據顯示他已知這件專利、他不可能得到系爭專利的演算法、他沒有參與被告車載系統的開發，以及他使用了不同的軟體演算。

不過，地院陪審團認為Holland已知系爭專利的存在，並也認為有侵權的可能，因此相信應該要去獲得授權後才能繼續使用被告侵權物。對於CAFC而言，並不討論這些事實是否存在，這是陪審團的責任，而是審理基於這個事實所追加的賠償金（enhanced damage）。

因為蓄意侵權而追加賠償的條件有（Read factors）：
1. 是否侵權者蓄意抄襲？（“whether the infringer deliberately copied the ideas of another”）（成立）
2. 當侵權者已知他人的專利，是否調查了專利範圍而形成相信專利無效與不侵權的善意（“whether the infringer, when he knew of the other’s patent protection, investigated the scope of the patent and formed a good-faith belief that it was invalid or that it was not infringed”）（成立）
3. 侵權者的行為造成成為訴訟的一方（“the infringer’s behavior as a party to the litigation”）（輕微成立）
4. 被告的規模與財務狀況（the “defendant’s size and financial condition”）（輕微成立）
5. 最接近的案例（the “closeness of the case”）（成立）
6. 被告不當（侵權）的期限（the “duration of the defendant’s misconduct”）（模糊，不確定）
7. 被告的補救行為（“remedial action by the defendant”）（輕微成立）
8. 被告造成傷害的動機（the “defendant’s motivation for harm”）（模糊，不確定）
9. 是否被告企圖隱瞞其不當行為（“whether the defendant attempted to conceal its misconduct”）（模糊，不確定）

因為沒有條件證明不能追加，所以CAFC同意追加賠償金額（但非懲罰式的3倍）。

my two cents:
我覺得本篇判決，地院或是CAFC意見，都是重要的，因為直接關聯我們撰寫專利範圍的議題，撰寫專利範圍，看多了，事實上，變得沒有標準，大家都有一套解釋標準，寫好寫壞也不見得有絕對的答案，不過卻能找出一些「原則」。

例如，本案「前言」的討論，就關於前言內容是否會影響「範圍本身（body）」的解釋？還要看整體說明書，以及發明人的意圖。所以，說明書仍是重要的參考依據，盡量不要把重要的技術描述「說死」，如此解釋範圍就沒有「彈性」了。

其實，在過去也曾有案例討論到前言的效力，原則上，前言內容如果實質影響了範圍中的結構或步驟，將會被解釋到專利範圍中，反之，如果僅是功能性描述，或是無關結構或步驟的描述，將不一定會影響專利範圍。還有，「審查歷史」中是否涉及前言所描述的特徵也會影響「前言的效力」。

如果對「前言」有疑慮，或是根本認為前言為"no weight"，能少寫就少寫。

部落格部分「前言」相關文章：

• 前言的效力（MPEP 2111.02）（about claims）（http://enpan.blogspot.tw/2013/11/mpep-211102about-claims.html）
• 從案例討論前言的效力（http://enpan.blogspot.tw/2014/07/blog-post_5.html）
• "adapted to"用法如何？前言效力如何？(about Claims)（http://enpan.blogspot.tw/2014/01/adapted-to.html）

判決文：
http://www.cafc.uscourts.gov/sites/default/files/16-2297_unsealed_opn.pdf
（備份：https://app.box.com/s/acxpjxtqzs24vy6642w0vhb4yoh7eka8）

資料參考：
https://patentlyo.com/patent/2017/08/breathing-preambles-ambiguity.html

Ron