美國2016可專利性備忘錄

[這篇是補資料]

在May 4, 2016，USPTO公佈美國專利適格性的備忘錄「May 2016 subject matter eligibility update」：
https://www.uspto.gov/sites/default/files/documents/ieg-may-2016-memo.pdf

相關報導可參考：

• （two-step test）USPTO可專利性教戰守則 - TWO-STEP TEST（http://enpan.blogspot.tw/2014/12/uspto-two-step-test.html）
• （2015年備忘錄）可專利性審查方針更新筆記（http://enpan.blogspot.tw/2015/09/blog-post_21.html）
• USPTO面對最近案例「McRO v. Bandai Namco, et al. (Fed. Cir. 2016)」與「BASCOM Global Internet Services v. AT&T Mobility LLC, 827 F .3d 1341 (Fed. Cir. 2016)」
  發布可專利性備忘錄 (11.2.2016)（http://enpan.blogspot.tw/2016/11/uspto-1122016.html）
  
  （補充：本篇提出在TWO-STEP TEST中的Step 2B中有關「significantly more」的判斷：所述「實質超越」，是一種「INVENTIVE CONCEPT」。）
  
  

本篇補充審查專利時評估可專利性的2016備忘錄（事實上，之後更有以上根據McRO/Bascom案例作出的備忘錄。

重點摘錄：

1. 現行以「two-step analysis」審查專利適格性。
2. 當審查委員判定發明為抽象概念時，應明確指出為何申請專利範圍為法院所認定的抽象概念（step 2A的判斷）。
3. 在step 2B分析中，應識別申請專利範圍中是否有「additional element」以及解釋為何這些元件的個別以及組合（elements taken individually and in combination）不能使得申請專利範圍的整體（as a whole）可以實質超越（significantly more）法定不可專利的例外（step 2A）。
   
4. 在step 2B分析中，核駁意見應解釋為何申請專利範圍中的元件沒有實質超越的特徵，重要的是，即使所有步驟的個別為已知，但其產生的「新的步驟組合」仍可能具有可專利性（patent eligible）。
   
5. 當審查委員作出核駁意見時，要提示申請人可以有效回應這個意見，並解釋可通過增加有意義的限制而提出進步的特徵。
6. 但在此步驟中認定申請專利範圍的「additional element」為已知、公知、習知動作而缺乏新穎性時，並不需要通過檢索，但要提出合理的解釋。
7. 這裡提示審查委員法院曾在DDR案中，若以一般目的電腦執行非一般功能，仍認為電腦實現的程序為實質超越抽象概念的發明。
   
8. 這裡也建議申請人面對專利不適格核駁意見時可以做的反應：(1)修改專利範圍，增加可使得申請專利範圍整體具有實質超越法定不可專利的額外元件；(2)提出答辯與證據證明為何核駁意見為錯。
9. 如果有具有意義的「additional element」加入申請專利範圍，使得專利範圍整體上"改善了技術"、"改善電腦功能"，或是"加入不同於已知、公知與習知動作的限制（元件或步驟）"，而使得提供有用的應用，則此「additional element」應視為有實質超越。
10. 如果申請專利範圍中沒有任何元件本身具有實質超越的特徵，但與其他元件的結合仍有機會。
11. 若申請人答辯101核駁意見，引用了法院案例，審查委員（未說服）回應時應該解釋與案例中抽象概念的相關性。
12. 僅加入一般功能電腦、一般電腦元件或執行一般電腦功能的程序，並無法克服適格性的核駁意見（"Merely adding a generic computer, generic computer components, or a programmed computer to perform generic computer functions does not automatically overcome an eligibility rejection."）。

以上為補資料與摘錄重點。

接續參考2017年3月更新：

https://www.uspto.gov/sites/default/files/documents/20170302_PPAC_Patent_Eligibility_Update.pdf

面對申請專利範圍中是否有「實質超越」抽象概念的「額外元件（個別或組合）」（STEP 2B）的答辯建議：證明發明是以非習知技術手段解決技術問題。


其他報導：

• CAFC在BASCOM案確認軟體的可專利性 - BASCOM Global Internet Services, Inc. v. AT&T Mobility LLC.（http://enpan.blogspot.tw/2016/07/cafcbascom-bascom-global-internet.html）
• 不能過份簡單地看待一個可專利性議題 - McRO v. Bandai Namco, et al. (Fed. Cir. 2016)（http://enpan.blogspot.tw/2016/09/mcro-v-bandai-namco-et-al-fed-cir-2016.html）
• 商業方法可專利性？電腦軟體專利的生機 - DDR Holdings v. Hotels.com (Fed. 2014)案例討論（http://enpan.blogspot.tw/2014/12/ddr-holdings-v-hotelscom-fed-2014.html）

Ron