紅底鞋是一種「位置商標」！ - Christian Louboutin v. Van Haren 歐盟法院判決

本部落格過去有關「紅底鞋商標爭議」的報導：紅底高跟鞋的商標爭議與衍生話題（https://enpan.blogspot.com/2018/03/blog-post.html）

當時（2018年3月6日 星期二）Christian Louboutin v. Van Haren一些訊息如下：

原告：Christian Louboutin
被告：Van Haren
歐盟最高法院（ European Union’s highest court）判決日：02/06/2018

Christian Louboutin的「紅底鞋」的相關商標案：



當時Christian Louboutin於2012年在歐洲法院對荷蘭公司Van Haren提起商標侵權訴訟，主張被告侵權其紅色鞋底的商標。在2013年，布魯塞爾上訴法院（Brussels Court of Appeal）判決侵權成立，禁止被告繼續生產侵權商品。被告Van Haren繼續上訴，主張商標連結了鞋子（外觀與顏色），其中元件（單指Pantone 18 1663TP紅色）並不在歐洲商標法保護下。

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現在，歐盟法院（CJEU）作出「紅底鞋商標是否成立」的結論，關於「紅底鞋商標」現在有新的信息，感謝資訊來源：育稔法律、法源法律網。

Christian Louboutin v. Van Haren 案歐盟法院判決日：12 June 2018

荷比盧系爭商標：No.0874489
註冊日：6 January 2010
Nice Class: 25


判決先引述海牙法院對於商標與設計的定義：如果「形狀（shape）」是自然產物的形狀、是達到某種技術結果的必然形狀，或是給予商品實質價值的形狀，皆不能成為商標註冊的條件；而「商品或包裝與標示的名稱、圖式、印記、戳記、字母、數字與形狀可以「圖形」註冊單獨商標。


"1. The names, drawings, imprints, stamps, letters, numerals, shapes of goods or packaging and all other signs that can be represented graphically and that serve to distinguish the goods or services of an undertaking shall be considered as being individual trade marks.

2.      However, signs consisting solely of a shape which results from the nature of the goods, which gives a substantial value to the goods or which is necessary to obtain a technical result, cannot be considered as being trade marks."

本案緣起商標權人Christian Louboutin對Van Haren提出商標侵權告訴，地方法院判決侵權成立，被告上訴，主張商標無效，認為商標僅為紅色表面的圖形，不是商標保護標的。地院表示系爭商標不是單純的平面顏色，而是連結到鞋子。

被告上訴CJEU，經過本次訴訟過程的答辯與修正（限縮商標保護範圍），系爭商標的最終描述：紅顏色（Pantone 18‑1663TP），與形狀（輪廓）無關，位置在鞋底，並設定在「高跟鞋」。

CJEU表示，當Christian Louboutin第一次將鞋底塗成紅顏色後，此紅色成為鞋子的一部分時，成為消費者決定購買的「重要因子」，符合商標「具有識別性」的要件。

支持系爭商標有效的理由包括：系爭商標不是一個平面標誌，而是標示的位置（可以排除單純的平面顏色，這是根據EU Trade Mark Directive 2015/2436的指示，物品顏色不能成為商標註冊的實質條件），商標說明也表明與形狀無關（可以排除形狀非商標註冊的條件），而是訴諸「紅色的位置」。

"in particular since, according to the description, the shape of the shoe, as illustrated in the graphic representation of the mark at issue, is not intended to reduce the sign to a two-dimensional mark, but is intended rather to show the positioning of that mark."

"As has been observed by the German, French and United Kingdom Governments, as well as by the Commission, the mark at issue does not relate to a specific shape of sole for high-heeled shoes since the description of that mark explicitly states that the contour of the shoe does not form part of the mark and is intended purely to show the positioning of the red colour covered by the registration."

CJEU結論：Christian Louboutin所註冊的紅底鞋商標的「紅」工業編號為：「Pantone 18‑1663TP」。一般認知的「形狀（shape）」包括線條與輪廓，而商標擁有者Louboutin明確表示鞋子的輪廓並非形成商標的成份，而是關於紅色的「位置（position）」，因此此商標保護的不是有此單一顏色的形狀，而是商品的一個特定部分（指鞋底），商標權確立。

CJEU判決：
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=202761&pageIndex=0&doclang=EN&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=449720

補充：
Christian Louboutin鞋子的官網：http://us.christianlouboutin.com/ot_en/


「Pantone 18‑1663TP」似乎也稱「中國紅Chinese Red」，https://www.pantone.com/color-finder/18-1663-TPX：


資料參考：
https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=ffbc9fcb-c732-4f60-939a-357b14a31b04

歐洲單一顏色商標筆記（https://enpan.blogspot.com/2018/03/blog-post_13.html）

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感謝資訊來源：「育稔法律（https://line.me/R/ti/p/%40vtz0558o）line@」09.26.2018法律新知。


Ron

圖解2017年專利申請案概況（IP5、台灣）

這張圖的上排資料顯示2017年IP5（美國、中國、歐洲、日本與韓國）在全世界貢獻了270萬件專利申請案，而當年准了IP5共120萬件專利。

就單國而言，IP5之間也是互相提出專利申請，彼此都有貢獻。

中國申請案以自己人申請案為大宗，高達90%境內申請，其餘美國人、日本人與歐洲人各佔3%申請量。
 

美國申請案自己人佔一半，其餘IP5皆有貢獻，顯然是兵家必爭之地。


日本申請案中，自己人佔82%，其餘以美國與歐洲人最多。


韓國申請案中，韓國人自己佔78%，其餘除了中國人以外，美國、歐洲與日本都佔約7%。


歐洲申請案分布就有些複雜了，歐洲人自己佔47%，就歐洲複雜的組成以及各國各有各自的專利制度來看，很多申請人採取單國申請，這可以理解，其餘最多為美國人，佔了近26%，再是日本人，韓國與中國人都相對少。
 

整體來看，IP5持續領先全世界，中國亮眼，美國很厲害。

以專利申請案來看，中國高速成長，這兩年雖有遲緩（應該與政府補助變少有關），但還是一枝獨秀；美國很穩定地小幅成長；日本量不少，但衰退明顯；韓國慢慢上升；歐洲則是小幅成長。整體IP5在2017年專利申請案成長4.5%。


以核准專利的狀況來看，中國有顯著成長，跟申請案成長有關；美國也是成長，沒辦法，這是世界最大經濟體；日本持平，甚至有下滑；韓國也持平，整體看來不錯；歐洲量最少，但都是成長趨勢。


台灣呢？

這10年所有專利申請與發證的統計：


發明申請案的統計，這幾年有下滑趨勢，但106年有小幅攀升：


本國人與外國人的專利申請統計，可以呼應上段IP5的統計，看來本國人偏重新型申請案，就發明專利申請案而言，外國人比本國人多，比例分別是60%與40%。


發證的數據比例類似上表：


各國人在台灣專利申請的排行：


專利申請案申請人排行：


其他統計可參考TIPO資料：https://www.tipo.gov.tw/public/Attachment/88299211878.pdf

本篇報導來源：
https://www.fiveipoffices.org/index.html
https://www.fiveipoffices.org/statistics/2017infographic.pdf

Ron

提起上訴的立場的條件 - JTEKT Corp. v. GKN Auto (Fed. Cir. 2018)

JTEKT Corp. v. GKN Auto (Fed. Cir. 2018)討論上訴的立場，也就是上訴人的資格，參與訴訟的人自然是利害關係人（party in interest），不是原告就是被告，若涉及「未來可能發生的事件（如侵權）」，這時，證據就需要足夠而證明有訴訟的立場。

案件資訊：
上訴人/IPR異議人：JTEKT CORPORATION
被上訴人/專利權人：GKN AUTOMOTIVE LTD.
系爭專利：US8,215,440 (IPR2016-00046)
判決日：August 3, 2018

本案緣起專利權人GKN的專利'440"莫名"遭受到JTEKT提出的IPR異議，異議對claims 1-7提起無效主張，當PTAB啟始（institute）所有被無效的範圍時，專利權人放棄部分權利項，PTAB最後認為被挑戰的claims 6, 7無效，但claims 2, 3仍具非顯而易見性。claims 2, 3的專利性也是本次上訴議題，其中涉及先前技術結合的動機是否合理期待系爭專利中通過降低轉動元件達到車輛減重的目的。

系爭專利'440關於四輪驅動車中的「drivetrain」，是將變速器連接到驅動軸中間的傳動系統，包括主傳動系統與從傳動系統，可以在兩輪傳動與四輪傳動之間切換模式，發明概念在於在從傳動系統分離時（兩輪傳動）可以減少運作中的轉動元件。

2. The drive train as claimed in claim 1, having a side shaft coupling for each side shaft of the secondary axle and wherein when the secondary axle is connected to the primary axle, the side shaft couplings allow a driving power distribution without a differential gearing between the drive wheels of the secondary axle to ensure transverse compensation.

3. The drive train as claimed in claim 1, having a side shaft coupling for each side shaft of the secondary axle and wherein when the secondary axle is connected to the primary axle, the side shaft couplings allow a drive power distribution without differential gearing between the primary axle and the secondary axle, to ensure longitudinal compensation.

當JTEKT上訴，專利權人GKN即提起「缺乏立場」的主張，其中提起IPR的立場規範在35 U.S.C. § 311(a)，但本篇討論這個「寬鬆」的規定仍受到部分Article III（美國憲法第三條）約束（重點一）。

任何人都可以提出IPR，而輸的一方也有權上訴（重點二）。

35 U.S. Code § 311 - Inter partes review
(a)In General.—

Subject to the provisions of this chapter, a person who is not the owner of a patent may file with the Office a petition to institute an inter partes review of the patent. The Director shall establish, by regulation, fees to be paid by the person requesting the review, in such amounts as the Director determines to be reasonable, considering the aggregate costs of the review.

但如IPR等相關行政程序中，Article III的立場規定並不是需要。
"Article III standing is not necessarily a requirement to appear before an administrative agency."  

（補充Article III：https://www.law.cornell.edu/constitution/articleiii）

因此，IPR與相關上訴程序（上訴的權利）等行政程序並不受到如Article III所規定「injury-in-fact（損害事實）」的條件的約束（重點三）。

這裡提到似乎頗有意思的案例Phigenix Inc. v. Immunogen, Inc.，CAFC曾於此案認為上訴人有義務提起損害的事實，但當時Phigenix並沒有提出損害證明，因此失去了上訴的資格，也沒有提出侵權造成的風險與市場競爭下的損失...等證據，這些議題是關於所述Article III，本案並未達到Article III規定有實質損失的程度（重點四）。

在如IPR的行政程序中，上訴人與異議請願人仍應證明他們與案件連結關係可能會產生侵權訴訟，但如此即可（重點五）。


在此案中，上訴人JTEKT欲對PTAB結論提起上訴，其有責任證明會發生損害。


事實上，JTEKT並沒有對應產品，也沒有排除如Article III要提出損害事實的規定，仍應倚賴潛在侵權可能造成損害的證據，卻不是目前即連結了任何侵權行為。此時，法院即要求JTEKT提出未來具體的計畫，而這些計畫可能產生侵權爭議，或是專利權人可能因此提起侵權主張的證據（重點六）。

"But where the party relies on potential infringement liability as a basis for injury in fact, but is not currently engaging in infringing activity, it must establish that it has concrete plans for future activity that creates a substantial risk of future infringement or likely cause the patentee to assert a claim of infringement."

在本案中，上訴人JTEKT為了要避免將來面對侵權的風險而提起IPR，但是法院判斷JTEKT並未提出足夠證明會面對實質風險的證據（證據顯示JTEKT正在研發，但沒有最終產品，無法評估侵權風險），專利權人也沒有主張侵權。

因此，損害事實雖並非提起IPR的必要條件，但是，若要符合相關行政程序的上訴/訴訟資格，仍要提出可能會面對侵權的證據（重點七）。

雖然提起IPR沒有需要通過承認侵權而確認立場，但此案中，JTEKT並沒有證明其因為產品開發而有面對侵權的實質風險（重點八），因此並不符合提起上訴的資格。

CAFC結論：撤銷此上訴。

判決文：
http://www.cafc.uscourts.gov/sites/default/files/opinions-orders/17-1828.Opinion.8-3-2018.pdf（備份：https://app.box.com/s/cs9cor9kc9cl8y1ka8nyon94e95ss1tq）

參考資料：
https://patentlyo.com/patent/2018/08/competitor-development-sufficient.html

Ron

Good或Bad Faith訴訟行為的討論 - Sarif Biomed v. Brainlab (Fed. Cir. 2018)

Sarif Biomed v. Brainlab (Fed. Cir. 2018)

案件資訊：
原告/專利權人/被上訴人：SARIF BIOMEDICAL LLC
被告/上訴人：BRAINLAB, INC., BRAINLAB AG, BRAINLAB MEDIZINISCHE COMPUTERSYSTEME GMBH
系爭專利：US5,755,725
判決日：March 21, 2018

本案緣起被原告/專利權人/上訴人Sarif被上訴人Brainlab等提出侵權訴訟，地院判決是專利無效與侵權不成立，被告Brainlab於是提出返還律師費用（35 U.S.C. § 285）的請願，不過被地院法官拒絕，Brainlab上訴CAFC。

系爭專利'725案為溯及1994年PCT案優先權的美國專利，於1998年獲准，關於一種電腦輔助的顯微外科手術（microsurgery）的設備，按照現在頗為通行的顯微外科手術，都是倚賴電腦的科技發展，通過電子儀器、顯像器與偵測儀器的輔助，讓醫師可以進行肉眼無法執行的手術，如系爭專利描述的影像輔助定位技術。


在地院階段，判定專利無效的理由是專利說明書並未揭示明確的結構特徵可以支持專利範圍中有關使用照相機影像與影像資料庫來判斷座標的工具，因此系爭專利範圍不明確，專利無效，侵權也因此不成立。

後來，勝訴的Brainlab追加律師費用的請願，但被否決，因為此案不符合35 U.S.C. § 285規定的例外情事，理由是原告並非基於"bad faith"而提告，只是因為"不明確"而專利無效。

35 U.S.C. § 285
The court in exceptional cases may award reasonable attorney fees to the prevailing party.

在CAFC階段，在審判35 U.S.C. § 285議題時，看得是地方法院有否濫權？有否基於錯誤的法律見解與對證據錯誤的理解而作出錯誤的評斷？

CAFC法官引用兩個案例：Digeo, Inc. v. Audible, Inc. (Fed. Cir. 2007)，以及AdjustaCam, LLC v. Newegg Inc. (Fed. Cir. 2017)，後者引述前者，後者報導可以參考：不願和解妥協的NEWEGG的勝利方程式 - AdjustaCam v. Newegg (Fed. Cir. 2017)。

判斷是否"例外"而可返還合理律師費用的原則是，在凸顯出某一方來自他人（如法院）的實質訴訟立場的強度與其不合理方式下，才為"例外"，而可以要求返還費用。



很抽象的原則，在Octane Fitness, LLC v. Icon Health & Fitness, Inc. (2014)案中，最高法院則要求下級法院要考量整個環境，特別是訴訟者的動機！

可參考報導：地方法院有決定律師費誰付的裁量權 - Octane Fitness v. Icon Health (Supreme Court 2014)（https://enpan.blogspot.com/2014/05/octane-fitness-v-icon-health-supreme.html）。

這裡有幾個要討論的議題：A. substantive strength；B. unreasonable manner。

A. substantive strength
地院法官從原告的論點、證據與專家意見，確認原告Sarif訴訟基於"good faith"。
對於申請專利範圍，地院認為原告"從PTAB到現在"的大致一致，包括對於系爭專利的解釋。
雖與專家證詞有些差異，但CAFC認為地院可以自己判斷如何採用專家證詞，並未濫用。
CAFC認為地院在判決中並未有明顯的錯誤。

B. unreasonable manner
CAFC認為地院對於「合理性」沒有明顯錯誤。
地院合理地採用BRI（最廣而合理的解釋）解釋專利範圍，特別是針對其中功能手段用語。
所謂「不合理」的行為，這裡提到，「以反覆的侵權訴訟要求對方和解」，而沒有認真看待申請專利範圍。
這裡提到一個詞"nuisance suit"，地院認為原告並非無事滋擾，如對方是NPE。
原告也沒有以延遲作為訴訟策略。

結論是，CAFC法官確認地院否決勝訴方返還律師費的判決，並未有濫用判決的問題。

my two cents:
看來，用訴訟「動機」來看整體訴訟是否有不合理的問題，還比較"實際"。

本篇教示我們，在"good faith"的動機下提出訴訟，其中考量的是訴訟者（通常指原告）前後一致的態度與立場，且提出論點與證據都要充分，不能刻意隱藏事實，避免有"硬坳"的問題。

這件活了完整20年專利生涯（也繳了十多年的維持費）的系爭專利在最後的訴訟中"被判無效"，可以說是被現今的專利撰寫標準打敗。這似乎與法律適用「實體從舊、程序從新」原則不同，專利性應該是「實體」的部分；反過來說，當專利權人在「現在」行使專利權，自然應該要符合「現在」的標準，這也是一種說法。

判決文：
http://www.cafc.uscourts.gov/sites/default/files/opinions-orders/17-1103.Opinion.3-20-2018.1.PDF（備份：https://app.box.com/s/i7roa8pl1u43m0rnqtyu9fsp649ktgcl）

資料參考：
https://patentlyo.com/patent/2018/03/means-function-attorney.html

Ron

歷史禁反言與解決問題的陳述限制了專利範圍 - Ottah v. Fiat (Fed. Cir. 2018)

Ottah v. Fiat (Fed. Cir. 2018)

本案有個教示：產品的「優點」可能會變成訴訟中的「缺點」。

從本案學到的功課是「審查歷史禁反言」與「解決問題的陳述」都可能限制了專利範圍的解讀，也就是，任何「強大」的主張或是「刻意解決」的習知問題都可能「過份限縮了專利範圍」，這會讓法官也幫不了忙。

案件資訊：
原告/上訴人：CHIKEZIE OTTAH
被告/被上訴人：FIAT CHRYSLER, TOYOTA, NISSAN MOTORS CO. LIMITED, HYUNDAI MOTOR AMERICA, FORD MOTOR COMPANY, JAGUAR LAND ROVER NORTH AMERICA, GENERAL MOTORS LLC, KIA MOTORS AMERICA, INC. （還有其他被告）
判決日：March 7, 2018
系爭專利：US7,152,840

本案緣起原告Ottah對多間車廠提出侵權告訴，侵權對象是車輛，針對安裝有可以支持手機、書本的支撐架的車輛，系爭專利即界定一個「可拆卸的書夾」，元件有支撐平台、夾具、扣環與伸縮裝置，其中還有許多細節界定這個書夾，雖說這是給後座小朋友的書籍支撐架，但這個支撐架也如一般車內支撐手機的裝置，其中可以彈性抓住書籍、手機，有樞紐可以自由轉向。

1. A book holder for removable attachment, the book holder comprising:

a book support platform, the book support platform comprising a front surface, a rear surface and a plurality of clamps, the front surface adapted for supporting a book, the plurality of clamps disposed on the front surface to engage and retain the book to the book support platform, the rear surface separated from the front surface;

a clasp comprising a clip head, a clip body and a pair of resilient clip arms, the clip arms adjustably mounted on the clip head, the clip head attached to the clip body; and

an arm comprising a first end and a second end and a telescoping arrangement, the clasp on the first end, the second end pivotally attached to the book support platform, the telescoping arrangement interconnecting the first end tob the second end, the clasp spaced from the book support platform wherein the book holder is removably attached and adjusted to a reading position by the telescoping arrangement axially adjusting the spaced relation between the book support platform and the clasp and the pivotal connection on the book support platform pivotally adjusting the front surface with respect to the arm.

限制專利範圍解釋的狀況：
本案癥結/敗筆在系爭專利在其說明書「背景技術」的描述中列舉了多個先前技術，並提到先前技術的缺點沒有考量小朋友...等描述，還在「發明內容」強調了不用額外工具即可移除的優點。

"It is an object of the present invention to provide a book holder that can be easily and remvoably attached to and removed from a bar or portion of the mobile vehicle without tools. "



申請人更曾於審查歷史答辯中過度闡述系爭專利的優點（但這無可厚非）以及適用在小朋友、老人，這些主張成為限制的條件。




被告主張：
根據系爭專利的說明書、答辯歷史，都得知系爭專利所記載的「書本夾」可以在沒有工具的情況下拆解，這時，這些車廠的陳述就說他們車上的夾不適用在書本，而是夾照相機用的，也需要用工具才能拆解。（大家似乎很開心地"說出自己的缺點"）



均等論也救不了專利可讀取範圍。


本案上訴CAFC。

首先，CAFC法官認為地院解釋專利範圍無誤，使得被告們的產品都沒有落入文義讀取，也沒有條件可以避免對權利範圍用語的解釋的禁反言。


因此，CAFC法官同意地院判決，侵權不成立。


另外，由於系爭專利範圍「沒有任何可以讀到被告侵權對象"行動照相機裝置夾"」的描述，夾書也不能均等到夾照相裝置，即解散此告訴，並且是dismissal with prejudice。


my two cents:
本案對於專利權人來說，是個好大的震撼，所有產品的優點都變成訴訟中的「缺點」。

在「先前技術」的著墨無非是要「對照」本發明的技術，並「凸顯」其進步性，但是「多說無益」，除了造成申請人自承先前技術（AAPA）的問題之外，也可能在解讀專利範圍時「過度限制了專利範圍」（雖有均等的可能，但是解決問題一定是針對這些先前技術問題，不容易擴大專利範圍解釋），真是不容易拿捏的課題。

判決文：
http://www.cafc.uscourts.gov/sites/default/files/opinions-orders/17-1842.Opinion.3-6-2018.1.PDF（備份：https://app.box.com/s/8ghy537f8poilvygg8lrfzwze5y6annd）

系爭專利審查歷史檔案（重點備份）：
https://app.box.com/s/8h3kcmxb949qhwfee5g3t7fb11vbh8is

參考資料：
https://patentlyo.com/patent/2018/03/dismissed-with-prejudice.html

Ron

利害關係人提出IPR的時間限制 - Worlds Inc. v. Bungie, Inc. (Fed. Cir. 2018)

不像一般再審（reexamination）或是一般知悉的舉發或無效程序，提起IPR程序的一方必須式「利害關係人（real-party-in-interest）」，這個案例告訴我們real-party-in-interest的規定，不僅是要「人」對，如果牽連訴訟，「時間」也要對，都是成為適格利害關係人的條件。

案件資訊：
上訴人/專利權人：WORLDS INC.
被上訴人/IPR異議人：BUNGIE, INC.
判決日：September 7, 2018
系爭專利：US7,945,856、US8,082,501、US8,145,998

本案緣起專利權人Worlds在2012年提起侵權告訴，被告有電視遊戲業者/開發業者，例如有一款遊戲「Call of Duty」，本案被上訴人Bungie同樣為遊戲開發商，開發十分有名的Halo遊戲。

系爭專利US7,945,856等都是關於在虛擬空間中互動的技術，提出一個伺服器，可以讓多人通過網路進入伺服器啟始的一個虛擬空間（聊天室）中進行互動。明顯看到被告遊戲商因為開發了在遊戲中可以「聊天」或「通信」的功能而可能侵權。



（本案爭議在各方彼此的關聯性）Bungie涉及這個爭議是因為它開發了Destiny遊戲，而此遊戲由侵權被告Activision負責銷售。事實上，Bungie"最初"並非Worlds v. Activision訴訟中的任一方，但在2014年Worlds將遊戲Destiny加在被告侵權對象中。此舉惹到Bungie，Bungie對Worlds專利提出6件IPR，其中有三件就是本次案例中的3件系爭專利。

Worlds提起探索程序，要得到Bungie與Activision之間的合作關係（合約），得到的結果就是Destiny由Bungie開發，再由Activision販售，並且，在此合約下，Bungie有義務審視遊戲中的智慧財產權，但也沒有更多的資訊了（需要更深的探索）。

面對這個IPR，Worlds主張Bungie同樣應列為與Activision訴訟的真正的利害關係人（real-party-in-interest），而提起IPR時間離訴訟已經超過一年，但PTAB拒絕，因為證據不夠，即在2016年作出IPR最終決定，並認為IPR啟始條件並非時間（因為與訴訟無關），而是專利性（patentability）。

（時間很重要）但問題是，Bungie與Activision關聯顯得這幾件IPR都是在Activision被提起訴訟後「超過一年」的時間具有疑慮。

對Worlds的專利提起IPR異議，PTAB作出Worlds專利無效的結論，Worlds上訴CAFC。

這裡涉及的法律為：35 U.S.C. § 315(b)（https://www.law.cornell.edu/uscode/text/35/315）

[35 U.S. Code § 315 - Relation to other proceedings or actions]

(b)Patent Owner’s Action.—

An inter partes review may not be instituted if the petition requesting the proceeding is filed more than 1 year after the date on which the petitioner, real party in interest, or privy of the petitioner is served with a complaint alleging infringement of the patent. The time limitation set forth in the preceding sentence shall not apply to a request for joinder under subsection (c).
...

CAFC階段：

上訴議題中，除了專利性外，主要是「利害關係人」的爭議，"未列名"的Bungie應列為與Activision訴訟中的利害關係人，如此，提起訴訟離IPR提出時間已經超過一年，且違反利害關係人規定，這樣IPR應該是違法啟始（institute）。

這裡涉及的法律是：35 U.S.C. § 312(a)(2)（https://www.law.cornell.edu/uscode/text/35/312）

[35 U.S. Code § 312 - Petitions]

(a)Requirements of Petition.—A petition filed under section 311 may be considered only if—
(1) the petition is accompanied by payment of the fee established by the Director under section 311;

(2) the petition identifies all real parties in interest;
...

根據規定，提起IPR時，應舉出所有真正利害關係人。

法院同意，IPR異議人（本案為Bungie）應舉出其作為訴訟利害關係人在一年內提起IPR符合時間規定的責任，並且，也應舉出所有利害關係人，對於專利權人而言，若要反駁，也有相對的舉證責任。

根據規定，很清楚，「1年」是在有訴訟牽連下IPR提起的時間規定，雖有例外條款（如5 U.S.C. § 556(d)），在此例不適用。

對於提起IPR的程序，法院同意在啟始IPR時，除非專利權人提出反對，但應接受最初識別的利害關係人。當異議人提出IPR時，也提出初始證明，專利權人也應提出對等的證據才能反駁。在此案中，法院認為PTAB在「真正利害關係人」議題上有瑕疵，理由是，專利權人提出證據：(1)Bungie與Activision之間的合約揭露兩方合作開發Destiny遊戲，(2)Worlds在2014年訴訟中想要將Bungie加入列為被告；(3)當年對Activision提起告訴的系爭專利與Bungie現在提起IPR的專利一樣。

以上「證據」顯示IPR有time-bar，就是有時間限制，當這個關聯被專利權人提出，而IPR異議人又沒有對等強度的證據證明沒有涉及訴訟利害關係時，顯然PTAB有疏失。



還有，法院指出PTAB的對於舉證責任的判斷有誤，認為PTAB已知Activision應列為IPR利害關係人中，但把舉證責任放在專利權人上，其實應該是IPR異議人的責任才是，當專利權人將探索得到的資訊舉出時，PTAB應要求專利權人舉證。並且，證據顯示Activision應列為利害關係人，而這又牽扯到之前與Worlds的訴訟，所以使得IPR提起時間點已經違反規定。

結論：
發回重審。

my two cents:
程序正義，不論事實如何。

判決文：
http://www.cafc.uscourts.gov/sites/default/files/opinions-orders/17-1481.Opinion.9-7-2018.pdf（備份：https://app.box.com/s/yd4vd4apvbgibu5srq0839y6g7x7gkt8）

Ron

教示一個結果並不代表保證這個結果 - In re Facebook (Fed. Cir. 2018)

我覺得patently-o下的標題極好，就改變一下用在本篇上。本篇很簡單，但在此標題下（"教示一個結果並不代表保證這個結果"），本篇變得很酷。



In re Facebook (Fed. Cir. 2018)

案件資訊：
上訴人：IN RE: FACEBOOK, INC.
判決日：August 14, 2018
系爭專利申請案：13/715,636

系爭專利關於產生連續圖案的技術，就是將使用者上傳的多張照片經過重新調整而顯示出來的技術，一個陣列中讓每張影像佔據的大小不同，可以隨著使用者改變其中之一影像大小，其他影像就改變顯示位置。根據Claim 1的內容可知，Facebook調整照片的考量主要是影像的大小、影像順序，以及顯示陣列的大小，擺好第一張後，考量第一張與最後一張的可用空間，決定第二張影像位置。




在USPTO/PTAB審理過程中，認為以上Claim並不具有新穎性。

案件經上訴至CAFC，爭議在於是否先前技術（Perrodin/US20130238964）有教示此系爭案中處理連續影像（Contiguous Image Elements）的技術？


根據此圖，先前技術在處理影像排列時「並未」考量「連續」的排列方式，如1101, 1102, 1103, 1104等順序，當其中1101改變位置，下圖看來影像順序就「亂了」，事實上先前技術有自己的排列演算法。


根據法院意見，參考先前技術的說明，先前技術處理的影像並未要求「連續」處理影像，例如"Perrodin placed the next images so as to fill each of the next grid spaces, filling them horizontally first, then moving to the next row"，這樣的描述並未對應到系爭案Claim 1處理影像的方式。




如下圖，其實先前技術在處理影像排列時仍考量了「連續」的概念，如1101, 1102, 1103, 1104等順序，當其中1103放大成四倍（2x2），下圖看來其他影像順序仍保留「連續」排列。


如此，CAFC法官認為，Perrodin所揭示演算法並不要求在重新調整大小或重新排列時以「連續」的方式排列（不是全部都要連續），甚至可以讓一些位置「空出來」，因此「規則」與系爭案不同，在此點上，系爭案並非不具備新穎性。


因此，法院否決USPTO/PTAB認為系爭案不具新穎性的核駁意見，但是...議題並未涉及顯而易知性。

my two cents:
本案雖被發回重審，我覺得Facebook將會面對「顯而易見性」的問題。另外，如果Facebook獲准此專利，專利範圍也不見得有太廣的解釋。

在本案中，當法官討論到審查委員對於「連續」影像的解釋時，審查委員似乎就含糊帶過，但這可能是我們一般心態，覺得技術「看來很像」，不過，法官給了頗為嚴謹的態度，就是，即便結果很像，但是中間演算時「並沒有將連續的精神」放進去（因為沒有要求一定要連續，連續可能僅是特例），就不是像系爭案所要主張的發明。

專利這行有許多「人性」存在，並不見得很理性，就像解釋專利範圍，或是解析先前技術的方式、結果，不同人有不同的角度，不過「邏輯」卻應該一致。

最近與客戶分享課程時討論到「發明精神」，事實上，每件發明都是許多的先前技術的組合，但是「精神（發明核心）」在哪裡，就是專利可核准的所在，甚至連侵權鑑定都要找到「精神」所在，如果對照侵權物有此精神，八九不離十侵權會成立。因此，不能沒有「精神」就「含糊地」想要取得專利權。

參考資料：
https://patentlyo.com/patent/2018/08/teaching-result-guaranteeing.html

判決文：
http://www.cafc.uscourts.gov/sites/default/files/opinions-orders/17-2524.Opinion.8-14-2018.pdf（備份：https://app.box.com/s/z9z6vjhakyxz08n3ae95354ezox3pbml）

Ron