USPTO資料：
明確性指導方針筆記：
112 guidance (備份：https://app.box.com/s/9y3lu6di94i1rx20jwxn538ho3gc7899)
112衍生出的明確性與功能性用語（functional language/means-plus-function）議題確實是這幾年很重要的答辯議題，使得本篇變得很重要，跟我們撰寫專利說明書十分有關。
本篇雖是針對電腦實現功能性的申請專利範圍（computer-implemented functional claim），但仍可以適用其他技術領域的112情況 - 有關功能性用語的明確性審查方針。
（重要，審查112的步驟）這裡提示審查委員在進行實際審查時，應(1)確認專利說明書是否符合35 U.S.C. § 112(a)；(2)確認申請專利範圍中功能性限制並找出是否有沒有描述結構、材料或動作的功能性元件，而視為35 U.S.C. § 112(f)規範下的手段功能用語（means-plus-function），並判斷申請專利範圍是否符合35 U.S.C. § 112(b)。
-35 U.S.C. § 112(f)-
用「功能性用語」界定專利範圍有何問題？第一個感覺是，容易淪於功能的宣告而沒有實質的技術手段。
所有論述都是基於CAFC歷史上的案例，可參閱本部落格112標籤，本文下方有兩個連結。
（重要）根據Williamson案例，「means-plus-function」沒有限定一定是使用了「means」用語，而是依照相關領域一般技術人員來定義申請專利範圍中的用語是否為結構用語，申請專利範圍中使用「means」則推定35 U.S.C. § 112(f)適用；反之，若沒有使用「means」，如果申請專利範圍中沒有描述足夠明確的結構（材料、動作），則仍為35 U.S.C. § 112(f)適用。
（重要）如此，被認定35 U.S.C. § 112(f)適用的申請專利範圍解釋時，在BRI原則下，其功能性用語的解釋應與專利說明書的描述一致。
換句話說，若申請專利範圍包括以足夠結構（材料或動作）執行的功能，不適用35 U.S.C. § 112(f)解釋。
對於如何評估35 U.S.C. § 112(f)適用，可參考MPEP 2181，可參考部落格報導：支持以112(f)解釋專利範圍的說明書內容 - MPEP 2181, section II（https://enpan.blogspot.com/2018/08/112f-mpep-2181-section-ii.html）
（重要，當以不符35 U.S.C. § 112(f)規定核駁時，審查委員必須提出這個分析）其中提出MPEP 2181規範了是否適用35 U.S.C. § 112(f)解釋的三步驟分析（3-prong analysis）：(1)評估申請專利範圍是否使用了「means」等通用佔位符；(2)是否有功能用語描述的用語，以及(3)是否具有執行了沒有足夠結構、材料或動作的功能。
法院認證的非結構的通用佔位符（不排除其他可能）：“mechanism for,” “module for,” “device for,” “unit for,” “component for,” “element for,” “member for,” “apparatus for,” “machine for,” or “system for.”
（重要）反之，如果申請專利範圍寫了「means」，但申請專利範圍中仍以足夠的結構（材料、動作）來描述此「means」，不適用35 U.S.C. § 112(f)解釋。
（重要）對審查委員而言，判斷請求項中功能用語是否表示了結構（材料、動作）仍有檢視標準，需要檢視(1)說明書有否有足夠的內容讓相關領域一般技術人員得知其結構；(2)特定領域的字典是否提供證據表明其中用語為結構用語（有些用語本身有結構的意義，如detent（止動裝置））；(3)習知技術是否提供了證據證明其中功能用語具有以習知理解的結構執行該功能。
相關報導參考：是否訴諸112(f)的三個判斷 - MPEP 2181, section I（https://enpan.blogspot.com/2018/07/112f-mpep-2181-i.html）
（重要）如果專利申請人想要克服不符35 U.S.C. § 112(f)的核駁理由，或是不願申請專利範圍落入35 U.S.C. § 112(f)解釋時，應：(1)證明/說明申請專利範圍已經描述了足夠的結構（材料、動作）執行其中的功能，以避免落於35 U.S.C. § 112(f)解釋；(2)修正專利範圍，以避免落入35 U.S.C. § 112(f)解釋，如修正引述足夠的結構特徵。
-35 U.S.C. § 112(b)-
在以電腦實現的發明中，難免地使用「功能性用語」，然而，說明書中對應應該揭示執行特定電腦功能的演算法，要不然會有不符35 U.S.C. § 112(b)明確性規定的問題。
（重要）對於電腦實現的功能，所應揭露的對應結構應超越一般目的電腦或處理器，最佳是以特定目的電腦執行所揭示的演算法（a special purpose computer as programmed to perform the disclosed algorithm）。
表達演算法的方式如：數學方程式、以文字描述、流程圖，或是提出足夠結構的方式。
（重要）當電腦實現的發明中違反上述說明書的揭示原則時，如沒有揭露演算法，將因為以35 U.S.C. § 112(f)解釋而導致不符35 U.S.C. § 112(b)規定（不明確）的理由被駁回。這裡補充，當說明書沒有揭露演算法，不能以相關領域一般技術人員可以撰寫軟體來轉換一般目的電腦為特定目的電腦執行該功能而克服不明確的核駁意見。
相關案例可參考：純功能用語是否明確，再探法院意見 - Eon Corp v. AT&T (Fed. Cir. 2015)（https://enpan.blogspot.com/2015/05/eon-corp-v-at-fed-cir-2015.html）
這裡繼續補充，若說明書沒有足夠的描述出執行請求項中的功能時，即便有特定目的電腦實現的描述，仍不符35 U.S.C. § 112(b)明確定的規定。
-35 U.S.C. § 112(a)-
對於電腦實現的發明而言，當申請專利範圍可以不以35 U.S.C. § 112(f)解釋，表示申請專利範圍中有足夠的流程步驟，但審查時仍應檢視專利說明書是否符合35 U.S.C. § 112(a)揭露與可實施性的規定。
說明書揭露的要求是能讓相關領域一般技術人員合理地根據申請時的技術水平從說明書推導出申請專利範圍所界定的發明，這樣的說明書應避免僅空泛地表達技術的目的與效果而已，而應描述發明如何達成的細節。
可參考案例：內部證據影響專利範圍解釋的案例討論 - Vasudevan Software, Inc. v. Microstrategy, Inc. (Fed. Cir. 2015)（https://enpan.blogspot.com/2015/07/vasudevan-software-inc-v-microstrategy.html）
（重要，35 U.S.C. § 112(a)(b)(f)連動）當申請專利範圍符合以35 U.S.C. § 112(f)解釋時，卻可能因此不符35 U.S.C. § 112(b)明確性的規定，此時，也表示專利說明書不符35 U.S.C. § 112(a)揭露與可實施性（enablement）的規定。
（重要）因此，原則上：說明書的揭露要能教示相關領域技術人員在無須過度實驗（undue experimentation）下能據以實施申請專利範圍中界定的發明。
"The Federal Circuit has repeatedly held that the specification must teach those skilled in the art how to make and use the full scope of the claimed invention without undue experimentation."
其中，所謂「無須過度實驗」，說明書應包括：(1)必須的實驗數據；(2)提供指引方向；(3)實施例；(4)描述發明本質；(5)提出現有技術；(6)相關領域的技能；(7)技術的可預測性或不可預測性；以及(8)權利要求的廣度。
"(1) the quantity of experimentation necessary, (2) the amount of direction or guidance presented, (3) the presence or absence of working examples, (4) the nature of the invention, (5) the state of the prior art, (6) the relative skill of those in the art, (7) the predictability or unpredictability of the art, and (8) the breadth of the claims."
（重要）說明書中足夠的支持才是讓具有功能性用語的申請專利範圍獲准穩固的專利權的保障。對於電腦實現的發明，說明書應揭露足夠能交互關聯與倚賴的軟體與硬體（interrelationship and interdependence of computer hardware and software）。
另一篇101適格性指導方針：USPTO的2019開年禮之一 - 適格性指導方針（https://enpan.blogspot.com/2019/01/uspto2019.html）
my two cents:
以上列出幾個重點（重要）的資訊，可以成為撰寫專利說明書（特別是申請專利範圍）的教戰守則。
此指導方針中提到一些關聯的案例如：
35 U.S.C. § 112(b)/(f)代表案例參考：功能性用語認定以及說明書寫作標準的討論 - Richard A. Williamson v. Citrix Online, LLC (Fed. Cir. 2015)（http://enpan.blogspot.tw/2015/06/richard-williamson-v-citrix-online-llc.html）。
35 U.S.C. § 112(a)案例參考：內部證據影響專利範圍解釋的案例討論 - Vasudevan Software, Inc. v. Microstrategy, Inc. (Fed. Cir. 2015)（https://enpan.blogspot.com/2015/07/vasudevan-software-inc-v-microstrategy.html）。
Ron
沒有留言:
張貼留言