先可參考過去對ZUP案的本部落格報導：衝浪板侵權爭議 - 有關解決長久以來未解決問題的議題 ZUP, LLC v. Nash Mfg. (Fed. Cir. 2018)（https://enpan.blogspot.com/2018/08/zup-llc-v-nash-mfg-fed-cir-2018.html）
如先前報導ZUP案例時的前言，使用「解決長久以來未解決的問題」的非顯而易知性的答辯事由，主要是挑戰發明可能落於「先前技術為共同技術領域且可能有結合的動機」的情況下，這時，「解決長久以來未解決的問題」的證明成為重要議題，特別需要證明這個發明（申請專利範圍）超越了與先前技術之間的最低限度的差異，並要找到發明與這些先前技術之間的重要差異。
討論中的ZUP案例的系爭專利不難，是一個宣稱穩定、操作性佳以及簡單使用的衝浪板：
系爭專利的專利權人/原告ZUP對被告Nash提出侵權告訴，原告提出共同侵權、誘使侵權、違法營業秘密與違約等主張，被告則是提出專利無效的簡易判決請求。
案件從侵權告訴轉向「專利有效性/顯而易知性」的抗辯，就是103議題，審查專利是否符合35U.S.C.103的判斷時，一般是依循Graham v. John Deere Co.判例的決定：
(1) the scope and content of the prior art;
(2) the differences between the claims and the prior art;
(3) the level of ordinary skill in the pertinent art; and
(4) any secondary considerations of non-obviousness.
若核駁意見關於多件先前技術的組合，則需要討論相關領域技術人員可否有動機結合這些先前技術（"whether one of skill in the art would have had a motivation to combine pieces of prior art in the way claimed by the patent is also a factual determination."）。
當地院判決專利無效後，專利權人ZUP上訴CAFC，上訴的主要議題就是，在這樣領域一般技術人員是否有動機去結合這些先前技術得到系爭專利的發明？另一議題是，原告專利權人提出的進步性輔助性考量（secondary consideration）。
當法院作出系爭案發明為先前技術的簡單組合的結論時，專利權人可以答辯的方向可參考：
- 如何判斷顯而易見（MPEP 2143），討論之一（https://enpan.blogspot.com/2013/08/mpep-2143.html）
- 顯而易見性答辯討論（MPEP 2143.01、teach away），討論之二（https://enpan.blogspot.com/2015/05/mpep-214301teach-away.html）
在本案例中，即便專利權人主張系爭專利為解決長久以來未解決的需求（" long-felt but unresolved need"），以及對手仿製（copying），但CAFC法院認為系爭專利為先前技術的簡單組合，比如簡單在衝浪板上組合把手與固定腳部的結構，並提出微弱的進步性輔助性考量（secondary consideration）不能克服強烈的顯而易知性。
案件上訴最高法院。
爭議：是否「輔助性考量」的證據（如解決長久以來未解決的問題）不如顯而易知性的表面證據（prima facie evidence of obviousness）來得重要？
如ZUP案法官Newman在判決文後提出反對CAFC判決的意見（CAFC法官2-1同意地院判斷），認為顯而易見的判決對「客觀證據」並沒有公平的評斷，摘錄Newman意見：
"法官Newman提出反對意見，她認為，雖有相近先前技術，但是系爭專利具有新穎性，這是沒有爭議的，但對於顯而易見性的判斷，Newman不同意CAFC與地院的判斷方式，她認為，法官們在判斷顯而易見性時，使用Graham判例的四個步驟中的三個，但忽略了第四點（(4) objective considerations of obviousness）（客觀考量顯而易知性），這涉及Secondary Consideration的判斷，顯然使得第四點判斷與前三點不對等。
Newman主要認為她的同事對於輔助性考量的證據判斷有不足之處，因為被告並沒有提出包括拆解專利原型、拍攝功能，使用照片作為構建藍圖，以及專利產品結合實質相似專利產品等的內容等的證據。"
ZUP, LLC上訴最高法院：
https://www.supremecourt.gov/DocketPDF/18/18-823/77625/20181226155818851_37371%20pdf%20Wawrzyn%20br.pdf
根據CAFC的Newman法官意見，原本判決僅根據Graham factors的前三條判斷，而排除了secondary consideration是錯的（不應認為secondary consideration低於前三條顯而易知性判斷），應該要「整體考量」並考量Graham factors的四個判斷，包括secondary consideration，才能作出是否符合35U.S.C.103規定的決定。
這句話被專利權人（專利權人一定會參考CAFC判決文後Newman的反對意見）拿來當作上訴最高法院理由。
值得一提的是，訴狀中提到案例「Apple Inc. v. Samsung Electronics Co., Ltd., 839 F.3d 1034, 1048 (Fed. Cir. 2016)」，這個CAFC決定被en banc否決。
可參考本部落格報導：蘋果專利有效且侵權勝訴 - 有關證據能力的討論 - Apple v. Samsung (Fed. Cir. 2016)（https://enpan.blogspot.com/2016/10/apple-v-samsung-fed-cir-2016.html）
此案中，en banc聯席法官認為相關secondary consideration是根據被告Samsung在其內部文件中顯示對相關專利的Apple產品的讚賞，認為Apple的滑動解鎖比Samsung的任何開啟裝置的方式都好。這裡的secondary consideration包括產業的讚賞與解決長期未解決。
Apple的secondary consideration答辯需要充分的證據，這是利用secondary consideration答辯時要有的基礎（引述過去報導）：
"從'721案有興趣的議題學習，包括：
- The Objective Indicia of Non-Obviousness（非顯而易知的客觀指標）
為了避免後見之明，以及故意解讀先前技術的教示產生的不客觀意見，證明發明為非顯而易知的幾個輔助性因素（secondary considerations）或是客觀指標顯得重要，以下幾點就是Apple面對顯而易知性先前技術挑戰時的答辯方向，顯見他們頗有信心將這些因素連結到其產品的成功上。
然而，這些輔助性因素是如何連結到蘋果產品（或其成功）上，需要實質證據來支持這些事實。特別的是，在此案例中，聯席法官要排除所述額外證據「extra-record evidence」。
- Industry Praise（產業讚賞）
產業讚賞不容易證明，也不會有對手公開讚賞自己的競爭者，但是地方法院從對手（Samsung）的文件看出蘋果的「滑動解鎖（for iphone）」具有「產業讚賞」，因為證據顯示Samsung內部文件指出Samsung應修改手機而加入滑動解鎖的功能。
另有讚賞來自Steve Jobs第一次公開iPhone滑動解鎖時，當他的手在手機上一滑動，全場讚聲不斷。
事實上，地院所參考產業讚賞的證據都是針對iPhone這個產品，並不見得是針對'721滑動解鎖的發明，不過，Samsung上訴時並未爭論這些證據。
- Copying（仿冒）
是否Samsung手機仿冒iPhone？蘋果提出的證據如上述產業讚賞的證據，由於Samsung內部文件顯示不同部門在不同時間都表示iPhone的滑動解鎖比Samsung自己設計的方式都好，也都提到改良Samsung手機的方向就是修改其解鎖的機制要像iPhone一樣。這樣，就成為仿冒的實質證據。
- Commercial Success（商業成功）
（可參考部落格文章，商業上成功的答辯要件：http://enpan.blogspot.tw/2016/07/in-re-huai-hung-kao-fed-cir-2011.html）
客觀證據都顯示iPhone在商業上確實成功，但是是否成功的因素可以連結到「滑動解鎖」等系爭專利所記載的發明，「商業成功」因素需要這個連結。"
my two cents:
有待最高法院作出最後的意見，若最高法院同意審理，顯然這會是很完整的103報告，這個充滿法律見解的決定將會影響我們答辯的方式。
updated on Feb. 22, 2021
最高法院拒絕審理！
沒有留言:
張貼留言