PTAB案件：12/113,870
訴願編號：Appeal 2016-000273
決定日：07/13/2017
系爭案12/113,870 Claim 1：
Claim 1界定一系統，包括數據收集器，用以收集從廣告/娛樂曝光得到的第一、第二模態下的神經反應數據，跨模態反應合成器，用以校準第一、第二神經反應數據，並組合這些數據，以確認這些數據的意義，並使之關聯到原本取得數據的來源：廣告/娛樂。
以上請求項發明被駁回的理由包括違反美國專利法第101、103條，其中特別的是，Claims 1, 3-16, 19, 20, 22-25, 27, 29, 31-34違反101，因為這些專利範圍涉及法定例外的標的（自然律、自然現象、抽象概念）；Claim 29又因為涉及非法定標的（process, machine, manufacture, composition of matter）被核駁。
以上「directed to judicially excepted subject matter」核駁理由，在訴願委員會的角度，若依據「2014 Interim Guidance on Patent Subject Matter Eligibility (Interim Eligibility Guidance)」指示，審查委員應該要負擔分析與寫出完整核駁意見的責任，2014審查指導方針要求審查委員應以符合BRI（最廣而合理的解釋）以判斷各項申請專利範圍整體是否則涉及法定例外的不可專利項目（意思是，對於101議題，應充分討論step 2A與step 2B）。
- 抽象概念的範例（2014 Interim Guidance on Patent Subject Matter Eligibility）（https://enpan.blogspot.com/2015/03/2014-interim-guidance-on-patent-subject.html）
- USPTO檔案：https://www.uspto.gov/sites/default/files/documents/training%20-%202014%20interim%20guidance.pdf
對於101議題，指導方針要求USPTO審查委員對各項專利範圍要有完整的論述，意思是，要理解發明為何才能作出專利適格性的意見。
這裡舉例頗為重要，如本次系爭專利Claim 1界定的系統有三個元件：data collector, cross-modality response synthesizer, compressor，PTAB提出沒有任何資訊證明USPTO審查委員有根據專利說明書內容來判斷這些專利元件是否整體上（as a whole）涉及（directed to）法利例外的專利標的。
更者，PATB繼續對系爭專利Claim 23所描述的功能手段用語（means-plus-function）（means for）提出意見，認為審查委員也沒有根據專利說明書內容來檢驗專利範圍是否依照112(f)解釋，這部分解釋申請專利範圍的結果也會影響101判斷發明是否屬於「抽象概念」。
根據TWO-STEP分析，當判斷專利不符step 2A，也須進入step 2B檢驗，判斷申請專利範圍中的元件或其組合是否足以讓發明"實質超越"法定例外等不可專利的標的，如果認為系爭專利僅使用了一般目的電腦執行一般軟體程序，審查委員也沒有提出解釋。
最後，對於Claim 29，審查委員認為此項範圍涉及電腦可讀取媒體而包括了非暫態與暫態的訊號，但是PTAB認為有誤，因為此項範圍描述了「tangible storage device or storage disc」，這些在系爭專利說明書有支持，而認為Claim 29的computer readable medium沒有涵蓋暫態的訊號。（編按，最好還是要在Claim中寫出「non-transitory...」，避免誤會）
（本篇忽略103議題）
如此，可知PTAB要求USPTO審查委員應以更嚴謹的態度面對101議題，要逐項以two-step檢驗。
my two cents:
本篇雖是我從過去筆記撈出的案例，而且是「前年」的決定，且依據是2014審查指導方針，但是仍告訴我們以及審查委員（主要是針對審查委員），對於101議題，需要論述，不是簡單作出不符101意見而已。
從前幾天的報導（USPTO的2019開年禮之一 - 適格性指導方針）可知，101議題論述（包括審查與答辯）更有跡可循，可以學習到整套判斷邏輯，有助於申請人/專利工程師答辯分析。
資料參考（James Long）：http://www.ptab.us/2017/07/bancorp-donaldson.html
檔案備份：https://app.box.com/s/7h2zp0oc2dezp7p1kqtf2x2ya7l2wyka
Ron
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