Minerva Surgical Inc. v. Hologic Inc. (Supreme Court 2021)
本案資訊：
MINERVA SURGICAL, INC. v. HOLOGIC, INC., ETAL.
系爭專利：US6,872,183、US9,095,348
最高法院判決日：June 29, 2021
CAFC判決日：April 22, 2020
議題：讓與人（通常指發明人）禁反言（ doctrine of assignor estoppel）、公平原則（equitable doctrine，用以防止讓與人日後挑戰所讓與的專利的有效性）。
CAFC階段，原告Hologic, Inc.於地院向Minerva Surgical提起侵權告訴，系爭專利為針對子宮異常出血的子宮內膜消融的程序和裝置。本案經CAFC判決同意地院否決原告Hologic提出永久禁制令、增強(enhanced)損害賠償與侵權後權利金等請願，更者，CAFC也同意地院否決原告提出對Minerva重新設計的產品形成的補充損害賠償，卻也同意地院否決Minerva挑戰系爭專利的權利（讓與人禁反言），案件進入最高法院。
（這裡可以看到兩間公司的激烈競爭）
在最高法院的Syllabus中先講解本案背景（也就不用重新理解CAFC案），1990年代Csaba Truckai發明了一種治療子宮異常出血的裝置，並申請專利，之後將此專利以及後續延伸案都讓與給他的公司Novacept, Inc.，專利之後獲准。之後，這些專利被Hologic, Inc.（本案respondent）取得。在2008年，Csaba Truckai創立Minerva Surgical, Inc.（本案petitioner），Csaba Truckai在Minerva開發改良版裝置，之後獲准專利並取得FDA核准販售。
Hologic沒有閒著，提出專利延續案(CA)，在專利範圍中加入上述改良裝置中採用的「applicator head」，也獲准專利。
接著就是本案在地院與CAFC的爭議，Hologic對Minerva提起專利侵權訴訟，但Minerva則是主張專利無效，因為後續加入的特徵並不符合專利說明書的描述。但就產生讓與人禁反言（ doctrine of assignor estoppel）的議題，Hologic主張Minerva(老闆是Csaba Truckai)不能提起專利無效之訴。CAFC與地院雖判決Hologic不能主張額外的損害賠償與禁制令，但也同意Hologic主張的讓與人禁反言。
Minerva不服，本案進入最高法院且受理的議題就是讓與人禁反言（ doctrine of assignor estoppel）的適用。
意見(a)：
相關議題緣起18世紀末，法院建立這個讓與人禁反言原則是基於公平的考量，如果一個人合法地將專利權轉移給另一人，這個公平交易應該要防止此人貶損(derogate)他所轉讓的權利。
然而，所述讓與人禁反言仍是有條件的，雖然讓與人(發明人或原專利權人)不能在侵權訴訟中主張專利無效，但仍可爭辯該專利應如何解釋專利範圍，並非無法表示意見。
意見(b)：
最高法院否決Minerva主張可以用專利無效作為任何防禦的手段（因此拋棄讓與人禁反言）的論點，因為這影響甚大，抵觸很多先例。因此這個基於公平的讓與人禁反言原則（並要持續保持其公平的特性）應總是適用各種情況。
法院認為，當一個人販售了他的專利權，對買家而言，他應該(至少是)隱含地(implicit)表達專利是有效的（"When a person sells his patent rights, he makes an (at least) implicit representation to the buyer that the patent at issue is valid."）。關於專利無效的問題，應該是非讓與人的其他人的議題。
意見(c)：
適用讓與人禁反言原則的限制，適用的情況僅在於當基本的公平原則可以發揮的情況，也就是，當讓與人將權利讓與出去時，應確保專利有效以適用讓與人禁反言原則。
以上理解是，將權利轉讓給另一人時，原本的讓與人應保障讓與的權利有效，但有一反例是，當員工(assignor)將"專利申請權(非領證專利)"讓與其雇主(受讓人，assignee)，雇主在專利審查過程"放大"專利範圍，或新增專利範圍使之超出舊的專利範圍，這樣會使得原讓與人不用保障其專利有效性，也使得原讓與人沒有其代表性(representation)，可以在訴訟中挑戰該專利有效性，不受限於讓與人禁反言。
最高法院表示，CAFC並沒有以上的理解，也就是沒考量Minerva主張系爭專利範圍已經廣於原本授權範圍(Hologic在CA案中放大專利範圍)。因此，在判決中表示，同意CAFC所確認的讓與人禁反言原則（ doctrine of assignor estoppel），但指明讓與人禁反言原則（ doctrine of assignor estoppel）的適用僅在當讓與人（assignor）主張的專利無效明顯或不明顯地抵觸當事人所讓與的專利的情況，因為下級法院並未考量系爭專利範圍與原本受讓時的專利範圍是否不同(放大)，就否決Minerva的主張，因此最高法院發回重審，要求先解決專利範圍前後關係再判斷是否適用讓與人禁反言。
my two cents:
當賣出一件東西時，應該確保東西是好的、買賣是公平的，甚至要證明對方買的是超出其該有的價值的。
本篇學到的是，讓與人禁反言，以及其適用還要看專利範圍是否前後一致。
本篇內容幾乎等於是翻譯(加上自己的語言)最高法院Syllabus，感覺可讀，但有興趣者應該還是看原文才是，原文很精采的。
最高法院判決：
https://www.supremecourt.gov/opinions/20pdf/20-440_9ol1.pdf（備份：https://app.box.com/s/pgzqv9nhka3z3tfmxuf1maq4zyllyiuq）
先前CAFC判決：
資料參考：
Ron
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