Lanard Toys Limited v. Dolgencorp LLC and Ja-Ru案件資訊：
原告/上訴人/專利權人：LANARD TOYS LIMITED
被告/被上訴人：DOLGENCORP LLC, JA-RU, INC., TOYS "R" US-DELAWARE, INC.
系爭設計：D671,167
判決日：May 14, 2020
本案原告專利權人的產品為「Lanard Chalk Pencil」，以下為amazon上的圖（但目前並未販售），看來是個給小朋友套在粉筆外殼畫圖用的holder：
（圖案截自：https://www.amazon.co.uk/Lanard-Chalkie-Pencil-colors-picture/dp/B017CAM88M）
對照Lanard自己的設計專利D671,167，設計專利是一種「粉筆的手持外殼（Chalk holder）」：
判決文中原告的產品、設計與著作權：
侵權被告Dolgencorp原本為Lanard的批發商，Lanard後來也開始將貨品賣給另一個玩具經銷商Toys “R” Us–Delaware, Inc.(TRU)。在2012年，冒出另一個被告Ja-Ru, Inc.，設計出與系爭設計很像的產品，如下。結果，在2013年底，原本購買Lanard產品的Dolgencorp與TRU轉而向Ja-Ru, Inc.購買這個"chalk holder"。
2014年，Lanard向以上三者提出告訴，議題涵蓋：(1)著作權侵權；(2)設計專利侵權；(3)外觀商標（trade dress）侵權；(4)不公平競爭。
在地方法院階段，被告們向法院提出簡易判決，地院判決：認為系爭設計不具新穎性，因此判斷Ja-Ru產品侵權不成立、著作權無效（因此侵權不成立）、外觀商標侵權不成立，且因為以上三個決定，也不構成不公平競爭！
Lanard Toys Limited對於地院"不可理喻"的判決提起上訴，案件進入CAFC。
CAFC階段：
設計侵權議題：
（重要）對於設計侵權判斷，採用兩部分測試：(1)解釋設計的保護範圍；(2)比對設計的保護範圍與被告產品設計，其中採用一般觀察者（ordinary observer）測試，也就是，以一般觀察者來看系爭設計與被告產品是否實質相同（substantially the same）？如果一般觀察者購買被告產品時，會以為是買了另一個，兩者為"實質相同"。（但要提醒的是，被告侵權物比對的對象是"系爭設計"，而非原告的產品。"(“We have long-cautioned that it is generally improper to determine infringement by comparing an accused product with the patentee’s purported commercial embodiment.” (citing Sun Hill Indus., Inc. v. Easter Unlimited, Inc., 48 F.3d 1193, 1196 (Fed. Cir. 1995)."）
"(1) the court first construes the claim to determine its meaning and scope; (2) the fact finder then compares the properly construed claim to the accused design."
（重要）設計專利權人Lanard主張：(1)地院錯誤解釋設計專利的保護範圍，認為其不當地排除其中功能性特徵，(2)還主張地院侵權比對時以element-by-element比對，而非以設計整體來看；以及(3)認為地院錯誤地僅以「設計新穎部分」作為衡量侵權與否的參照。
Lanard的主張關於「設計侵權比對」中很基礎的觀念：設計專利範圍是否要排除其中「功能性」特徵？是否僅比對設計中「新穎部分」而非針對整體來看？
CAFC判斷設計專利範圍的邏輯是，基本上以設計圖式為主，但會區分其中「裝飾性特徵」與「純功能特徵」（ornamental or purely functional），這部分參照美國最高法院案例"Egyptian Goddess"，Egyptian案也在許多經典案例中引用，算是經典中的經典。
本部落格中相關參考：
- 設計專利侵權判斷應排除功能性元件（或說元素）- 案例Richardson v. Stanley討論（https://enpan.blogspot.com/2015/08/richardson-v-stanley.html）
- 解釋專利範圍討論 - 源自Columbia Sportswear v. Seirus Innovative案例（https://enpan.blogspot.com/2017/10/columbia-sportswear-v-seirus-innovative_6.html）
- 設計專利侵權鑑定不一定採用「新穎特徵」的判斷步驟（https://enpan.blogspot.com/2016/09/blog-post_14.html）
系爭設計粉筆外殼手持裝置的功能元素就是這個「外殼」，考量其中功能特徵有：錐形外觀、長形、墊圈、橡皮擦與圓形開口等，而如地院所理解，其中每個功能元件中的裝飾部分還有：柱狀外觀、開槽外觀、錐體的光滑表面、逐漸變尖的錐體，還有彼此的比例。
基於以上設計專利侵權比對的觀念，CAFC與地院一致。
再來就是比對被"萃取"出來的設計特徵與被告侵權物，加上參考先前技術，看兩者是否「實質相同」？（同樣也參照美國最高法院案例"Egyptian Goddess"）
這時，CAFC法官考量了許多先前技術，包括審查階段的前案，以及被告侵權者提出的先前技術，法院發現，系爭設計的特徵在「其中部件之間的比例、尺寸、形狀與一些裝飾」，如此，使得系爭設計可以主張與被告侵權物相似的部分變得極其限定！
於是，CAFC採用「一般觀察者/普通觀察者」測試法，比對設計與被告侵權物，兩者很像，共用了許多特徵，但仍須考量設計中的「功能性元素」以及相關先前設計的特徵，當將這些特徵提醒一般觀察者注意，就得出被告侵權產品與系爭設計之間的明顯差別，使得法院最後判定系爭設計與被告侵權物並非「實質相同」。
即便從圖面上來看，系爭設計與被告侵權物是那麼相近，不仔細看也不曉得差異在哪裡？
但法院也釐清（公正地），一般觀察者仍需要根據事實發現（fact finder/factual findings）比對設計專利與被告侵權物整體設計的相似度，也不是僅比對其中裝飾性特徵的相似度（非逐元素比對）。
這裡有個超重要觀念：得出設計中功能性元素是正確的，但是比對時仍要以整體來看，不是逐元素比對。
"The trial court is correct to factor out the functional aspects of various design elements, but that discounting of functional elements must not convert the overall infringement test to an element-by-element comparison."
（重要）設計專利侵權判斷原則為以一般觀察者，參照習知設計，再查看系爭設計與被告侵權物的差異，當系爭設計與先前技術很接近，系爭設計與被告侵權物之間的小差異對一般觀察者而言就變得很重要。
依據以上原則（編按，以上論述就是設計專利侵權比對的核心），CAFC同意地院判決中的比對原則，也判決侵權不成立！
著作權議題：
著作權侵權成立要件：原告證明自己為有效著作權的擁有者，以及證明原創作品的構成要素被抄襲。
法院認為：系爭設計僅是一個粉筆外殼手持裝置，功能性地，人們的理解僅是關於其複製品，而非作品本身，所描述的特徵不是作品本身，不是著作權保護對象（"The pencil design does not merely encase or disguise the chalk holder, it is the chalk holder. When one imagines the pencil design as a separate work of sculptural art, one is merely picturing a replica of the chalk holder."）。
CAFC認為，如地院判決，原告並未證明自己擁有有效的著作權。也就是，原告不符著作權法中規範的作品的著作權人。（"The Copyright Act defines a “useful article” as “an article having an intrinsic utilitarian function that is not merely to portray the appearance of the article or convey information."）。
外觀商標（trade dress）議題：
要證明trade dress侵權，要證明三件事：(1)系爭設計與被告物之間有混淆的相似性；(2)外觀商標的特徵為主要非功能特徵；(3)外觀商標具有第二含意（second meaning/secondary meaning），也就是系爭設計讓大眾建立了一種識別性。
（"(1) that the trade dress of two products is confusingly similar; (2) that the features of the trade dress are primarily non-functional; and (3) that the trade dress has acquired secondary meaning."）
相關報導案例參考：
- 紅底高跟鞋的商標爭議與衍生話題（https://enpan.blogspot.com/2018/03/blog-post.html）
- 商品獨特性建立第二含意的標準 - 外觀商標與時間的關係 - Converse v. ITC and Sketchers, New Balance, et al. (Fed. Cir. 2018)（https://enpan.blogspot.com/2018/11/converse-v-itc-and-sketchers-new.html）
系爭設計顯然沒有符合trade dress要件，不能讓消費者建立與設計廠商的識別性，未能建立secondary meaning，侵權不成立。
my two cents:
因此，如本篇標題「"仿冒者"勝訴的關鍵」在於「系爭設計」的多數設計元素都是習知設計，而細節可主張的特徵又很限定在某些特點，讓"仿冒者"放心地"抄"，或說，被告侵權物大概也是依照設計專利的樣式設計，但又很聰明地迴避其中特點，或是理解到可以仿製其中習知產品特徵。
其他如著作權、外觀商標，系爭設計不符侵權主張的標的。
乍看此案的判決，感覺有點扯，但經過以上討論與研究，再看看系爭設計審查時的先前設計，就覺得...法官算是很持平地作出這些判決，即便心裡想，原告被告之間的關係顯然有抄襲的意圖，但是，所抄襲的對象很沒有特徵，簡單迴避，或是連識別性都沒有，就...放心抄吧！
列舉一些審查階段引用的先前設計：
D60192
D255545
D305849
D333426
判決文：
https://cases.justia.com/federal/appellate-courts/cafc/19-1781/19-1781-2020-05-14.pdf（備份：https://app.box.com/s/z2reskbqk65m6aotx8oom22mcby0okj2）
參考資料：
https://patentlyo.com/patent/2020/05/big-copycat-products.html
https://www.foley.com/en/insights/publications/2020/05/rubric-design-patent-claim-construction-to-a-tee
Ron
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