2015年1月31日 星期六

IPR程序中捍衛專利權的相關策略

筆記

Finnegan在一篇文章中論及如何在IPR程序中捍衛專利權,特別是涉及與另一方的侵權訴訟中。
http://www.finnegan.com/resources/articles/articlesdetail.aspx?news=e1ff548e-5d17-4b10-8fb3-2a149d128b02

(以下並非文章翻譯,而是作個整理與以自己的說法再說一次)

IPR(多方復審)為AIA美國改革法案中的新措施,取代原本多方再審(inter partes reexamination)的程序,自2012/9/16起實施,一般是用來抵禦提出侵權告訴中的系爭專利,IPR的結果也極有可能影像侵權訴訟,特別是專利範圍的改變或是撤銷,就作者來看,全部範圍可能被保住,但是卻很難毫髮無傷。

文章寫作於2013年9月,當時並未有太多IPR判決案例,但是已知僅有11%的權利範圍沒變,有42%的專利範圍被判無效,有40%左右的專利範圍改變而可能影響侵權訴訟。

這個結果是不令人意外的,理由之一是,提出無效的一方通常為侵權被告或關係人,自然會"盡全力"找到先前證據,與一般專利審查員的"寬鬆"心態與動機不能相比,所以專利被撤銷的機會不小;其二是,PTAB審理時以「最廣而合理」的原則解釋專利範圍,專利範圍無形又被擴大了一次(前次是USPTO審查時),範圍即便再小,都有可能又需要限縮,甚至被認為無效;另有原因是,IPR審理時間被壓縮在一年內,一年內專利權人要頻於應付證據與PTAB行政法官的意見,可能沒有如申請案處理時準備/反應的時間。

IPR程序在PTAB行政法官決定"啟始"審理後,專利權人僅有三個月時間預備與提出回應,專利權人應針對每一項無效理由提出回應,甚至提出專家證詞,這些都需要花些時間。回應限於60頁內。

專利權人回應時,應提出以下三點內容:
1. 解釋專利範圍以及釐清先前技術的描述
2. 證明引證前案並不構成先前技術的理由
3. 爭辯為何被無效的專利範圍相對於先前技術為有效的理由
4. 有必要時,作出修正(應考量後續效應,如商業實施、侵權訴訟)

如果在AIA制度前的申請案(專利案),為了避免產生禁反言,可以提出比先前技術更早已完成發明的證據,使得該先前技術無證據能力。
避免禁反言的最好方式就是不要去重新詮釋專利範圍,或是提到專利範圍某元件"並不是"甚麼或是"是"甚麼,而可以說先前技術並無揭露或是隱含系爭專利的某元件就好(新穎性);或是證明多件先前技術並無結合的動機、沒有教示、沒有合理期待本發明(進步性);另可提出商業實施的證據,包括商業上成功的證據、專家證詞等。

若IPR是因為正在進行或是可能要開打的侵權訴訟而啟動,相對於訴訟端(地方法院),可能每個法院對於是否停留訴訟等待IPR結果的態度不見得一致;但專利權人可以考慮於ITC( International Trade Commission)提出訴訟,ITC程序相對於各種無效措施是更早要作決定的,可以讓專利權還未知是否會被撤銷的情況下,讓專利權人順利行使專利權。

IPR在侵權訴訟同步進行時提出,但可以不用打到最後決定,卻已掌握一個可以談判的籌碼,可以在PTAB作出最終決定前提出終結程序,促使雙方進行談判。

經和解後,專利權可以被留下,且可能談成授權協議,專利權人可能還需要維持其專利組合(porfolio)作其他用途。若過程中產生已知前案,專利權人可以透過再領證(或趁機提出延續案)或是自行提出ex parte reexamination進行權利範圍修正。這個機會讓專利權人強化自己的專利組合、產生其他商業機會等。

Ron

2 則留言:

videomatic 提到...

避免禁反言的最好方式就是不要去重新詮釋專利範圍,或是提到專利範圍某元件"並不是"甚麼或是"是"甚麼,而可以說先前技術並無揭露或是隱含系爭專利的某元件就好(新穎性);或是證明多件先前技術並無結合的動機、沒有教示、沒有合理期待本發明(進步性)。

上述作法真的是RAMBUS之類的專利授權公司時常使用的答辯手法,寧願花很多錢答辯多次,也不願意埋下禁反言的種子。

EN & Jane's murmur 提到...

感謝分享,我也去看看他們的專利答辯歷史。 thanks, Ron