美國臨時案的需求與新穎性優惠期的討論

最近在舉行Computex，不少廠商參加，國外客戶更是創紀錄，但是在參展搶生意的同時，也是該看看產品公開前是否已經提出專利申請案，想到時，已經來不及嗎？

專利申請前已公開的事實涉及專利新穎性喪失的問題，不過如果是出於「己意」的公開（發明人、申請人、共同研發人、合約許可的公開...等），尚有一些新穎性優惠期可以主張，不過這優惠期僅是保障自己的專利不會被自己公開的事項所阻礙，並非表示已經拿到「新穎性判斷的時間點」，也就是，專利申請日仍是保障專利權獲得的基準日，專利提出前的任何不是自己公開的事實都是阻礙新穎性的公開前案。


中華民國專利可主張新穎性優惠期的事實（於公開後六個月內提出專利申請者，公開事實不致使其喪失新穎性、進步性）：
中華民國專利法第22條中的喪失新穎性排除條款有以下規定：
申請人有下列情事之一，並於其事實發生後六個月內申請，該事實非屬第一項各款或前項不得取得發明專利之情事：

1. 因實驗而公開者。
2. 因於刊物發表者。
3. 因陳列於政府主辦或認可之展覽會者。
4. 非出於其本意而洩漏者。

美國專利法經AIA改革後之102條款中，喪失新穎性排除（可參考：http://enpan.blogspot.tw/2012/10/aia102.html）條件有：

1. 在有效申請日前一年之內，若該專利被「發明人、共同發明人，或其他直接或間接由發明人或共同發明人授權取得的人」公開揭露，該專利不會因此喪失新穎性。
2. 由發明人、共同發明人直接或間接的公開揭露內容（包括專利），也不得成為新穎性判斷前案。
3. 專利有效申請日前由同一人或是同一授讓人所擁有的專利，不得成為有效前案。

歐洲專利同樣也是提供六個月的新穎性優惠期：
EPC第55條規定有兩類非損害的揭露（non-prejudicial disclosures）不受第54條新穎性的限制中：
(a) 在歐洲專利申請前六個月內有傷害申請人或合法繼承人權益的事（被竊取，需證明）
(b) 在歐洲專利申請前六個月內在官方主辦或認可的展覽，或國際型展覽中的公開
[原文]
Article 55 Non-prejudicial disclosures
(1) For the application of Article 54, a disclosure of the invention shall not be taken into
consideration if it occurred no earlier than six months preceding the filing of the European
patent application and if it was due to, or in consequence of:
(a) an evident abuse in relation to the applicant or his legal predecessor, or
(b) the fact that the applicant or his legal predecessor has displayed the invention at an official, or officially recognised, international exhibition falling within the terms of the Convention on international exhibitions signed at Paris on 22 November 1928 and last revised on 30 November 1972.

不過，仍強調新穎性優惠辦法是針對己意授權之公開，卻不是保障專利獲得的優先權日，而且各國的優惠期辦法因為不一致，因此也不保障彼此之間都可以主張新穎性優惠期，因此取得專利"有效"申請日仍是主要工作。特別是美國本身經修法改成first inventor to file系統後，臨時申請案之必要有增無減！

最穩當取得申請日的確據應該是「美國臨時案（provisional）」，只要提出滿足美國專利法112條撰寫規定的說明書、必要之圖式、必要之文件即可合法取得一個先申請日，日後可轉為美國正式案或是據以主張優先權。
根據中華民國最新的審查基準第一篇第7章有關「優先權、優惠期」的規定可見，本國是承認美國、澳洲的臨時申請案：
『美國或澳洲臨時申請案，雖非正式專利申請案，仍得被後據以主張優先權』

其他參考文章：
新穎性優惠期討論：http://enpan.blogspot.tw/2013/05/blog-post.html
臨時案之規範：http://enpan.blogspot.com/2008/12/provisional-application-for-patent.html
臨時案之重要：http://enpan.blogspot.tw/2012/11/provisional-application.html
臨時案之佈局：http://enpan.blogspot.tw/2013/01/provisional-application.html
臨時案之應用：http://enpan.blogspot.tw/2011/06/provisional.html
臨時案之翻譯：http://enpan.blogspot.tw/2010/05/ppa.html

Ron