歐洲專利修正筆記

筆記

歐洲修正的規定先前已經有不少報導，如：
歐洲修正規定：http://enpan.blogspot.tw/2011/04/blog-post_16.html
不能修正未經檢索的項目：http://enpan.blogspot.tw/2012/11/blog-post_8.html

根據歐洲審查指南（guidelines for examination），其中part H為修正的規範。
（http://documents.epo.org/projects/babylon/eponet.nsf/0/6c9c0ec38c2d48dfc1257a21004930f4/$FILE/guidelines_for_examination_2013_part_h_en.pdf）

「修正」是專利申請人/發明人的權利，提供申請人/發明人對抗審查意見或他人質疑的方式之一，但仍有限制：

歐洲專利案/申請案可以在審查過程中、異議過程中進行修正或更正，基本原則是：不能修正加入沒有在原申請時說明書揭露的範圍內的事項、不可加入不明確的事項、修正不可超出核准範圍。

幾個修正的時機：審查過程（examination procedure）、異議程序（opposition procedure）、違反單一性（non-unity）、其他限制（limitation procedure、Rule 62a, 63、137(5)）

審查過程（examination procedure）

• 接收到歐洲檢索報告（search report）前不能修正。歐洲審查程序是先進行技術審查前檢索，其中包括單一性的判斷，提供申請人判斷是否繼續進行審查，實際審查費用可於此時決定是否繳交；若有一些未審的權利請求項（因為不符單一性），也讓申請人決定是否付費進行技術審查前的檢索。於是申請人可以根據檢索報告（多數也會有初步審查意見search opinion）提出修正或是說明（2010年修法規定要回應檢索報告：http://enpan.blogspot.tw/2009/07/blog-post_06.html）
• 如果是PCT案進入EPO（Euro-PCT）的申請案，因為PCT階段已經有一次檢索報告，進入EP時可以要求補充檢索報告（supplementary European search，這是依申請人請求），提出補充檢索報告請求時可以提出修正，讓補充檢索報告可以根據修正後的範圍進行檢索
• 接收到歐洲檢索報告（此時也可能是回應PCT階段檢索報告）後可以修正，申請人回應此檢索報告時，可以修正說明書、請求項與圖式
• 接收到歐洲審查意見（first/second ... Communication）後，申請人可提出修正，但修正程度受限於審查委員本身的判斷，有點彈性又不確定，一般限制包括朝可核准方向修正、在經檢索範圍內修正、不明確/誤繕的修改等
• 如果審查部門不允許修正，或是允許修正而仍核駁該發明請求項，申請人仍被准許在回應下次審查意見提出修正

異議程序（opposition procedure）

• 若歐洲專利不符專利法規訂，可依據EPC Art. 100提出異議程序
• 異議程序不能僅用於改良（優化）說明書
• 此階段修正不允許新增請求項，但可以將原本核准的多重請求項拆為多項次的請求項，比如多個不同實施例的獨立請求項
• 修正可澄清不明確的內容，但這樣的修正可能會被認為沒有必要
• 此階段不允許的修正有：超出原核准範圍、提出其他範圍、全面重寫獨立項、全面改寫說明書

違反單一性（non-unity）

• 針對不符單一性規定的核駁意見，申請人應提出修正到已檢索的部份
• 如果僅檢索了其中之一發明，不能修正到未經檢索的範圍

其他（Rule 62a, 63、137(5)）

• 可移除未經檢索的範圍
• 不能修改未經檢索的範圍或是無關單一性中技術概念下的範圍
• 不能隨意結合已檢索的範圍，包括多個發明的請求項
• 如果為了讓請求項有單一共同技術特徵，不能在請求項中加入未經檢索但已經揭露於說明書的技術特徵
• 如果申請人企圖透過修正引入說明書所載發明而意欲改變原來請求項的技術特徵，會收到反對意見（objection）

其他重點：
幾個可以擴張專利範圍的修正：
1. 如果申請專利範圍內有些用途（use）與預期目的（intended purpose）的描述，當相關技術也可以有別的用途，也非功能性限制，可以將這些描述刪除（這樣自然就擴張專利範圍）
2. 當將申請專利範圍中特定特徵換成上位特徵時（變廣），如果這個替換在相關技術領域的人可以明顯可知，允許修正

3.4Broadening of claims
A statement regarding use or intended purpose in an independent product claim may be deleted only if the application as filed offers a basis for the assumption that the product can also be used in some other way (and if the statement of purpose does not amount to a functional limitation).
The broadening of a claim by exchanging a particular feature for a more general feature cannot be based on an indication that it would be obvious for a skilled person.

修正替換申請專利範圍中的元件的規定：當從權利範圍替換其中特徵，或是移除其中元件特徵（範圍變廣），如果相關技術人員可以明確瞭解(1)相關元件特徵在發明中並非關鍵技術；(2)相關元件特徵在該發明欲解決的技術問題上並非必要元件；(3)替換或移除該元件並沒有對其他特徵產生實際的變化時，將允許修正。

3.1 Replacement or removal of a feature from a claim
The replacement or removal of a feature from a claim does not violate Art. 123(2) if the skilled person would directly and unambiguously recognise that:
(i)the feature was not explained as essential in the disclosure;
(ii)the feature is not, as such, indispensable for the function of the invention in the light of the technical problem the invention serves to solve; and
(iii)the replacement or removal requires no real modification of other features to compensate for the change.
In case of a replacement by another feature, the replacing feature must of course find support in the original application documents, so as not to contravene Art. 123(2).


參考資料：
http://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/guidelines/e/h.htm

Ron