答辯：引證案結合使其無法執行預期的用途 - Ex parte Chen

如果技術落於"intended use"原本是一個很難答辯的議題，反過來，如果引證案因為結合其他先前技術而無法達成其原本"intended use"，變成一個很好的答辯方向。

案件資訊（Ex parte Chen, No. 2013-000463, PTAB Mar. 4, 2015）：
申請人：Martin Yu-Wen Chen
系爭專利申請號：11/170,655
訴願號：No. 2013-000463

緣起：
系爭案（申請日：2005年6月29日）關於一種個人儲存裝置，簡單說是具有無線通訊功能的隨身硬碟，也可以是固態硬碟，可以是flash，但不像是現在小小的隨身碟，主要特徵是此儲存裝置可以與電腦主機透過無線傳輸資料。

專利申請人自申請日2005年開始面對12次核駁意見，本案最新進度為2015年10月接獲在訴願決定（駁回審查意見）之後的最終核駁意見（103，新引證案），仍無法順利獲准。本次討論隨著All Things Pros探討的議題則是落於2012年專利申請人提出的訴願內容。



Ram (US 2006/0007151)
揭露一隻功能強大的電腦滑鼠，這隻滑鼠可以具備記憶體（對比系爭案儲存裝置）、多種無線通訊功能（對應系爭案儲存裝置的通訊功能），甚至還有指紋、SIM卡讀取器、USB hub功能，能提供電腦多種擴充功能。


Gurevich (US 2005/0174962)
揭露可以多種網路同時進行通訊的裝置，此案用於對比系爭案電腦主機可以無線存取個人儲存裝置的技術。

Sackner (US 2003/0135127)
揭露一種可移動式生理訊號監視系統。


USPTO核駁意見關鍵如下，主要引證案Ram與Gurevich已經足夠涵蓋系爭案發明的元件組合（儲存裝置與無線通訊），就差如何提出系爭案用無線傳輸個人儲存裝置的數據為顯而易知的技術的理由，於是引用Sackner案說明"PPSD remaining in a stowed location during said access"，也就是引用Sackner證明系爭案移動式的儲存裝置僅在原本預期的位置上進行數據存取，如同Sackner用在背帶上的監視裝置。



補充：
dictionary.com解釋「stow」：

1. to put (cargo, provisions, etc.) in the places intended for them.
2. to put (sails, spars, gear, etc.) in the proper place or condition when not in use.

審查委員於核駁意見中認為系爭案發明如同引用"主要前案"所揭露的可納入其他裝置與功能的一種輸入裝置（input device，如滑鼠）結合具有心臟/肺部監視功能的手持或放在口袋的裝置的"第二引證案"，"第三引證案"則是用來說明系爭案的PPSD僅是在其預期位置上進行數據存取。於是據此作出系爭案發明為顯而易知的意見。

申請人認為，引證案所揭露Ram的電腦輸入裝置如果結合了Sackner的背帶/口袋上的裝置的技術將使得輸入裝置可能無法如預期目的運作，藉此破壞結合的動機；審查委員卻認為當裝置的移動不是用來操作游標（而是如系爭案分享檔案！），主要引證案所揭露的輸入裝置可以放在口袋中。


系爭專利請求項1界定一種個人隨身儲存裝置，有個殼體，其中包含儲存媒體（硬式磁碟、固態硬碟）、無線元件（藍牙、UWB）、傳輸管理電路（可以無線方式讓別的裝置存取此硬碟）與電源（電池），用附屬界定如括號內的次要特徵。

（公開版如下）

1. A personal portable storage device (PPSD) comprising:

a storage medium;

a wireless component coupled to said storage medium;

transfer management electronics coupled to said storage medium for allowing a host device to access said PPSD through said wireless component, without requiring physical connections between said PPSD and said host device;

a self-contained energy source coupled to said transfer management electronics; and

a housing of a size and shape well-suited to being carried on a person, said housing at least partially enclosing said storage medium, said wireless component, said transfer management electronics, and said self-contained energy source, such that said PPSD is easily transported.

（訴願前的最近修正claim 1）


（最後一次修正的claim 1）


訴願決定：

APJ認同申請人的意見，駁回審查委員意見：


APJ的意見摘錄：
審查委員並未證明電腦滑鼠中的儲存裝置可以讓外部主機存取其中數據。
「電腦滑鼠」並未排除其固有作為輸入裝置的用途，因此結合其他的功能將使得滑鼠無法執行其預期用途，沒有結合動機。
"modifying the mouse with Sackner's teaching to be stowed would not comport with its intended use as an input device, and would thereby render the mouse unsatisfactory for its intended purpose."

訴願委員會（APJ）在判斷上採用系爭案申請人的立場，也就是當主要引證案Ram的滑鼠放在口袋內，或是背帶上，將無法執行預期的用途。

主要引證案揭露的滑鼠具有儲存媒體，由於審查委員僅引用此"具有儲存媒體的滑鼠裝置"結合無線通訊功能對比系爭案發明，卻無法排除這是一隻「控制游標的滑鼠」，使得結合可以「移動式的監視設備時」，被認為放在口袋中、背帶上的滑鼠是無法執行其預期控制游標的用途，因此沒有結合的動機，也就是相關技術領域的普通知識並不會如何結合，駁回USPTO核駁意見。

my two cents:
訴願/前置訴願（美國）是個翻轉審查意見的好方法，至少如本次訴願為推翻審查意見的決定（之後的核駁意見另起別的議題，訴願後換了審查委員），如All Things Pros作者講的，為何申請人在近10次核駁意見與多次很花錢的「RCE」後才提出訴願，如果盡早提出訴願，本案可以盡早"解決"，省很多時間與費用，甚至可能可以獲得較為正面的結果（如獲准），因為過程拉很長讓審查委員可能改變想法與立場，也通常對申請人不利。

有關"intended use"的參考文章：
intended use (預期的用途)（http://enpan.blogspot.tw/2011/01/intended-use.html）
"Intended use"核駁理由如何答辯？（http://enpan.blogspot.tw/2012/08/intended-use.html）
Intended Use 難以核准專利？（http://enpan.blogspot.tw/2009/12/intended-use.html）
僅具預期用途（to...）的技術元件沒有份量（http://enpan.blogspot.tw/2014/07/to.html）
裝置特徵在結構，並非功能 - In Re Schreiber, 128 F.3d 1473 (Fed. Cir. 1997)案例討論（http://enpan.blogspot.tw/2015/03/in-re-schreiber-128-f3d-1473-fed-cir.html）

資訊來源：
http://allthingspros.blogspot.tw/2016/04/ptab-reverse-103-unsatisfactory.html

Ron