enpan's Patent & Linux practice: CRISPR-Cas9的專利答辯議題

2017年3月3日星期五

CRISPR-Cas9的專利答辯議題

本篇名稱本來想用「專利與諾貝爾獎 - CRISPR的發明人」，但怕讀者期待太高，所以就當作副標題。

我猜，多半諾貝爾獎得主應該都曾經是專利的發明人（尚未考證）。而「道行很高」的諾貝爾獎得主可能也會鄙夷「專利制度」，認為科學研究都應該共享於全世界，不應只是少數人的「專利」，至少李遠哲講過。這個觀點應該有些誤解，畢竟「科學研究」與「商業應用（實用性）」仍有差異，開啟科學研究的人就去取得該有的桂冠，應用在人類生活上的就用「專利」來獎勵。但也不得不承認的，取得專利的人都應該是站在這些巨人肩膀上的人。

本篇起頭是看到一些報導，關於這兩天"研究"的CRISPR-Cas9發明人（第一次報導剛好也有一年了），當中可能會有人得到諾貝爾獎，有人如此建議（提名），包括：Jennifer A. DOUDNA與Emmanuelle Charpentier等（UC專利申請案App. No. 13/842,859）。不過，諾貝爾獎也可能會頒給最初發現「CRISPR」的人，如日本科學家Yoshizumi Ishino、在荷蘭Mycobacterium tuberculosis的研究人員，與西班牙人Francisco Mojica（參考：https://en.wikipedia.org/wiki/CRISPR）。

"The first description of what would later be called CRISPR was from Osaka University researcher Yoshizumi Ishino in 1987, who accidentally cloned part of a CRISPR together with the iap gene, the target of interest. "

"In 1993 researchers of Mycobacterium tuberculosis in the Netherlands published two articles about a cluster of interrupted direct repeats (DR) in this bacterium. "

"At the same time, repeats were observed in the archaeal organisms Haloferax and Haloarcula species, and their function was studied by Francisco Mojica at the University of Alicante, Spain."

值得注意的是，這個可能取得諾貝爾獎的技術「CRISPR-Cas9」背後具有極大的商機（「CRISPR–Cas9」是一種細菌防禦系統，科學家可以透過這個系統編輯基因，重寫基因序，治療遺傳病），也是這些爭議的動機，不過，即便有人取得諾貝爾獎，也不代表在專利戰中可以無往不利。

過去有關CRISPR報導：
牴觸程序中的顯而易見性爭議 - UC v. BROAD（http://enpan.blogspot.tw/2017/03/uc-v-broad.html）
CRISPR的專利爭議討論 - 牴觸程序（http://enpan.blogspot.tw/2017/03/crispr.html）
生物技術的專利爭議與申請策略 - 有關CRISPR（http://enpan.blogspot.tw/2016/03/blog-post.html）

誰是發明人，從牴觸/衝突程序（Interference Proceedings）可以釐清。前次討論中「CRISPR-Cas9」的發明（UC案）與「用於真核環境（哺乳類細胞）的CRISPR-Cas9」的發明（BROAD案）在現階段可以分別取得各自的專利權。當中兩個陣營有不同的專利策略，顯然後者BROAD案利用快速審查先取得多件專利權，似乎是搶得了先機；而前者UC案則採取較早佈局，專利慢慢經營，再利用一些如牴觸/衝突程序來取得優勢。

即便後者BROAD在牴觸/衝突程序取得勝利，但是內容反而是表示他們所取得的專利權僅"限縮"在「真核/哺乳類細胞（eukaryotic cell）」，而前者UC則是更為基礎而沒有限制應用範圍的專利。如果兩個陣營的專利範圍已經確定，前者也能順利獲准「基礎」專利權（CRISPR用來編輯DNA），表示BROAD的應用（實施）可能需要繳付不小的專利授權金給UC。但是前者UC實施上卻在「商機最大」的人類基因編輯上理應與後者BROAD交叉授權。

可以學習的答辯過程：
從各自OA可以看到一些誰先誰後的端倪，如UC案的最早佈局案App. No. 13/842,859僅面對自己專利申請案的重複專利核駁意見，因為各自專利範圍未定，因此應該僅能說是非法定重複專利的"暫時"核駁意見。

BROAD案中最早專利US8,697,359的審查歷史，幾次OA中引用不同的先前技術，包括來自別的研究團隊的專利前案，如西北大學的US20100076057，以及引用UC案其中之一臨時申請案（61/652,086）優先權的WO2013/176772，也有自己前案重複專利的阻擾。

有趣的是，在BROAD案取得專利的過程中都是理解到有UC案在前的問題，經幾次與USPTO來往，包括面詢（interview），就排除了這些阻礙而獲准。這些資訊有可以研究的地方。

面詢中，包括與審查委員來往信件，BROAD（張鋒）提出Terminal Disclaimer克服重複專利的問題。提到UC前案WO'772申請案時，由於'772案引用了美國臨時申請案的優先權（優先權較早適用102(e)核駁），由於這些案件都未公開，BROAD要求審查委員一定要閱讀此臨時申請案內容，再提出核駁，並主張另一UC申請案13/842,859並未公開，不認為在此時可以提出做為核駁前案。