上訴人：DELL INC.
被上訴人/專利權人：ACCELERON, LLC
判決日：March 19, 2018
系爭專利：US6,948,021（IPR2013-00440）
本案緣起上訴人DELL原本對系爭專利提起IPR異議程序，第一次，PTAB在終判時撤銷系爭專利中的Claim 3，而這個決定是基於DELL在口頭辯論時的論點，DELL對其中專利範圍有效的決定提出上訴，但此決定在2016年曾經上訴而被CAFC駁回，理由反倒是專利權人並未有充分的機會回應口頭辯論的決定。（"the Board erred when it failed to give Acceleron an opportunity to respond."）
之後，第二次，案件回到PTAB重審，這次則是忽略了DELL的答辯而判專利範圍有效。這時，就換DELL上訴CAFC，DELL因為第一次吃了虧，到第二次，換他主張PTAB並未參考當時DELL提出的答辯。不過，CAFC這次卻認為PTAB"忽略"DELL意見並無不當，理由是DELL的答辯沒有提出新證據或新議題。
系爭專利關於一種叢集網路系統與其中容錯與熱插拔的技術，其中的熱插拔元件在系統運作中可以被移除或置換。
CAFC階段：
其實，在第一次PTAB在IPR終判時，系爭專利的不少項次（claims 1-4, 6-13, 18-20, 30）被判不具新穎性或非顯而易知性，而對爭議中的Claim 3則根據DELL新的意見作出不具新穎性的決定。
2016年（第一次），DELL對部分專利範圍有效的決定上訴CAFC，專利權人Acceleron則是交叉上訴（cross-appeal）。
我相信，專利權人Acceleron的律師給了很大的力，直供PTAB的程序問題，主張PTAB違反行政程序法（Administrative Procedure Act，APA），因為對DELL新的意見並沒有給專利權人回應的機會。
當時，CAFC雖同意PTAB對部分專利項判有效的決定，但卻針對程序瑕疵發回重審。
2016年8月（第二次），PTAB對此發回重審議題並不「不考慮當時DELL在口頭辯論時提出的新投影片證據」，理由是這些證據是新的，也不需要專利權人回應的議題。
"the Board decided not to consider the “slides” argument presented at oral argument or in Dell’s Reply because the argument was new and non-responsive to Acceleron’s Response."
並且，還翻轉第一次Claim 3無效的決定，當忽略DELL證據後，這時認為Claim 3並沒有不具新穎性！
根據法院意見，第一次PTAB判決Claim 3被前案Hipp揭露時，沒有給Acceleron回應DELL提出的新證據的機會，因此程序上有誤。到了第二次，PTAB即忽略DELL新證據，DELL"順著第一次CAFC意見"，反倒爭辯PTAB並沒有考慮他所提出的證據，並給Acceleron回應的機會。
不過，這次CAFC提出反對意見。
CAFC澄清，前次發回重審的意見並不要命令PTAB要審視DELL的新證據並給Acceleron回應的機會，反而是，法院認為必要的程序是：當PTAB認真地審視DELL的新證據時，應該要給Acceleron回應的機會。
"This does not mean, however, that we ordered the Board to consider Dell’s new argument and Acceleron’s response. Rather, the court set out the requisite procedures that would apply had the Board actually considered Dell’s new evidence."
表示CAFC給了PTAB一個裁量權，如果要審視新證據，就要給對照回應的機會；但可以不用審視"不是規定時間"提出的新證據。（本案例有參考價值就在這裡，如果PTAB不看DELL新證據，就沒有給Acceleron回應的需要。）
這時，DELL提出前例：NuVasive and SAS Institute, Inc. v. ComplementSoft, LLC, 825 F.3d 1341 (Fed. Cir. 2016)，要求PTAB應該審視新證據，而CAFC澄清如下，"如果PTAB決定要根據未提到的前案文獻，就要給對照回應的機會"，很重要的資訊。
與前例NuVasive案一樣，本案中，CAFC並沒有強迫PTAB要審視新證據，而是，如果要審視新證據，就要讓另一方回應的機會。
這是PTAB自己的裁量權，只是在本案中，PTAB在第二次審理時"索性不看新證據"了。
CAFC意見：
"We do not direct the Board to take new evidence, or, even, to accept new briefing. The Board may control its own proceedings, consistent with its governing statues, regulations, and practice. 37 C.F.R. § 42.5(a). Those statutes, regulations, and practices embody expedition-and efficiency-based policies that the Board must consider in determining the scope of the remand proceedings."
DELL的反應跟我一樣，如果「視而不見」，不是就是不顧公眾利益嗎？法院覺得，其中若有爭議，其實還有其他人會來無效這個專利權！
所以，玩了那麼久，還是程序至上！
判決文：
http://www.cafc.uscourts.gov/sites/default/files/opinions-orders/17-1101.Opinion.3-15-2018.1.PDF（備份：https://app.box.com/s/1wk399d42hh9fvo92tkczg92bgtapnqk）
my two cents:
本案結論很重要，如果審視了新證據，要讓對照有回應的機會，但專責機關有要不要審視新證據的決定權。
在相當緊湊的IPR程序中，或者也適用一般法院程序，要讓專責機關/法官參考自己的意見，需要有新事證或新的議題，否則，會被忽略。並且，這也是個程序上的議題，時機很重要，當時機不對，專責機關可以決定是否重啟（reopen）辯論，是否接受新證據等。
專利制度，顯然不是「絕對真理」，因為可能會因為程序錯誤而忽略影響專利權的證據。
參考資料：
https://patentlyo.com/patent/2018/03/arguments-cancel-accelerons.html
Ron
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