用電路比對判斷職務上創作權利歸屬之案例 - 智財法院105年民專上字第37號民事判決

裁判字號：智慧財產法院 105 年民專上字第 37 號民事判決

裁判日期：民國 107 年 08 月 30 日

裁判案由：專利權權利歸屬等

系爭專利：TWM498595、I584881

本案判決文：https://law.judicial.gov.tw/FJUD/data.aspx?ty=JD&id=IPCV,105%2c%e6%b0%91%e5%b0%88%e4%b8%8a%2c37%2c20180830%2c3

本案背景：

「被上訴人」原本在上訴人公司（原東家）任職，之後在另一公司任職（新東家），以新東家名義提出發明與新型一案兩請並獲准專利（系爭專利），上訴人對被上訴人提出告訴，主張系爭專利為被上訴人任職上訴人公司職務上創作。

其中還有別的爭議，本篇主要討論「系爭專利是否為被上訴人職務上所完成之新型及發明」。

系爭專利關於一種液體霧化電路及其裝置，電路比對的原則：「電路設計領域之相關創作，多由一些已知或既有的元件藉由改變元件間之不同之連接關係，或在既有的電路下加入或刪減某些元件，而形成另一創作，故其創作或其改良重點在於元件構件之連接關係」。

原本被上訴人抗辯主張對上訴人公司未投入精神創作，想要排除對上訴人公司的貢獻，但法院認為被上訴人已投入相當的精神及時間，因而不採信被上訴人意見。

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補充先前於民國107年2月1日判決中有關電路比對的內容摘錄，可知法院對這類電路比對實質相同或不同的看法：(updated on June 1, 2019)




判決文：http://bit.ly/2Whjqq1

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本案經言詞辯論後，法院認定系爭新型、發明專利權確屬被上訴人任職於上訴人公司期間，職務上所完成之新型、發明。

上訴人要求被上訴人公司（新東家）將專利權移轉至上訴人。法院同意。

在被上訴人於原東家任職時，被上訴人新東家負責人竟然已經與被上訴人溝通系爭專利的技術內容，使得被上訴人與新東家有不法侵害的行為。

一些損害賠償的要求：

－上訴人因被上訴人等共同侵權行為，要求損害賠償：上訴人因「被上訴人」未能完成職務遭蒙之損害。

－上訴人產品被客訴造成的損失。

－上訴人解決被客訴問題的成本支出。

不過，上訴人以被上訴人在原東家工作時的薪水以一定比例計算損害賠償一事，法院認為這不能稱為上訴人公司的損害。

本案中，是否能說上訴人公司的產品被客訴為被上訴人「未確實」執行職務？

對此，法院認為，因為上述不法侵害之行為，被上訴人對於上訴人產品出現的問題（黃水問題），被上訴人與其新東家應負連帶責任。如此，法院判決被上訴人須負擔這類連帶賠償，判決文中有賠償計算細節。

my two cents:

證明職務上發明需要證據，「專利」本身就是證據，加上證明與上訴人的產品一致，還有在原任職公司的工作考核與工作內容，且當時在原東家「已投入相當的精神及時間」，不僅如此，還能將專利權移轉給上訴人，且當上訴人奪回專利權時，還能對被上訴人與其新東家提出侵權告訴，以及侵害違法行為等，加上，證據顯示被上訴人對於產品出現問題有隱匿事宜（證據也在後來申請的專利中）...，一個「職務上創作」連帶很多議題...。

Ron