「新型專利技術報告」答客問（https://www.tipo.gov.tw/public/Data/8122617413671.pdf）
雖觀念上使用「新型專利」行使權利（如提告、警告）應提示「新型專利技術報告」，但技術報告卻是「充分」，並非「充分且必要」。
摘錄重點：
- 「...由於此種權利相當不安定及不確定，為防止權利人濫發警告函，新型專利權人進行警告時，有提示新型專利技術報告作為客觀判斷之必要，惟其並非提起訴訟之前提要件...」
- 「任何人均得向專利專責機關申請新型專利技術報告（專利法第115條第1項）」
- 「新型專利技術報告發文前，任何人（含申請人）主動提供資料，均會納入判斷是否可以採用。倘若該資料會影響某一請求項之比對結果，會在先前技術資料範圍中加以記載」
- 問：專利權之行使，是否以提示技術報告為訴訟要件？
答：「提示「新型專利技術報告」進行「警告」，並非行使新型專利權之要件；如未提示而進行警告，亦得行使權利。未提示新型專利技術報告進行警告，即逕行主張新型專利權者，如將來專利權被撤銷，依專利法第117條之規定，專利權人可能要負損害賠償責任」
列舉案例：智慧財產法院 107 年民專上易字第 5 號民事判決 - 未提示新型專利技術報告的侵權爭議。
跟我過去找司法案件方式不同，可以參考司法院法學資料檢索系統 - 裁判書查詢：
https://law.judicial.gov.tw/FJUD/default.aspx
裁判字號：智慧財產法院 107 年民專上易字第 5 號民事判決
裁判日期：民國 108 年 03 月 28 日
裁判案由：不當行使專利權所生損害賠償爭議
連結：https://law.judicial.gov.tw/FJUD/data.aspx?ty=JD&id=IPCV,107%2c%e6%b0%91%e5%b0%88%e4%b8%8a%e6%98%93%2c5%2c20190328%2c1
本篇重點：『惟提示新型專利技術報告進行警告依現行法規定，並非為行使新型專利權之前提要件，然而，如未提示並警告，表面上雖得行使權利，但當被行使者質疑其專利權時，仍需提示技術報告，始能有效行使其專利權。』
上訴人主張：
「被上訴人」寄發律師函，指稱「上訴人」販售之產品（系爭產品）抄襲系爭專利（新型第M532163 號專利）之產品，要求銷售通路將系爭產品下架，上訴人主張「原告未依專利法第116條取得新型專利技術報告，即委由律師濫發專利侵權警告函，致使上訴人之經銷商及各銷售網路平台商家將系爭產品下架退回上訴人，已造成上訴人商譽受損及鉅額損失」，加上被上訴人寄發給上訴人之警告通知，未附專利侵害鑑定報告。要求被上訴人繳付損害賠償。
這樣看來，上訴理由有二：寄發警告信時，未提新型專利技術報告，未附專利侵權鑑定報告。
被上訴人抗辯：
已請事務所進行「專利侵權比對分析」，鑑定結果認系爭產品與系爭專利之專利權範圍相同（專利侵害鑑定報告），應認被上訴人已舉證證明其已盡相當之注意，主觀上並無侵權之故意、過失。應認係正當行使權利之行為，難謂有違反公平交易法第24條及第25條之規定。
本件爭點：
1.被上訴人是否違反專利法公平交易法而負損害賠償責任？
2.上訴人請求損害賠償是否有理由？如有理由，損害賠償金額如何計算？
法官得心證之理由整理：
- 被上訴人於105 年10月11日申請新型專利技術報告，智慧局嗣於106 年3 月6 日作成新型專利技術報告，並於106 年3 月8 日送達被上訴人。
- 智慧局於106 年3 月6 日作成新型專利技術報告前，被上訴人委託事務所就系爭專利與系爭產品進行專利侵害鑑定比對，經鑑定結果認系爭產品落入系爭專利之專利權範圍。
- 現行專利法第一百十六條：「新型專利權人行使新型專利權時，如未提示新型專利技術報告，不得進行警告。 」
- 現行專利法第116 條於102 年5 月31日修正，將原先「新型專利權人行使新型專利權時，應提示新型專利技術報告進行警告。」（民國92年）之規定，修正為「新型專利權人行使新型專利權時，如未提示新型專利技術報告，不得進行警告。」（民國102年）。
- （重要）從專利法第116 條條文觀之，本條條文採強制規定的『應』，然查專利法第116 條之立法理由認為，提示技術報告進行警告，僅係防止權利濫用，並非在限制人民的訴訟權利，縱使新型專利權人未提示新型專利技術報告，亦非不得提起民事訴訟，法院就未提示新型專利技術報告之案件，亦非當然不受理。
- 『提示』、『警告』並非主張本法新型專利權的必要程序，並不受現行法規範。新型專利權人於主張權利之前，既使未提示技術報告進行警告，法院依然會受理並進行訴訟，但仍有因未提示技術報告而未進行實質審判予以駁回者。
- 宜將『提示』、『警告』列為主張本法侵權行為態樣之先行程序，以落實專利權人主張其新型專利權時必須提示新型專利技術報告以先行警告之法理。
- 雖智慧局嗣後作成之系爭專利之新型技術報告，認系爭專利請求項1 、2 與引用文獻1比對結果代碼為2（不具進步性），然按新型專利技術報告僅為申請人判斷該新型專利權是否合於專利實體要件之參考，新型專利技術報告所載比對結果並無任何拘束力，且非行政處分（最高行政法院106 年度判字第137 號判決意旨參照）。
- （重要）系爭專利嗣後未經舉發成立撤銷，尚不因該不具行政處分效果之新型專利技術報告而影響系爭專利之效力。
- （重要）被上訴人係徵詢專業意見並取得專利侵害鑑定報告後，始對上訴人及其網路銷售平台商家為專利侵權通知，其於發函前已盡查證義務，亦無侵權過失可言。
- （重要）雖被上訴人未及取得系爭專利之新型技術報告，然業已先徵詢專業意見確認侵害事實，始對上訴人及網路銷售平台商家為專利侵權通知，應認被上訴人已舉證證明其已盡相當之注意，主觀上並無侵權之故意、過失。
綜上所述，被上訴人行使系爭專利權時雖未提示系爭專利之新型技術報告，然其已盡相當之注意，且屬行使專利權之正當行為，並無權利濫用情事，並無侵害上訴人權利之故意、過失或違反公平交易法第24條、第25條規定之不正競爭行為，從而，上訴人依專利法第116 條，民法第184 條第1 項前段，公平交易法第24條、第25條、第30條，公司法第23條第2 項等規定提起本件訴訟，訴請判命如原審訴之聲明所示之請求，為無理由，應予駁回。
my two cents:
行使新型專利權，技術報告並非必要，因為人民有訴訟權，卻應該要有準備，例如「侵權鑑定報告」。
即便新型技術報告代碼不足6，但因技術報告無拘束力，且專利權之撤銷應以舉發執行，因此不影響效力。
行使新型專利權之前，應「盡查證義務」（如徵詢專業意見），才能說是沒有過失，也就不會遭受損害賠償。
Ron
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