2020年5月17日 星期日

辯護阻卻(defense preclusion)的適用 - Lucky Brand Dungarees, Inc. v. Marcel Fashions Group, Inc. (Supreme Court 2020)

LUCKY BRAND DUNGAREES, INC., ET AL. v. MARCEL FASHIONS GROUP, INC.」案件資訊:
商標侵權原告:Lucky Brand Dungarees, Inc.
被告:Marcel Fashions Group, Inc.

爭議商標:牛仔褲等服飾標誌上使用了「Lucky」
Marcel擁有「Get Lucky」商標權。
Lucky Brand公司本身的「Lucky Brand」也是註冊商標,另外還有一些使用「Lucky」的標誌。

在USPTO搜尋「LUCKY BRAND」擁有的商標,列舉一些:


MARCEL FASHIONS」的「Get Lucky」,完成註冊日在2010年(但從法院文件來看,獲得此商標應該是更早,而中間曾經停止使用過):


從文件來看,這兩間公司打了20年的官司,其中共有3大回合,第一回合在2003年,當年和解,Marcel同意釋放一些權利讓Lucky Brand使用使用,而Lucky Brand同意停止使用"Get Lukcy"。
第二回合在2005年,Lucky Brand對Marcel與其被授權人提出商標侵權告訴,Marcel也反告,理由的大概是商標使用仍違反前次和解協議,法院判決Lucky Brand應停止使用"Get Lucky",陪審團也判決Lucky Brand侵權成立。
第三回合在2011年,Marcel對Lucky Brand提出商標侵權告訴,因為Lucky Brand仍在使用"Get Lucky"。

而Lucky Brand提出解散訴訟的請願,主張Marcel在2003年那場和解中已經釋放了一些主張,不應用在這次,但Marcel則認為本次告訴應該看的是2005年的結果。

地院第三回合判決同意Lucky Brand請願,應解散訴訟。
不過案件進入第二巡迴上訴法院,法院判決撤銷地院判決,發回重審,認為「defense preclusion(辯護阻卻)」禁止Lucky Brand提出之前應該提出的"未經訴訟的辯護(unlitigated defense)",也就是說,之前未曾提出(或放棄)的辯護內容不能在本次使用。

案件進入美國最高法院。

議題就是「defense preclusion」/(doctrine of issue preclusion), (doctrine of claim preclusion),訴訟的一方可否再次提起之前訴訟判決的議題/主張?或是說,是否禁止訴訟一方再次提起過去已經有決定的議題/主張?

如果要禁止一方的辯護,至少要滿足「issue preclusion(爭點阻卻)」以及「claim preclusion(主張阻卻)」的其中之一條件。(編按,這比較像「禁反言」,而常說的「一事不再理」原則的動機是要避免浪費司法資源)

在本案中,已經不適用issue preclusion(第一條件),所以爭訟的起因應“共享操作事實的共同核心”(common nucleus of operative facts)使得適用claim preclusion(查看是否適用第二條件。

"issue preclusion does not apply, so the causes of action must share a “common nucleus of operative fact[s]” for claim preclusion to apply"

最高法院法官認為,前一次2005年(第二回合)訴訟議題與本次2011年(第三回合)開始的訴訟爭議商標並不相同,2005年爭議的商標是「Get Lucky」,2011年被告侵權商標為使用"Lucky"的一些標誌,而兩次的侵權行為也不相同,因此兩者並非共享相同的“操作事實(operative fact),即不滿足主張阻卻(claim preclusion)的條件。

綜上所述,所述辯護阻卻不適用本次上訴案件。

判決:因為Marcel在第三回合爭訟中提起了不同於2005年訴訟的主張,並不滿足「辯護阻卻」條件,而不能禁止Lucky Brand提出新的辯護
"Because Marcel’s 2011 Action challenged different conduct—and raised different claims—from the 2005 Action, Marcel cannot preclude Lucky Brand from raising new defenses."

最高法院判決:
https://www.supremecourt.gov/opinions/19pdf/18-1086_5ie6.pdf(備份:https://app.box.com/s/wtpini7b2bgh2puvfsofyiudj537cz16

my two cents:
本篇很法律,我的內容隨著美國最高法院判決加上周邊搜尋得出。

資料參考:
https://patentlyo.com/patent/2020/05/questions-preclusion-defenses.html

其他參考:
https://zh.wikipedia.org/wiki/爭點效

Ron

沒有留言: