上訴人/專利權人：AMIT AGARWAL
被上訴人/IPR異議人：TOPGOLF INTERNATIONAL, INC.
參加人：UNITED STATES
系爭專利：US5,370,389 (IPR2017-00928)
判決日：May 11, 2020
本案緣起Topgolf對系爭專利提起IPR異議，PTAB作出最終決定，判定系爭專利不具非顯而易知性（103），系爭專利專利權人Agarwal提起上訴。
US5,370,389已經是個過期專利，關於一種高爾夫球遊戲，可以讓使用者進行遠距與近距的擊球練習，設有一些果嶺（green），根據使用者擊球到達果嶺計分。Claim 1界定一個高爾夫計分遊戲的玩法，方法大致包括提供開球區與果嶺，提供高爾夫球讓使用者擊球，每個球都可被識別（條碼），根據擊球賦予分數，再通過電腦呈現分數。
Topgolf對系爭專利Claims 1, 6提起IPR異議，引用前案為：
US5,439,224 (“Bertoncino”)
US5,163,677 (“Foley”)
兩件引證案都是關於高爾夫球遊戲，Bertoncino教示計分系統，Foley的高爾夫球道上設有感測器，可以判斷球的落點。
PTAB審查系爭專利範圍時，認為先前技術為優勢證據（preponderance of the evidence），PTAB甚至在沒有「解釋專利範圍」下，就判決系爭專利範圍為顯而易知，理由之一是前案Bertoncino已經教示了「高爾夫球目標果嶺"實質較低"」的限制（“significantly lower” limitation），專利範圍甚至都比系爭專利更小，因此判決與Foley結合後，系爭專利為顯而易知。
專利權人提起上訴，提出的議題包括：
(1)認為PTAB錯誤地依據"非"由異議人提起的顯而易見理論判決。
(2)是否實質證據支持PTAB的「"significantly lower" limitation」的論點？
(3)是否PTAB提供了對專利元件"indexing"足夠的分析？
(4)本次系爭專利已經過期，為很早以前的專利，是否目前的IPR「違憲」？
CAFC階段：
關於PTAB是否在判斷系爭專利是否具備專利性時，受限於異議人提出的論點（contentions）？也就是PTAB提出的「“significantly lower” limitation（Bertoncino案高爾夫球目標果嶺"實質較低"）」並非異議人的主張。
（PTAB審查原則）根據美國最高法院在前例「SAS Institute, Inc. v. Iancu (2018)」的決定，PTAB受限於僅能考量異議人的異議主張（異議人主張定義了法院審理訴訟的範疇），而不是審查官的裁量權（discretion），因此，PTAB偏離異議理由並提起自己的顯而易見理論是不恰當的，前例如：「Sirona Dental Sys. v. Institut Straumann AG (Fed. Cir. 2018)」。
相關報導參考：
- 最高法院表示IPR不違憲 - Oil States Energy Services, LLC v. Greene’s Energy Group, LLC / SAS Institute Inc. v. Iancu (Supreme Court 2018)（https://enpan.blogspot.com/2018/04/ipr-oil-states-energy-services-llc-v.html）
然而，PTAB在本案是否有以上不當判決？結論是，法官認為本案PTAB並沒有提出非異議人提出的論點，也就是上述「Bertoncino案教示高爾夫球目標果嶺"實質較低"」的論點已經出現在異議人意見中，法官認為PTAB並沒有違法提出非異議人的論點。
關於證據是否支持PTAB的事實調查（factual finding）？法官同意PTAB的意見，也就是前案Bertoncino已經教示有斜坡的果嶺，其前緣也實質低於後方的位置（即"significantly lower" limitation）。
關於專利權人主張系爭專利為較早專利權，是否IPR合法地適用，是否有違憲的問題，關於此點，法院指明，法院過去已經作出「IPR」程序可以溯及既往（retroactive）的決定，並未違憲。
CAFC確認PTAB的決定！
CAFC判決文：http://www.cafc.uscourts.gov/sites/default/files/opinions-orders/18-2270.Opinion.5-11-2020_1585241.pdf（備份：https://app.box.com/s/2s2amdyq7c1z8y5bu6e1j519h4c0yvoj）
Ron
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