enpan's Patent & Linux practice: TIPO整理的各國分割案時機點（筆記）

筆記

本篇為節錄TIPO專題報導中的內容（筆記）。

資料來源：「各國發明專利分割時點之比較與分析」（https://www1.tipo.gov.tw/public/AttachmentORG/246期-專題二.pdf）

前言，各國對「分割案（Divisional Application）」的定義有些差異，但整體上都是規定分割案為一母案的後續案，且與母案揭露內容一致，不能產生新事物（new matter），在相同揭露內容下主張與母案不同的申請專利範圍，多數的概念是基於「單一性」的要求下提出分割案，實務上就是依照申請人的專利佈局，將母案揭露內容中尚未主張權利的部分提出分割案申請案，也是最重要的延續方案之一，而差別就是各國對「分割案」的申請時機的規定。而美國專利對於「分割案（Div）」是針對母案面對「限制選擇」後的解決方案，美國專利中「接續案（Continuation Application，CA）」才比較像其他各國分割案的概念。

（編按，抱歉的是，本部落格常常對一些英文的中文翻譯有不一致的問題，例如CA有時講的是"接續案"，整體CA, Div, CIP都稱"延續案"，不過，接續、延續或連續卻又常常混著用，希望理解時能以前後文與標註的英文為主。另外，根據TIPO文件，可知所述CA, DIV, CIP等案型直翻為「連續案」）

根據TIPO報導，與實務經驗的體驗差不多，整篇的結論就在其「摘要」中：

核准前允許分割時點以歐洲專利局最為寬鬆。
核准後允許分割時點以澳洲智慧財產局最為寬鬆。
核駁前允許分割時點以歐洲專利局最為寬鬆。
核駁後允許分割時點以歐洲專利局及中國大陸國家知識產權局最為寬鬆。
各國對於「分割時點」的規定沒有一致性，但如「日本」及「韓國」在專利分割時點之修法，都是朝向放寬分割時點限制。
我國於2019 年5 月1 日公布之專利法修正案中，也是「擴大核准審定後分割之適用範圍及期限」。

- 中華民國
可先參考：分割案筆記 - 我國專利審查基準（https://enpan.blogspot.com/2019/12/blog-post_16.html）

一些重點：

2011年修法後，增加「初審核准審定書送達後30日內可提起分割申請案」規定。
申請分割的時點：
(1)原申請案（即母案）「再審查審定前」，處於「繫屬智慧局」為原則，可提出分割申請；
(2)初審或再審查核准審定書送達後3個月內（初審規定原本是30日），得提出分割申請；
若初審核駁審定書送達後未先提出再審查申請且受理者，不得申請分割。
我國專利法修正後初審核准審定送達前後允許分割之時點示意圖：
我國專利法修正後初審核駁審定前後允許分割之時點示意圖：

- 美國專利商標局

前後案（母案、子案）之間關係可分為：連續（continuation）、部分連續（continuation-in-part）或分割（divisional）。
（編按，美國專利中延續案都有「分割」的實質意義，但若為法律規定的divisional application，則主要指基於USPTO發出「限制性要求」後的延續措施。）
分割案（DIV）提出時機：只要其前案（母案或其他子案）處於審查中（copending）的狀態，任何時間皆可提出分割申請案。
分割案（DIV）於母案"公告"前提出，且為依照審查委員的「限制性要求」的選擇結果所提出，當母案（或其子案）獲准專利，USPTO與法院都不能以此專利的引證資料對抗後續「分割案」。
（編按，在以上概念下，自然接受連續分割案。）

- 歐洲專利局

分割案申請時機：申請人可在不超出母案申請時說明書內容的前提下，對任何在審查中（pending）狀態下的歐洲申請案提出「分割申請案」，同樣享有母案所主張的優先權。
接受「連續分割案（sequence divisional application）」，且只要「第一分割案」在pending狀態下，可提出「第二分割案」（有額外費用）。
母案（或先前子案）核駁確定、撤回或視為撤回時，就不能提出其後續的分割申請案。
（編按，歐洲專利並沒有TW有初審與再審程序，這樣就不同於TW案初審審定後有30天可提出分割案的規定。）
如果申請人有效提出「訴願申請」，即便沒有訴願理由（補件期限前），案件是屬於「審查中」的狀態。
申請案繫屬「訴願程序」，即屬於「審查中」狀態。
歐洲專利申請案核駁確定前允許分割之時點示意圖：
歐洲專利制度中，即便沒有獲准專利，仍需要繳交「年費/維持費」，如果沒有繳交此維持費，但仍「復權費（additional fee）」繳交期限內（6個月），申請案仍屬於「審查中」狀態，也就可以在此期間內提分割申請案。
歐洲專利申請案視為撤回效力生效前允許分割之時點示意圖：
歐洲專利申請案失權克服前後允許分割之時點示意圖：

- 日本特許廳

分割案時點：原則上，可以進行「修正」或限定期間的時間就是提出「分割申請案」的時機（細節有點多，如下）
核准審定前，申請人在收到核准審定書之前，均可修正，亦即可提出「分割申請」。
核准審定後，僅能於核准審定書送達後30日內，可提出分割申請。
核駁審定前，在收到「核駁審查意見書」後於指定期間內修正時，可提出「分割申請」。
核駁審定後，若不服，應於核駁審定書送達後3個月內提起訴願，提起訴願後3個月內，可提出「分割申請」。
日本發明專利核駁審定前後允許分割之時點示意圖：

- 中國大陸國家知識產權局

提出分割案時機：一件專利申請包括「兩項以上發明」內容者，申請人可以在准予專利的通知書送達後2個月內，提出「分割申請」。
專利申請案已經核駁、撤回或視為撤回者，則不能提出分割申請。
核准審定後，收到審定書後2個月內提出「分割申請」，中國大陸核准後允許分割之時點示意圖：
接獲核駁審定書後3個月內可提出「分割申請」（不論是否提出復審）。程序上，申請人可提出復審，對復審決定不服者，可以決定送達後3個月內向「人民法院」提起「行政訴訟」。
在提出「複審請求」以後及對複審決定不服「提起行政訴訟」期間，申請人亦可提出分割申請。
中國大陸核駁後允許分割之時點示意圖：

- 韓國智慧財產局

（若對修法前的分割案有興趣者可看內文）
母案之「核准審定書」送達前可提出修正，亦可提出分割申請。
當母案獲准專利時，核准審定書送達後3個月內，申請人可以提出「分割申請」，但須在領證前。
母案「核駁審查意見書」送達後，以下幾個期間可提出修正及「分割申請」：
(1)收到「第一次核駁審查意見書」中記載的指定時間；
(2)因針對先前核駁審查意見書後所為之修正，審查人員「再」作出核駁審查意見書時，其中所載之指定期間；
(3)申請「再審查（re-examination）」的30日法定期間，為可提出分割申請的期間；
(4)「核駁審定書」送達後，30日內可提出分割申請。
韓國2015 年1 月1 日修法施行後核駁審定前後允許分割之時點示意圖：
申請人對「核駁意見」不服，可於30日內提出訴願（petition），訴願階段的行政專利法官（administrative patent judge）經審查發出書面判決，若為「撤銷核駁專利」的決定，可於裁決送達後3個月內，提出「分割申請」（應於領證前）。但若為「維持核駁專利決定」，不能提出分割申請案。
韓國2015 年1 月1 日修法施行後，撤銷核駁專利決定送達後允許分割之時點示意圖：

- 澳洲智慧財產局

澳洲授予專利前允許分割之期間：第一次申請提出之日開始，到下列任一時點發生前，得申請分割：(1)第一次申請之母案失效（lapses）之前；
(2)第一次申請之母案被核駁之前；
(3)第一次申請之母案被撤回之前；
(4)第一次申請之母案為發明專利時，核准公告日起3個月內，可提出分割申請。
如果第一次申請的母案已經失效、核駁或撤回者，則申請人不得提出分割申請。
澳洲授予發明專利前允許分割之時點示意圖：
澳洲專利法具有「異議制度」，當發明專利核准公告後，允許第三人於公告日後三個月內提出異議，異議期間屆滿後無人異議者，原則上須於公告後6個月內授予專利。但如有在法院、行政上訴法庭（Administrative Appeals Tribunal，AAT）訴訟中之法院、AAT 指示或審查人員合理指示時，可能會晚於公告後6個月，推遲授予專利權，一旦授予發明專利權後則不允許提出分割申請。