設計專利布局與訴訟討論-通用版
Ron2020年10月29日 星期四
設計專利侵害比對準則 - 108年度民專訴字第98號
本篇討論TIPO標註的案例（https://topic.tipo.gov.tw/patents-tw/cp-740-881919-8e675-101.html） - 智慧財產法院108年度民專訴字第98號民事判決：108民專訴98，從本篇案例可以萃取出設計的各種面向，包括可以了解設計專利侵權比對準則。
108年度民專訴字第98號案件資訊：
原告/專利權人：賴偉浤
被告：詮勝國際股份有限公司
系爭設計：D171154
被告侵權物：「BAG TO YOU百達遊 購物網」（網址：https://www.btu.com.tw，下稱系爭網 站）陳列、販售售價新臺幣（下同）4,580元之「【OUTDOOR 】-SMART高機能行動辦公室系列-雙開口19吋登機箱-銀灰 色（型號OD1820B19SL）」、「【OUTD OOR】-SMART 高機 能行動辦公室系列-雙開口19吋登機箱-珠光綠（型號OD18 20B19GR ）」（系爭產品)：
原告提告前，購買系爭產品，並送鑑定，確認系爭產品與系爭專利為相同物品（條件一）、外觀近似（條件二），沒有歷史禁反言與先前技藝阻卻之適用（條件三），認定侵權成立，於是向被告（代理商)發函要求停止侵權行為，但仍持續販售系爭產品，於是向法院提出侵權告訴，要求損害賠償，並禁止侵權行為。
被告提出證據主張系爭專利欠缺新穎性，認為系爭設計的幾個設計特點：第一，(1)正面「上下兩長矩形」；(2)另一為側面「上方線條傾斜，下方線條垂直」，欠缺新穎性；第二，主張系爭產品與系爭專利不同，沒有侵權情事。
法院對於設計爭點圖式整理：https://app.box.com/s/t3svuwj3c2sj1rcg2xk08k1kj43pcfee（備份檔案）
系爭設計關於"旅行箱"，要進行侵權比對時，法院描述「旅行箱」的特點：矩形箱體、拉鍊、提把、拉桿、四個輪體、正面兩長矩形、四個角成圓弧狀、上方長矩形之拉鍊呈傾斜設計、側面呈三角弧形、下方長矩形拉鍊則為垂直設計。
先前技術：
被證1（TW295333）
被證2（TW371144）
系爭產品：
法院意見是基於以下幾個步驟做出心證：
第一，解釋系爭專利範圍（外觀）；
第二，描述系爭產品外觀，應解析系爭產品；
第三，專利有效性分析，解讀出先前技術（本案有11件）的外觀；
第四，分析侵害系爭專利（專利權人的主張）的技術爭點；
(1)確定設計專利之專利權範圍，係以圖式所揭露的內容為準，並得審酌說明書之文字，以正確認知圖式所呈現之「外觀」及其所應用之「物品」，合理確定其權利範圍。
(2)比對專利範圍與被控侵權對象。
(3)物品的相同或近似判斷。
(4)外觀的相同或近似判斷。
(5)比對後，得出系爭專利與系爭產品的"共同特徵"與"差異特徵"。
(6)判斷系爭產品與系爭專利的設計特徵有否相似，是否產生混淆的視覺印象。
第五，判決。
以上第二點的細節：
(1)解釋系爭專利（解釋專利範圍），法院描述的系爭專利技術內容：整體外觀概呈一矩形箱體，箱體側周緣設置有拉鍊，該頂部設有一提把，並於提把後方設有一拉桿，箱體底部設有四個輪體；由前視圖觀之，旅行箱正面主要由上下兩長矩形所構成，該二長矩形之四個角係成圓弧狀，該二長矩形周緣設置有拉鍊；由側視圖觀之，上方長矩形之拉鍊呈傾斜設計，並使其側面呈現一三角弧形，而下方長矩形拉鍊則為垂直設計。
(2)解析系爭產品：（原則）解析系爭產品，應對照系爭專利權範圍所確定之物品及外觀，認定系爭產品中對應之設計內容，無關之部分不得納入比對。由於系爭專利之專利權範圍為如圖式各視圖所構成的旅行箱之整體形狀，故比對時應僅就相對應之系爭產品行李箱的形狀比對，系爭產品所呈現的色彩非屬比對的內容。
分析侵害系爭專利的技術爭點：
一、物品的相同或近似判斷：系爭專利與系爭產品分別為旅行箱與登機箱，為相同物品。
二、外觀的相同或近似判斷：利用「整體觀察、綜合判斷」之方式，比對、判斷系爭產品與系爭專利之整體外觀是否相同或近似。
三、普通消費者觀點：考量設計特徵的異同（共同特徵或差異特徵）對整體視覺印象的影響，若有混淆者，認定兩者外觀無實質差異，有近似的外觀。若不會混淆，認定兩者外觀不構成相同或近似。
四、本案中，法院判定系爭產品與系爭專利的箱體部分相似，但表面形狀與線條不同。其中，僅於箱體前方二個上下矩形及部分習知之設計特徵相似，惟其表面之形狀與側面線條特徵皆與系爭專利明顯不同。
五、法院判定：二者之整體外觀已具明顯區別，並不致產生混淆之視覺印象。
六、雖原告主張"三方比對法"輔助判斷系爭產品與系爭專利構成近似的結果，但法院判定當兩者明顯不近似時，無須考量先前技藝進行三方比對 。
七、法院判定：就主要特徵而言，系爭產品與系爭專利相對應之設計特徵，兩者明顯不同，不致產生混淆之視覺印象。
判決：
系爭產品與系爭專利之外觀並不近似，故應認系爭產品並未落入系爭專利之專利權範圍。
(補充)
所謂三方比對法，係判斷被控侵權對象與系爭專利是否近似的輔助分析方法，藉由先前技藝分析系爭專利所屬技藝領域之先前技藝狀態及三者（系爭專利、系爭產品與先前技藝）之間的相似程度，輔助判斷被控侵權對象與系爭專利之整體外觀是否近似。
民事雙月刊109年10月號對此案例的總結：（https://topic.tipo.gov.tw/patents-tw/dl-276013-b9ccedc5526f4339b21db0821a5b0fd0.html）
設計專利的侵害比對：
1.確定設計專利之專利權範圍。
2.比對、判斷確定後之專利權範圍與被控侵權對象（系爭產品）。
3.確定設計專利之專利權範圍（以圖式所揭露的內容為準，並得審酌說明書之文字）。
4.解析被控侵權對象。
5.無關之部分不得納入比對判斷。
6.以普通消費者選購相關商品之觀點，就系爭專利權範圍整體內容與被控侵權對象中對應該專利之設計內容進行比對。
7.判斷被控侵權對象與系爭專利是否為相同或近似物品，及是否為相同或近似之外觀。
8.依據「三方比對法」輔助判斷系爭產品與系爭專利之結果，確認系爭產品與系爭專利為相同之物品，且外觀近似，故確有侵害原告之專利權。
9.本案中：
系爭產品之整體外觀與系爭專利明顯區別，不致產生混淆之視覺印象。
my two cents:
以上一些整理算是可以看出設計侵權比對所考量因素的全貌了！
Ron
2020年10月28日 星期三
Tesla仿冒了Nikola的設計嗎？
氫氣動力車輛公司Nikola v. 純電動車公司Tesla，Nikola向Tesla求償20億美元。
訴訟資訊：
原告：NIKOLA CORPORATION, a Delaware corporation
被告：TESLA, INC., a Delaware corporation
系爭產品：Semi
系爭專利：D811,944等
Nikola製作氫氣動力的車輛，但也製作純電動車輛，與通用汽車（GM）合作申請車輛，有媒體說這會撼動Tesla龍頭的地位。
（截圖來源：https://nikolamotor.com/）
本次系爭設計的對應產品是Nikola的「Nikola One」：
（截圖來源：https://nikolamotor.com/）
Tesla，就不用多做介紹了，本篇討論爭議的主角是：Tesla's Semi
（截圖自：http://tesla.com/）
Nikola系爭設計，媒體沒說，從資料庫很好找：
D811944：（2015年申請，2018年領證公告，還有其他幾件類似的）
分析：
Tesla Semi v. D811944
v. 
有沒有像？簡單來說，從「消費者」的視角來看，簡直是相同的設計！
從「法院」來看呢？剛好今年有個案例可參考，可參考本部落格報導：設計侵權判斷的幾個因素 - Hafco Foundry v. GMS Mine (Fed. Cir. 2020)（https://enpan.blogspot.com/2020/03/hafco-foundry-v-gms-mine-fed-cir-2020.html）
從「法院」來看呢？剛好今年有個案例可參考，可參考本部落格報導：設計侵權判斷的幾個因素 - Hafco Foundry v. GMS Mine (Fed. Cir. 2020)（https://enpan.blogspot.com/2020/03/hafco-foundry-v-gms-mine-fed-cir-2020.html）
基本比對方式是：排除必須的設計，如車輛該有的輪胎、車頭、車廂等基本元件外，再來就是「裝飾性」外觀，也就是「不一定要長這樣的設計元素」，還要「排除相關前案的設計元素」，也就是排除不是新穎設計的部份，之後可配合（不一定，有些法官不採）「設計新穎的特點（point of novelty）」的概念。
根據Hafco Foundry v. GMS Mine案例，有幾個判斷方式：
(1)The Ordinary Observer（從一般觀察者來看是否有被混淆？）
(2)Differences From the Prior Art（從與前案比對後得出設計的特徵）
我的粗淺判斷：(1)根據兩張圖的外觀線條，還排除設計案中不主張的虛線部份，車頭部份，兩者設計確實會可能混淆消費者。
(2)關於先前技術，經查D811944的審查歷史，USPTO檢索得出的結果如下，但是兩次審查意見都僅針對圖示問題（112議題）核駁，並沒有設計本身的問題，因此，可初步判斷這個設計沒有明顯先前技術。
訴狀列舉很多證據，包括Elon Musk事先也看過Nikola的設計，並列舉現有技術，差異就很明顯了！
Nikola列舉其設計獲得許多讚賞！
Nikola在訴狀中也提出自己的產品Nikola One與Tesla Semi的比對，這有點與系爭設計案不同，因為車頭的線條有些差異，算有可識別的差異！
這樣一比之下，表面外觀判定可能實質相同（侵權成立？），但爭議一定會看到細節，這就...有待法院判定。
訴狀：
參考案例：
Egyptian Goddess, Inc. v. Swisa, Inc., 543 F. 3d 665 - Court of Appeals, Federal Circuit 2008
參考資料：
新聞參考：
以技術特徵判斷"專利適格性"的2005年案例討論 - Ex parte CARL A. LUNDGREN (BPAI 2005)
本篇討論BPAI（PTAB前身）於2005年針對101議題的決定，這個15年前案例在當年成為先例，我在搜尋案例時意外中看到，感覺現在也值得去理解。本篇判決本文檔案長達92頁，加上落落長的爭議歷史，本篇僅針對主文以及部份反對法官（ADJ）的意見討論。
更者，此案堪稱「USPTO v. BPAI」，雙方來來往往爭議十分精彩！
Ex parte CARL A. LUNDGREN案件資訊：
訴願案號：Appeal No. 2003-2088
系爭申請案：08/093,516（'516案）
系爭專利申請案'516案涉及補償"管理私人公司降低邊際成本"的經理人的方法，'516案在USPTO駁回claims 1, 2, 6, 7, 19-22, 32, 35-40後（主要理由是不符101規定），申請人提出訴願。
'516歷史很豐富，申請於1993年，歷經多次核駁、修正、訴願、前訴願等程序都跑過，根據檔案資料，最新狀態在是2006年核准通知，主要關鍵是2005年BPAI否決USPTO審查委員的駁回決定，BPAI認為當年司法上並沒有任何以"科技技藝(technological arts)"測試101議題的前例，因此認為USPTO審查委員決定並沒有立場。
公告本：
（編按，這很實在，101與技術思想的糾纏到近年來才有一些定論）
一些歷史片段：
先看看當年'516案申請時的Claim 1：
2002年USPTO提出的101核駁意見：
當年判斷是因為發明並未連結科技技藝(technological arts)、僅是數學方法，因此被任定是抽象概念（abstract idea）。
審查委員進一步認為專利所描述的方法並沒有包括執行這個方法的電腦或自動手段或裝置（編按，當年的核駁意見真的是加入"computer-implemented method"或是"processor performing ..."就可以克服！事實上，這位審查委員在OA中十分認真地提出支持他的看法的案例）
對以上意見，申請人曾提出訴願後，BPAI曾於1998年做出駁回USPTO審查意見的決定，主要理由是審查委員並沒有依據任何參考文獻就做出決定。
BPAI委員（ADJ）判定系爭申請案已經引述了實際的應用，並非抽象概念。
案件回到USPTO，仍是遭遇駁回命運。
BPAI在2003年有兩次意見（應該是同一個決定，但有兩個檔案），其中之一認為審查委員企圖將「technological arts（我翻為科技技藝）」要件強壓在專利適格性的判斷上是錯的！（編按，太有前瞻性了！），駁回USPTO決定。
如另一次BPAI判決：認為USPTO審查委員駁回系爭申請案的理由（以沒有科技技藝判斷不符101）牴觸法院判例，也就是BPAI認為以科技技藝（technological arts）作為否決可專利性專利適格性是不恰當的。(在此更正較佳為“專利適格性”，指是否為可被專利保護的標的，clarified, updated on Aug. 3, 2023)
（第一次BPAI重要意見）"we find that the claim language recites subject matter that is a practical application of shifting of physical assets to the manager."
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2003訴願，進入BPAI時的Claim：
2005年BPAI決定（第二次訴願）：
（重要的議題）第二次BPAI針對USPTO審查委員提出再考慮的議題（第一次BPAT發回重審）有：(1)是否發明的整體在「科技技藝」中？(2)設想發明在「科技技藝」中，是否專利範圍轉換「經理人補償」為實際的應用（practical application）？
1. Whether the invention as a whole is in the technological arts.
2. Assuming that the invention is in the technological arts, whether the claim transferring compensation to a manager is a practical application.
就USPTO審查「技術」為主的單位而言，系爭申請案申請專利範圍確實並沒有所謂的「科技技藝(technological arts)」，其中涉及的商業方法僅關於數學演算，卻沒有電腦等自動的判斷，因此認為是不可專利的標的。
就BPAI而言，考量聯邦法院案例AT&T Corp. v. Excel Communications, Inc. (CAFC 1999)的決定（認為採用數學演算的流程（process），若不是僅數學原理本身，仍符合101規定的可專利類別），根據這個判決意旨，系爭申請案是可核准的，因為它是採用數學方法的流程。
但是若採用審查委員採用的「technological arts test」，審查委員卻沒有遵照美國最高法院在我們熟悉的案例「Diamond v. Diehr, 450 U.S. 175, 185, 209 USPQ 1, 7 (1981)」中的決定：專利保護應排除「自然律、物理現象與抽象概念」。
因此，BPAI委員查閱相關前例，並未發現USPTO審查委員所依據的「technological arts test」，因此如前述所提到的結論，BPAI認為當年司法上並沒有任何以"科技技藝(technological arts)"測試101議題的前例，因此認為USPTO審查委員決定並沒有立場，駁回決定。
系爭申請案最後獲准：
雖然BPAI判定系爭申請案符合專利適格性（35 USC 101）規定，但是部份ADJ的反對意見仍是有意義的，至少可能就驅使美國專利系統的改變，影響到法院的判定。
ADJ Barrett 持的反對意見，十分有邏輯地認為，系爭申請案並沒有落入101規範的「process」類別中，因為並沒有轉換其抽象的專利標的為有具體應用的狀態。
my two cents:
以上案例涉及「科技技藝(technological arts）」是否是判斷「專利適格性/可專利性/101」時的要件？
應該有不少人支持USPTO審查委員決定，也有不少人認為BPAI才對！我認為，如果案件持續走到現在，應該是無法專利的，但是就當年判斷，各方意見都有意義，各有不同的高度/立場。
看來科技技藝(technological arts)不是判斷101的要件，並且現今的實務也不會這樣看，但是，這個隱含在「腦中」的判斷基準應該仍是大家心中的一把尺，畢竟在最新判斷專利適格性時，會考量「是否專利範圍中包括可以轉換不可專利概念為可以專利的應用的「additional elements」」，這個「額外元件」往往是「技術元件」！（遑論本案系爭申請案關於補償經理人的"發明"，似乎沒有技術成份）
相關依據為前例：State Street Bank & Trust Co. v. Signature Financial Group, Inc. (Fed. Cir. 1998)，相關報導可參考：
- About Claims XXII - 商業模式專利（https://enpan.blogspot.com/2009/08/about-claims-xxii.html）
- History of Software Patents III（https://enpan.blogspot.com/2009/04/history-of-software-patents-iii.html）
只要產生有用、實際的結果（“useful, concrete, and tangible result”），流程方法為可專利標的（State Street Bank & Trust Co. v. Signature Financial Group, Inc., 149 F.3d 1368, 1373 (Fed. Cir. 1998).）
BPAI決定：https://www.uspto.gov/sites/default/files/ip/boards/bpai/decisions/prec/2003-2088.pdf（備份：https://app.box.com/s/8ma2rx3jf2zuqjf3duri4yn21vcww9ra）
Ron
2020年10月27日 星期二
再多的優點都無法克服不符專利適格性的理由 - Tenstreet v. DriverReach (Fed. Cir. 2020)
前言，本篇很短，才能在很忙的工作中擠出一點點時間看一下（很多文章待整理...），特別是這篇101議題講到不符專利適格性（35 U.S.C. § 101）答辯時的困擾。本案有關「專利適格性」案例 - Tenstreet v. DriverReach (Fed. Cir. 2020)，再多的優點都無法克服不符專利適格性的理由。
案件資訊：
原告/上訴人：TENSTREET, LLC
被告/被上訴人：DRIVERREACH, LLC
判決日：October 19, 2020
系爭專利：US8,145,575
關於35 U.S.C. § 101議題，自然是涉及「Alice Corp. v. CLS Bank Int’l (2014)」 最高法院意旨形成的TWO-STEP專利適格性檢視規則（若發明涉及非可專利概念時，即考慮專利範圍中元件的個別或組合是否包括可轉換為可專利應用的額外元件（additional elements））。
可參考本部落格報導：
- 使用自然律的技術可專利性專利適格性討論 - Mayo Collaborative Services v. Prometheus Laboratories, Inc. 2012)（http://enpan.blogspot.tw/2015/10/mayo-collaborative-services-v.html）(在此更正較佳為“專利適格性”，指是否為可被專利保護的標的，clarified, updated on Aug. 3, 2023)
- 抽象概念若僅以一般目的電腦實現，不可專利 - Alice Corporation Pty. Ltd. v. CLS Bank International (2014)（http://enpan.blogspot.tw/2014/06/alice-corporation-pty-ltd-v-cls-bank.html）
系爭專利US8,145,575關於通過網路以點對點技術分享工作應徵者"認證"資訊的方法（peer-to-peer sharing of job applicant verification data）。此發明提出一個中央資料交換介面，可以讓公司、服務業者與應徵者存取資料庫，其中資料是讓應徵者可以完成工作請求，根據法院意見，此案特別是關於「卡車駕駛」。（編按，這是2012獲准專利，有點像104這類線上工作媒合的服務）
案件經地院判決不符專利適格性後，專利權人上訴，主張發明（申請專利範圍）的優點有三：(1)單一通道傳輸資料；(2)可讓應徵者監看認證程序；(3)儲存僱用歷史。
法院簡單且簡潔地（冷冷地回應，我覺得）回應這個主張：專利適格性並無關發明是否有超過前案的優點。其實主要的駁回意見是：相對於人工資料處理（習知資料蒐集、管理與儲存），系爭專利並沒有超越使用一般目的電腦/網路的技術改良。
CAFC判決：同意地院判決，正確判定系爭專利涉及不可專利的標的的決定。
判決文：
my two cents:
就應用電腦/網路技術而言，專利即便有大家認同的「優點」，但，反過來，若要取得這類技術的專利，先要克服的是，要"超越"一般目的電腦執行程式的功能。
資料參考：
Ron
2020年10月22日 星期四
斐濟（Republic of Fiji） - 用專利學地理
斐濟，全名是：斐濟共和國（英語：Republic of Fiji；斐濟語：Matanitu Tugalala o Viti），看地圖知道斐濟在澳洲的東方的南太平洋中，有330個島嶼，人口多半在兩個大島上（如下圖）。斐濟於1970年從英國獨立，今年在慶祝獨立50週年。
斐濟國旗：
官方網站：https://www.fiji.gov.fj/Home
對於斐濟90萬左右的人口而言，有沒有專利制度？
從WIPO.int找到斐濟的「Office of the Attorney-General Ministry of Justice」，網址是：http://www.ag.gov.fj/，但僅留下聯絡方式。
從WIPO IP統計資料中心來找，是有一些專利與商標申請，不過都到1986年為止！
商標：
專利：
看來，要學到斐濟的專利制度是有點困難了！
補充資料：
WIPO IP Statistics Data Center（https://www3.wipo.int/ipstats/）
參考資料：https://zh.wikipedia.org/wiki/斐濟
Ron
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