一件有關發明人不實的案例筆記 - Jaswant S. PANNU v. IOLAB CORPORATION (CAFC 1998)

剛好有需要討論inventorship，在此筆記一下涉及102(f)的1998年案例 - 發明人確實才能主張專利權。

案件資訊：

原告/被上訴人/專利權人：JASWANT S. PANNU and JASWANT S. PANNU, M.D., P.A.

被告/上訴人：IOLAB CORPORATION

系爭專利：Re32,525

判決日：August 06, 1998

1998年判決：https://caselaw.findlaw.com/us-federal-circuit/1253324.html

本案緣起Jaswant向地方法院對Iolab提起侵權告訴，Iolab提起專利無效（35 U.S.C. §102(f)）的請願，但地院判決專利有效，Iolab對此決定提起上訴。

102(f)：

A person shall be entitled to a patent unless -

...

(f) he did not himself invent the subject matter sought to be patented.

系爭專利有些歷史，簡單來說，專利權人魚1980年提出專利申請案，之後提出CIP案，到了1985年提出再領證（reissue），即本次系爭專利。

專利權人於1993年向Iolab提出侵權告訴，但Iolab提起請願，主張專利無效，理由是Pannu不是系爭專利的唯一發明人，還有William Link，另主張系爭專利並未揭示best mode，違反112規定。

地院判決是專利有效，沒有違反112規定，且侵權成立。

CAFC階段：

主要議題關於inventorship，Iolab主張系爭專利不符102(f)無效，因為沒有將William Link列在發明人中，甚至主張William Link才是唯一發明人，因為Pannu的發明已經是本次系爭專利的先前技術。

事實上，發明人是可以更正的，可參考以下案例參考連結，

但案件經上訴CAFC後，CAFC同意Iolab的主張 - Pannu不是唯一發明人，據此也根據旁系禁反言，不得主張專利權。

CAFC在此判決是：

The district court properly construed the disputed claim terms and did not err in denying the post-trial motions challenging the infringement and non-infringement verdicts.   However, the court did err by granting JMOL on the issue of inventorship.   Iolab introduced sufficient evidence on which a reasonable jury could have found clear and convincing evidence that Link is a co-inventor.   On such a finding and absent correction, the patent would be rendered invalid under section 102(f).   Accordingly, we vacate the judgment in favor of Pannu and remand for a determination of the inventorship question and any related issues in a manner not inconsistent with this opinion.

後續CAFC曾經有再確認的決定：August 8, 2001

檔案：https://www.finnegan.com/a/web/4972/00-1247-080801.pdf

關於發明人是誰？

依照Iolab提出的證據，CAFC認為Iolab對，但也沒全對，同意Pannu與Link為共同發明人，理由是，William Link也沒主張自己是唯一發明人，且Pannu也向他揭示了發明的概念，Pannu對發明有貢獻。

如此，在沒有更正發明人時，根據102(f)，CAFC判決系爭專利是無效的，撤銷地院判決被告須繳付雙方律師費用的決定，還以"旁系禁反言（collateral estoppel）"防止Jaswant繼續主張Re32,525專利權。

其他參考：

- 發明人不實而不准專利（共同發明人有誰？） - In re VerHoef (Fed. Cir. 2018)（https://enpan.blogspot.com/2018/05/in-re-verhoef-fed-cir-2018.html）

- 發明人更正不會讓專利無效、司法禁反言之適用 - Egenera, Inc. v. Cisco Systems, Inc. (Fed. Cir. 2020)（https://enpan.blogspot.com/2020/10/egenera-inc-v-cisco-systems-inc-fed-cir.html）

Ron

我國進入訴願審議委員會之前的程序筆記

本篇筆記我國訴願法第58條規定。

訴願法第58條規定：

訴願人應繕具訴願書經由原行政處分機關向訴願管轄機關提起訴願。

原行政處分機關對於前項訴願應先行重新審查原處分是否合法妥當，其認訴願為有理由者，得自行撤銷或變更原行政處分，並陳報訴願管轄機關。

原行政處分機關不依訴願人之請求撤銷或變更原行政處分者，應儘速附具答辯書，並將必要之關係文件，送於訴願管轄機關。

原行政處分機關檢卷答辯時，應將前項答辯書抄送訴願人。

參考資料：https://www.moea.gov.tw/MNS/AA/content/Content.aspx?menu_id=9881

流程：

1、本會主要受理有關商標法、專利法、著作權法、公司法、商業登記法、商品檢驗法、水利法、土石採取法、工廠管理輔導法、石油管理法、電子遊戲場業管理條例等法規之訴願案件，並依訴願法、行政院及各級行政機關訴願審議委員會審議規則等所規定之審理流程為審查。

2、受理訴願案件，係由承辦人員先進行程序審查，程序有瑕疵者，即先行通知當事人補正，當事人不補正或不能補正者，案件即簽請3位委員審查（審議規則第11條），再提交訴願審議委員會審議。

3、前揭訴願案件倘經初步審查無程序不合法之情事或經補正者，即函請原處分機關依訴願法第58條第2項及第3項規定，自我省查原處分是否合法妥當，再依其自省結果，陳報本會已自行撤銷或變更原行政處分，或針對訴願理由詳實答辯，並將答辯書及相關卷證檢送本會審理。

4、訴願案件經原處分機關依法答辯後，即由本會承辦人員就原處分書、訴願書及原處分機關所檢送之書面及證據資料，詳加審查，研擬處理意見，簽具提案稿，提請本會3位委員（商標案及其他案為3位法律委員；專利案為包括1位法律委員及2位具專業技術背景之委員）審查後，提交訴願審議委員會議審議。依訴願法第53條規定，訴願決定應以委員過半數之出席，出席委員過半數同意行之，依審議之結果製作訴願決定書發交訴願人等。

5、訴願人等倘對本部所作之訴願決定不服，仍可依法向行政法院（如高等行政法院、智慧財產法院、各地方法院行政訴訟庭）提起行政訴訟，以資救濟。

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當對行政機關處分不滿時，如對專利審查結果不滿，申請人可提起訴願，在進入訴願審議委員會審理之前，會先由承辦人員執行一個「程序審查」，當訴願理由僅是程序問題時，這個「補正程序」可以解決不需要進入訴願程序的"小問題"。

以上流程中在程序審查後，若有欠缺，可補正，如紅色標示：

Ron

一些AfterFinal的筆記

本篇只是舊資料看看後，找出有點用的資訊來筆記：

1. 回覆final office action的幾個方案：(1)修正專利範圍（不提RCE）；(2)提出答辯意見（不提RCE）；(3)提出延續審查請求（RCE）；(4)訴願通知（notice of appeal，這是預備進入訴願，或是想要爭取更多時間）；(5)提出訴願理由（appeal brief）。
2. 回應final/non-final office action的期限是自發出OA後三個月內/或發出AA（advisory action）日期的法定期限，稱短期法定期限（shortened statutory period, SSP），可延長至多到6個月。
3. 當審查委員接獲申請提交的After Final意見後，若沒有提出RCE，會回應諮詢意見（advisory action，AA），AA的內容包括：判定是否受理申請人提交的修正與答辯、回應或拒絕回應修正與答辯意見、發出Ex parte Quayle action，表示在特定條件下為可核准、核准意見（表示受理修正後專利範圍，並核准專利）、要求面詢以討論克服核駁理由的事項，或是審查委員自己提出修正建議。
4. 當申請人回應final office action，審查委員判定不准專利，可以在AA中表達。
5. 一般來說，除非提出RCE或是審委同意，final office action後的修正不會被受理。（盡快提交（如final office action發出後兩個月內）修正等待AA是這類修正的建議）
6. 但有幾種修正可能會被受理：(1)刪除請求項；(2)符合OA要求的修正（如112議題）；(3)提出呈交訴願的修正；(4)提出好且足夠修正必要且為何前次不修的理由的修正；或是(5)會讓申請案處於核准狀態的修正。
7. 審查委員會拒絕受理After Final的修正的理由：(1)沒有排除任何核駁意見，修正並不能核准或能提起訴願；(2)修正產生新事物（new matter）；(3)修正產生新議題（new issue）；以及/或(4)修正新增額外請求項，但沒有刪除被駁回的範圍，使得申請案不適進入訴願。
8. 回應After Final或提出After Final的修正，是否有在發出Final Office Action的兩個月內的差異：
   
   
9. 「二次諮詢意見（second Advisory Action）」，After Final之後，若申請人提出了第二次回應，而沒有發出notice of appeal，審查委員也可能發出第二次AA。
10. 在第一次AA後（第一次AA針對申請人第一次回覆），申請人及時提出第二次回覆，可能會收到第二次AA。
11. 當第一次AA在Final Office Action發出後三個月內發出，可能會有第二次AA。
12. 「Ex parte Quayle action」，當申請人於After Final後回應，且其中除了一些格式問題外申請案處於可核准狀態，審查委員可發出Ex parte Quayle要求修正。
13. 審查委員逕自修正：
    
14. RCE相關議題在此忽略。

其他參考：

- MPEP 706.07(f) Time for Reply to Final Rejection（https://enpan.blogspot.com/2009/01/mpep-70607f-time-for-reply-to-final.html）

- AA的Q&A筆記（https://enpan.blogspot.com/2020/03/aaq.html）

- 諮詢意見後的修正建議（https://enpan.blogspot.com/2015/01/blog-post_35.html）

較早USPTO資料（2013）：https://www.uspto.gov/video/cbt/PTA2/data/resources/after_final_practice_and_RCE_CBT_not_508.pdf

較晚USPTO資料（2018, 順便聽聽英文）：https://www.uspto.gov/video/cbt/aftrfnlprct-rce/

Ron

法定禁反言的適用條件 - In re DMF, Inc. (Fed. Cir. 2021)

本篇討論：法定禁反言的適用盡然/是否還是要看「被告侵權產品」與主張專利無效的證據（本案為型錄）是否具有實質差異而定，還有更多條件 ...  - In re DMF, Inc. (Fed. Cir. 2021)。

案件資訊：
上訴人/專利權人：DMF, INC.
系爭專利：US9,964,266

（侵權被告AMP Plus, Inc.在地院階段提起系爭專利無效的請願。本案判決僅4頁，卻是滿滿的信息(法律知識)，本篇理出一些來龍去脈）

本案議題基於＂35 U.S.C. § 315(e)(2)＂中關於提出專利無效議題所形成的「法定禁反言（statutory estoppel）」規定。起因是在地院審理的專利侵權案被告AMP Plus, Inc., dba ELCO Lighting (“ELCO”)曾於IPR異議程序中提起專利無效的主張，但根據35 U.S.C. § 311(b)規定提起IPR主張專利無效的請願人，在35 U.S.C. § 315(e)(2)規定中是不能在民事訴訟（如侵權訴訟）或是在ITC程序中再次提起專利無效的請願。這就是這裡講的「法定禁反言」的相關規定。

然而，本案在地方法院階段判決ELCO在審理期間提起系爭專利無效的主張並未牴觸上述「法定禁反言」的規定，因此原告對此判決DMF提起上訴，提起petitions for a writ of mandamus挑戰地院關於法定禁反言的決定。

--相關法條--
35 U.S. Code § 315 - Relation to other proceedings or actions（35 U.S.C. § 315(e)(2)）

(e)Estoppel.— 

(1)Proceedings before the office.— The petitioner in an inter partes review of a claim in a patent under this chapter that results in a final written decision under section 318(a), or the real party in interest or privy of the petitioner, may not request or maintain a proceeding before the Office with respect to that claim on any ground that the petitioner raised or reasonably could have raised during that inter partes review.

(2)Civil actions and other proceedings.— The petitioner in an inter partes review of a claim in a patent under this chapter that results in a final written decision under section 318(a), or the real party in interest or privy of the petitioner, may not assert either in a civil action arising in whole or in part under section 1338 of title 28 or in a proceeding before the International Trade Commission under section 337 of the Tariff Act of 1930 that the claim is invalid on any ground that the petitioner raised or reasonably could have raised during that inter partes review.

35 U.S. Code § 311 - Inter partes review（35 U.S.C. § 311(b)）

(b)Scope.— 

A petitioner in an inter partes review may request to cancel as unpatentable 1 or more claims of a patent only on a ground that could be raised under section 102 or 103 and only on the basis of prior art consisting of patents or printed publications.
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系爭專利US9,964,266關於一種小型嵌入式燈具，DMF以此對ELCO提起侵權告訴，ELCO在地院提起多項專利範圍無效的主張，證據主要是船隻照明公司"Imtra Marine Lighting"的型錄。

然而，被告ELCO在May 2019已經對系爭專利提起IPR異議程序，PTAB也啟始（institute）IPR（表示起初PTAB認同ELCO提出的證據（如上述型錄）可以有效挑戰專利權），但最終判定是ELCO並未證明專利無效。

據此，在本案侵權訴訟中，DMF可以更有信心地提起告訴，但卻被地院判決澆了一盆冷水，即便根據35 U.S.C. § 315(e)(2)主張ELCO不能基於相同證據提起專利無效（法定禁反言），但仍被法院否決。地院判決理由是，35 U.S.C. § 315(e)(2)的適用是基於被告侵權產品與型錄是否有實質差異，然而，因為被告侵權產品與無效證據（型錄）有實質差異（"there be some substantive  difference between the product and the printed prior art that is germane to the invalidity dispute at hand."），因此此階段主張專利無效並未牴觸法定禁反言（未符合法定禁反言的條件!）。

CAFC階段：

在上述決定中，主要概念是，專利無效主張（顯而易見性）是結合多個證據的主張，特別是前案證據是被告產品相關型錄，甚至前案就是產品本身。但是否適用侵權訴訟中的「法定禁反言」，仍有條件：

(1) 主張法定禁反言請願的一方（本案為DMP）需要證明沒有其他方法可以救濟；
(2) 證明提出此請願是明確而無可爭辯法律權利；以及
(3) 說服法院執行"writ of mandamus"（法定禁反言令）適用當下情況。

然而，DMF並未證明本次請願/救濟是必要的，也就是ELCO在地院的動作並非適用法定禁反言(基於以上理由)。

my two cents:

本篇討論到「法定禁反言」適用條件，原本這是要避免同一無效主張在各種不同行政或司法階段重複使用的情況，但侵權議題卻有不同的概念，因為這是與被告侵權產品本身有關，專利無效是結合多種證據的決定，但單一證據卻不太會與被告侵權產品相關，更遑論是專利無效失敗也表示型錄中的產品應該不會落入專利範圍內。

...總之，有點語無倫次的結論就是...因為這個判決有些需要更多法律基礎，卻仍有很多信息在當中，花了很多時間理解，這裡暫時沒有一定的說法。

判決文：http://www.cafc.uscourts.gov/sites/default/files/opinions-orders/21-153.ORDER.9-9-2021_1831489.pdf（備份：https://app.box.com/s/k9k7m02j90f2irouxi5jedcjemt8l4za）

參考資料：https://patentlyo.com/patent/2021/09/estoppel-printed-publication.html

Ron

AI不是法律上之「人」- 110年度行專訴字第3號

關於A.I./Mr. Dabus是否可以是發明人？我國智財法院也有判決了

可參考之前報導：

- A.I.發明人Dabus的申請案以及澳洲聯邦法院案例（https://enpan.blogspot.com/2021/08/aidabus.html）

- 歐洲專利局駁回AI為發明人的專利申請案（https://enpan.blogspot.com/2020/09/ai.html）

- A.I.發明人！Mr. A.I.（https://enpan.blogspot.com/2020/04/aimr-ai.html）

案件資訊：

裁判字號： 智慧財產及商業法院 110 年行專訴字第 3 號判決 

裁判案由： 發明專利申請

原告：泰勒 史蒂芬 L.（THALER, Stephen L.）

被告：經濟部智慧財產局

系爭案：第108140133 號發明專利申請案

裁判日期： 民國 110 年 08 月 19 日 

這件"世界知名"的申請案申請人"刻意地"將專利申請案註明為「人工智慧系統」，並在來往文書（包括要求補件為自然人發明人）中主張申請書形式上已符合法律規範理應接受審查，但是因為發明人問題專利局「不予受理」，訴願也駁回，申請人上訴智慧財產及商業法院（已從智慧財產法院更名）。

我國專利法、施行細則並沒有"明文"規定發明人應該是自然人，但在專利法逐條釋義中規範創作出發明、新型、設計之人：「在發明專利稱為發明人；在新型專利稱為新型創作人；在設計專利稱為設計人。由於法人之研發工作，係透過自然人進行，所以本法所稱之發明人、新型創作人及設計人，均僅限於自然人」，亦表明何謂「發明人」也指出：「發明人係指實際進行研究發明之人，發明人之姓名表示權係人格權之一種，故發明人必係自然人，而發明人須係對申請專利範圍所記載之技術特徵具有實質貢獻之人，所謂「實質貢獻之人」係指為完成發明而進行精神創作之人，其須就發明或新型所欲解決之問題或達成之功效產生構想（conception），並進而提出具體而可達成該構想之技術手段」。

如此並無疑義，發明人應該是「自然人」。

本案原告主張：「以DABUS列為發明人非但無礙於專利實務運作，誠實揭露本件屬於AI發明反而有助於專利審查之進行」，也強調台灣專利法不同於其他國家明界定發明人須為自然人，應對新興技術納入考量，文字上沒有限縮，在程序上可以突破，認為如果自我設限駁回此案，無疑失去引領國家創新先機。

被告引用法律，也認為雖法律上沒有文字限制（專利法逐條釋義與審查基準有），但是＂精神上＂應該是自然人，其中基於發明人須係對申請專利範圍所記載之技術特徵具有實質貢獻之人，所謂「實質貢獻之人」係指為完成發明而進行精神創作之人，其須就發明或新型所欲解決之問題或達成之功效產生構想（conception），並進而提出具體而可達成該構想之技術手段等規定，主張發明人必然是自然人。

根據以上規定，也釐清專利與著作權不同，「著作人」可以是「自然人」或「法人」，但也不會是「人工智慧系統」。

本件爭點為：系爭申請案有無專利法第17條第1項之適用？

專利法第17條第1項：申請人為有關專利之申請及其他程序，遲誤法定或指定之期間者，除本法另有規定外，應不受理。但遲誤指定期間在處分前補正者，仍應受理。

法院判決：

㈠發明人應為自然人：

判決引用專利法、逐條釋義、施行細則等，引用段落如上文，因此，根據我國現行相關法規之規定，發明人不僅應為就申請專利範圍之技術特徵進行精神創作而有實質貢獻之人，且應為自然人。

㈡AI不是法律上之「人」：

1. 引用民法中規定之「人」，按「人之權利能力，始於出生，終於死亡」、「權利能力及行為能力，不得拋棄」、「人格權受侵害時，得請求法院除去其侵害...」等，認為人應可以行使權利能力及為行為能力。

2. 針對本系爭案發明人，認為DABUS 並非依我國法律所設立之法人，所以，本件要探究的是DABUS 是不是我國法律上之自然人？進一步詢問: 「若本件『DABUS 』要委任原告處理訴訟，則原告是否會接受委任？委任費用收取對象為何？例如法人會有營業所，受委任會知道要對誰為意思表示。」答案很明顯，原告非受到DABUS委任，因此判決DABUS 非我國法律上之非法人及自然人。

㈢系爭申請案有專利法第17條第1 項規定之適用，應不予受理。

「本件人工智慧DA BUS 在我國法律上被視為「物」，屬於權利客體，不能成為權利主體，無享受權利能力與資格，是以，本件欠缺自然人為發明人情況下，應認原處分所為不受理並無違法。」

my two cents:

台灣很多事情總想要搶在國際之先，但本案並沒有抓住機會，失去先機！但確實也不需要搶在前頭，總要以法律為基礎，可參考過去報導，如果要准A.I.為發明人仍要有論述基礎。還有，也不是「將A.I.列為發明人」就好，還要考量「權利能力」，如讓與、死亡、繼承等，有些國家還考量A.I.是否可以宣誓？

判決文：https://law.judicial.gov.tw/FJUD/data.aspx?ty=JD&id=IPCA,110%2c%e8%a1%8c%e5%b0%88%e8%a8%b4%2c3%2c20210819%2c1

Ron

中國專利法第四次修改筆記

中國專利法第四次修改筆記（https://www.cnipa.gov.cn/col/col2195/index.html）

新修改的专利法于6月1日实施：https://www.cnipa.gov.cn/art/2020/10/23/art_2196_153647.html

中华人民共和国专利法（現行、第四次修法後）：https://www.cnipa.gov.cn/art/2020/11/23/art_2197_155169.html

现行中國专利法与第四次修改后专利法对照表

https://www.cnipa.gov.cn/module/download/down.jsp?i_ID=153645&colID=2197

筆記：

1. （第二條）外观设计，是指对产品的整体或者局部的形状、图案或者其结合以及色彩与形状、图案的结合所作出的富有美感并适于工业应用的新设计。
   
   
2. （第六條）職務上發明：单位可以依法处置其职务发明创造申请专利的权利和专利权，促进相关发明创造的实施和运用。
3. （第十五條）利益分享：国家鼓励被授予专利权的单位实行产权激励，采取股权、期权、分红等方式，使发明人或者设计人合理分享创新收益。
4. （第二十條）誠實信用原則：申请专利和行使专利权应当遵循诚实信用原则。不得滥用专利权损害公共利益或者他人合法权益。滥用专利权，排除或者限制竞争，构成垄断行为的，依照《中华人民共和国反垄断法》处理。
   
   
5. （第二十一條）加强专利信息公共服务体系建设。
6. （第二十四條）喪失新穎性之例外：在国家出现紧急状态或者非常情况时，为公共利益目的首次公开的。
   
   
   
7. （第二十五條）不授予專利權新增「原子核变换方法」。
   
   
8. （第二十九條）補充外觀設計優先權期限：自外观设计在中国第一次提出专利申请之日起六个月内。
9. （第三十條）發明與新型優先權文件可延長至第一次申請日起十六個月內提交，外觀設計則淤在三個月內提交。
   
   
   
10. （第四十一條；第四十五條；第四十六條）複審機關由「專利複審委員會」改為「國務院專利行政部門」。
11. （第四十二條）延長外觀設計專利期限為十五年以及專利權期限補償：自发明专利申请日起满四年，且自实质审查请求之日起满三年后授予发明专利权的，国务院专利行政部门应专利权人的请求，就发明专利在授权过程中的不合理延迟给予专利权期限补偿，但由申请人引起的不合理延迟除外。为补偿新药上市审评审批占用的时间，对在中国获得上市许可的新药相关发明专利，国务院专利行政部门应专利权人的请求给予专利权期限补偿。补偿期限不超过五年，新药批准上市后总有效专利权期限不超过十四年。
    
    
12. （第四十八條；第四十九條）專利實施的特別許可：国务院专利行政部门、地方人民政府管理专利工作的部门应当会同同级相关部门采取措施，加强专利公共服务，促进专利实施和运用。
    
    
    
13. （第五十條；第五十一條；第五十二條）專利實施的特別許可：就实用新型、外观设计专利提出开放许可声明的，应当提供专利权评价报告、支付使用費、減免年費、協商。
    
    
14. （第六十七條）提高違法（假冒專利）所得罰款：
    
    
15. （第七十條）侵權糾紛處理：国务院专利行政部门可以应专利权人或者利害关系人的请求处理在全国有重大影响的专利侵权纠纷。
    
    
16. （第七十一條）專利侵權賠償規定，以及舉證責任：对故意侵犯专利权，数额的一倍以上五倍以下确定赔偿数额：
    
    
    
17. （第七十二條；第七十三條）證據保全：可以在起诉前依法向人民法院申请采取财产保全、责令作出一定行为或者禁止作出一定行为的措施。
    
    
18. （第七十四條）專利侵權的訴訟時效與使用費追溯期為三年：侵犯专利权的诉讼时效为三年，自专利权人或者利害关系人知道或者应当知道侵权行为以及侵权人之日起计算。
    
    
19. （第七十六條）藥品上市許可與專利權糾紛：药品上市许可申请人与有关专利权人或者利害关系人也可以就申请注册的药品相关的专利权纠纷，向国务院专利行政部门请求行政裁决。
    
    
    Ron

損害賠償計算v.專利權人告知義務 - Lubby Holdings v. Chung (Fed. Cir. 2021)

案件資訊：

原告/被上訴人/專利權人：LUBBY HOLDINGS LLC, VAPOROUS TECHNOLOGIES, INC.

被告/上訴人：HENRY CHUNG

系爭專利：US9,750,284

判決日：September 1, 2021

本案緣起專利權人向被告Chung提起侵權告訴，地方法院作出侵權成立以及86萬美元賠償的判決，Chung上訴CAFC，議題除了侵權的問題外，還包括如何計算損害賠償的問題。

相關法條為35 U.S.C. § 287 - Limitation on damages and other remedies; marking and notice

(a)Patentees, and persons making, offering for sale, or selling within the United States any patented article for or under them, or importing any patented article into the United States, may give notice to the public that the same is patented, either by fixing thereon the word “patent” or the abbreviation “pat.”, together with the number of the patent, or by fixing thereon the word “patent” or the abbreviation “pat.” together with an address of a posting on the Internet, accessible to the public without charge for accessing the address, that associates the patented article with the number of the patent, or when, from the character of the article, this can not be done, by fixing to it, or to the package wherein one or more of them is contained, a label containing a like notice. In the event of failure so to mark, no damages shall be recovered by the patentee in any action for infringement, except on proof that the infringer was notified of the infringement and continued to infringe thereafter, in which event damages may be recovered only for infringement occurring after such notice. Filing of an action for infringement shall constitute such notice.

...

系爭專利'284關於個人噴霧器 （實際上是電子菸）：

Claim 1:

1. A personal vaporizer, comprising:

a tank module comprising a fluid chamber and a vapor passage extending through the fluid chamber, the fluid chamber configured to contain a vaporizing solution;

an atomizer module comprising a bowl having an upper edge and an air aperture, a heating element arranged in or adjacent the bowl, the bowl configured to accept vaporizing solution received from the fluid chamber;

a check valve comprising an insulator housing, a conductive shell inside the insulator housing, and a sealing mechanism inside the conductive shell, the conductive shell having an air inlet and an air outlet, an intake air flow path defined through the conductive shell from the air inlet to the air outlet, the sealing mechanism providing a seal inside the conductive shell, the seal interposed in the intake air flow path, the check valve arranged so that that the air outlet communicates with the bowl air aperture and the conductive shell is electrically connected to the heating element; and

a battery assembly, the heating element connectable to the battery assembly through the check valve so that actuation of the battery delivers electrical energy to the heating element, causing the heating element to heat and vaporize the vaporizing solution;

wherein the bowl has a first wire hole and a second wire hole extending through a bottom wall of the bowl and a channel extending transversely from the second wire hole.

在地院審理期間，被告Chung主張原告Lubby並不符合35 U.S.C. § 287專利標示的規定，但並未影響判決，陪審團裁定Chung直接侵權成立，以及裁定86萬美元損害賠償，Chung在地院程序中不斷地提出抗辯，都被否決，因此上訴CAFC。

上訴議題雖質疑地院直接侵權的判決，但是因為證據不足證明地院有濫權裁定的問題。本篇議題就是第二個爭議：陪審團裁定的損害賠償金額計算是否符合35 U.S.C. § 287專利標示與告知的規定。

根據35 U.S.C. § 287規定，專利權人，若有製造或販售（包括進口、要約）專利物品必須在專利物品上標示專利資訊，或是告知侵權者相關專利權以能主張損害賠償，反之，若沒有達成告知義務，就不能主張損害賠償，直到告知為止。

本案中，專利權人Lubby先聲奪人，主張Chung並沒有證明銷售物品是他相信未專利標示的物品。然而，法律是規定專利權人有責任證明其符合專利標示與告知的規定，法律的規定是僅要求被告侵權者最低的要求，僅需針對專利權人是否有告知被授權人販賣了未專利標示所宣稱被侵權的商品提出證明。

CAFC顯然同意Chung已經符合其最低舉證要求，也就是Chung證明宣稱被侵權的商品在其網頁上並未標示專利號碼，因此這個標示與告知的責任影響了損害賠償的計算。

CAFC則判定，在原告提出侵權告訴的時間就是所述告知的時間點：January 26, 2018（“Filing　of an action for infringement shall　constitute . . . notice.”）。原告主張被告所未告知在專利核准領證時，但根據287(a)的規定，所述告知(notice)是基於「侵權」的通知，而非僅基於專利的存在。

因此，原告主張的損害賠償因為相關被侵權商品並未專利標示而無法主張更早的時間點，使得CAFC裁決損害賠償計算應該從原告提起侵權訴訟開始計算。

CAFC教我們如何主張侵權賠償：根據35 U.S.C. § 287(a)規定的真實告知（actual notice），專利權人應告知疑似侵權者相關專利的資訊，以及相關侵權行為，專利權人應提出「減少侵權」的提議，如接受授權、停止侵權行為或其他。而相關法律的規定並非是被告是否知道有侵權任何專利，而是規範專利權人要符合告知義務。 

其實最後都是「證據」的問題，即便原告極力證明在更早的時間被告「已經被告知」侵權，但證據始終無法讓CAFC法官認同，侵權賠償計算並不是基於被告是否知道有相關專利，如專利公告時。

CAFC判決：同意地院陪審團判決侵權成立的決定，但如本案主要議題，但判定損害賠償的時間點有誤，應該基於被告Chung被告知的時間，因此這部分發回地院重新計算侵權物品的數量，以合理計算損害賠償金額。

my two cents:

閱讀本案判決時，有個特別的地方是，被告其實在某個時間點"有被告知不能侵權"的信息，這點在判決文後Newman法官提到，雙方是有合作的，還簽有合約，不過是「保密與不揭露合約」，因此應該是這個合約保護了本案被告。

侵權與否就看專利權，查是否被告侵權物落入專利範圍中，後續可能還會有授權金額的談判；但損害賠償的計算則是針對「實際損害」的計算，因此原告(或被授權人)本身要提出宣稱被侵權的產品，以及有告知被告的義務，包括專利標示。

判決文：http://www.cafc.uscourts.gov/sites/default/files/opinions-orders/19-2286.OPINION.9-1-2021_1827960.pdf（備份：https://app.box.com/s/dqijlil2d2gegddlnp9sr4h5dizya483）

資料參考：https://patentlyo.com/patent/2021/09/marking-back-damages.html

Ron

現有技術抗辯的運用 - 中國最高法知民终175号（2021）

本篇討論中國最高人民法院（2021）最高法知民终175号案例中「现有技术抗辩的适用」議題。

案件資訊：

案號：（2021）最高法知民終175號

上訴人（原審原告/專利權人）：孫希賢

被上訴人（原審被告）：貴州宏立城集團投資有限公司

裁判日期：2021年5月11日

涉案專利：“綠化箱”實用新型專利權（ZL200920242493.4）

相關法條：

《中華人民共和國專利法》第二十二條第五款、第五十九條第一款、第六十二條；

《最高人民法院關於審理侵犯專利權糾紛案件應用法律若干問題的解釋》第一條、第七條、第十四條；

《最高人民法院關於審理侵犯專利權糾紛案件應用法律若干問題的解釋（二）》第五條。

涉案專利（系爭專利）摘要：

本实用新型的绿化箱，包括箱体和箱体底部的孔，其特征是：箱体1由壁面和底面构成，箱体1底面有向上凸的孔2，所述的孔2为通孔或盲孔，孔2的通孔或盲孔内有与之大小相匹配的支撑脚3，所述的箱体1的壁面上有溢水孔4，所述的箱体垂直截面为长方形，所述的箱体内有与底面保持一定距离的网格状隔板5，网格状隔板底面有隔板支撑脚6。

圖式：

被告原為「宏立城」，工程發包給「怡然藍天公司」，主張「使用現有技術抗辯」、「合法來源抗辯」：

（一）被訴落入涉案專利權保護範圍的全部技術特徵與現有技術方案中的相應技術特徵相同，被訴侵權產品實施的是現有技術，不構成侵權。

（二）怡然藍天公司未實施製造和銷售行為，系通過合法途徑購買被訴侵權產品，應適用專利法第七十條的合法來源抗辯，不承擔賠償責任。

其中，被告主張被訴侵權產品被訴落入涉案專利權保護範圍的技術特徵已經被申請號為200610055152.7、公開號為CN1860845A，名稱為“一種種植植物的裝置”的發明專利所公開，被訴侵權產品實施的是現有技術，依據專利法第六十二條不構成侵權。

涉案專利請求項1：

1.绿化箱，包括箱体和箱体底部的孔，其特征是：箱体（1）由壁面和底面构成，箱体（1）底面有向上凸的孔（2）。

此「現有技術CN1860845A」圖式：

請求項1：

1.一种种植植物的装置，其特征在于：它包括种植器（1）、储控水装置（2）和基质（3）。所述基质（3）置于种植器（1）中；所述的储控水装置（2）置于种植器（1）中与基质（3）接触，或一部分与主水管或储水箱（4）连接或通入其中，另一部分置于种植器（1）中与基质（3）接触。

法院判決：

（一）关于被诉侵权产品是否落入权利要求1-4的保护范围

基於全要件原則，被訴侵權產品落入了涉案專利權利要求1、2、4的保護範圍。

（二）关于现有技术抗辩是否成立

法院首先引用專利法第六十二條規定，在專利侵權糾紛中，被訴侵權人有證據證明其實施的技術或者設計屬於現有技術或者現有設計的，不構成侵犯專利權。

（編按，根據現行大陸專利法為第67條：第六十七条　在专利侵权纠纷中，被控侵权人有证据证明其实施的技术或者设计属于现有技术或者现有设计的，不构成侵犯专利权。）

接著引用專利法第二十二條第五款規定，現有技術是指申請日以前在國內外為公眾所知的技術。

因此法院指出：現有技術抗辯不僅是侵權抗辯，而且與準確確定專利權保護範圍相關，其基礎在於不應將現有技術納入專利權的保護範圍內。（重要）

在專利侵權訴訟目前無法引入無效抗辯的情況下，現有技術抗辯可以很好平衡專利權人和使用人的利益，將不應為專利權壟斷的技術方案排除在保護範圍之外。（重要，中國專利訴訟中無法主張無效抗辯，因此應該是庭外處理無效舉發）

因此，根據以上原則，法院審理中需要判斷：(1)被訴侵權產品被訴是否落入涉案專利權保護範圍的全部技術特徵：以及(2)涉案專利範圍是否與現有技術方案中的相應技術特徵相同。

結果以上兩個判斷都是「是」，因此中國最高人民法院判決被告主張現有技術抗辯成立，被訴侵權產品不構成侵權。

判決文連結（中國裁判文書網）：https://wenshu.court.gov.cn/website/wenshu/181107ANFZ0BXSK4/index.html?docId=fe49d15a2e524999b087ad87010a7b16

Ron

內部證據決定請求項前言是否成為限制 - Data Engine Techs v. Google (Fed. Cir. 2021)

案件資訊：

原告/上訴人/專利權人：DATA ENGINE TECHNOLOGIES LLC

被告/被上訴人：GOOGLE LLC

系爭專利：US5,590,259;  US5,784,545;  US6,282,551 （前次還有US5,303,146）

判決日：August 26, 2021

本次討論案例為第二次上訴案，案件緣起Data Engine公司向Google提起侵權訴訟，前次上訴CAFC為2018年，當時判決（http://www.cafc.uscourts.gov/sites/default/files/opinions-orders/17-1135.Opinion.10-9-2018.pdf）是系爭專利'551案Claim 1為非可專利標的（違反35U.S.C.101），系爭專利'146為抽象概念，沒有進步特徵，因此也非可專利標的。

發回地院重審後，地院作出侵權不成立的簡易判決，爭點在於系爭專利請求項前言中提到的「three-dimensional spreadsheet」，而此前言中的特徵仍為限制專利範圍的元素，判決侵權不成立。原告第二次上訴CAFC。

本案系爭專利為同一專利家族，都可溯及US5416895母案，本次如US5,590,259，揭示一種以使用使用者熟悉物件的一種改良電子試算表（spreadsheet）介面的系統與方法，系統包括筆記本介面，有各種試算表元素與圖表形式，可在不同頁面上快速處理資訊，特別是提出一種分頁（tab）的特徵。

判決中引用的圖例：

相較於系爭專利的先前技術多張試算表是以分開的不同視窗表示的方式，本次系爭專利提出的試算表中可由使用者設定的"tabs"，這些分頁是在同一個試算表介面上，稱為立體試算表。列舉Claim 12：

12. In an electronic spreadsheet system for storing and manipulating information, a computer-implemented method of representing a three-dimensional spreadsheet on a screen display, the method comprising:

displaying on said screen display a first spreadsheet page from a plurality of spreadsheet pages, each of said spreadsheet pages comprising an array of information cells arranged in row and column format, at least some of said information cells storing user-supplied information and formulas operative on said user-supplied information, each of said information cells being uniquely identified by a spreadsheet page identifier, a column identifier, and a row identifier;

while displaying said first spreadsheet page, displaying a row of spreadsheet page identifiers along one side of said first spreadsheet page, each said spreadsheet page identifier being displayed as an image of a notebook tab on said screen display and indicating a single respective spreadsheet page, wherein at least one spreadsheet page identifier of said displayed row of spreadsheet page identifiers comprises at least one user-settable identifying

character;

receiving user input for requesting display of a second spreadsheet page in response to selection with an input device of a spreadsheet page identifier for said second spreadsheet page;

in response to said receiving user input step, displaying said second spreadsheet page on said

screen display in a manner so as to obscure said first spreadsheet page from display while continuing to display at least a portion of said row of spreadsheet page identifiers; and

receiving user input for entering a formula in a cell on said second spreadsheet page, said formula including a cell reference to a particular cell on another of said spreadsheet pages having a particular spreadsheet page identifier comprising at least one user-supplied identifying character, said cell reference comprising said at least one user-supplied identifying character for said particular spreadsheet page identifier together with said column identifier and said row identifier for said particular cell.

Claim 12就描述根據使用者選擇從多個試算表分頁的第一分頁切換到第二分頁的步驟。基於上述專利範圍，Google曾於2016年提出系爭專利為非可專利標的的請願，主張相關專利範圍分頁與試算表管理的技術屬於抽象概念，且沒有進步概念（inventive concept）。當年地院判決系爭專利不具專利適格性（35U.S.C.101）。

原告/專利權人Data Engine公司主張系爭專利解決不僅改良了電子試算表的問題，更是為一種「立體試算表（three-dimensional electronic spreadsheets）」，強調Claim 12描述了立體試算表的圖形化使用者介面的特定結構，改良了先前技術（也就是改良先前電腦技術）。

對於此主張，CAFC同意Data engine公司主張，認為Claim 12描述了高度直覺、使用者友善的使用者介面，立體試算表超越了抽象概念。

2018年CAFC判定（否決地院判決）：

案件發回地院重審時，Google請求重新解釋專利範圍，Google提起的爭議是：請求項前言中的「three-dimensional spreadsheet」是否解釋到專利範圍中？如果是，那範圍倒底是甚麼？

地院同意Google主張前言是專利範圍的限制，且其中用語「three-dimensional spreadsheet」意思卻與Data engine公司的主張以tab實現的立體試算表有些不同，認為意思是「在不同試算表頁的多個試算表格子中的數學關係式排列的立體網格」（“spreadsheet that defines a mathematical relation among cells on different spreadsheet pages, such that cells are arranged in a 3-D grid.”）。Google主張他們的試算表並非系爭專利的立體試算表，不能讓使用者定義試算表格子的相對位置，侵權不成立。地院同意。

接著就是Data engine公司提起上訴。

本次CAFC階段：

CAFC同意地院解釋的專利範圍，特別是針對「three-dimensional spreadsheet」的解釋，因此要討論的爭議是，這個寫在請求項前言的「three-dimensional spreadsheet」是否限制了專利範圍？（如果是限制，侵權應該就不成立，因為Google試算表沒有；如果不是限制，侵權議題還有得爭）

首先參考前例「Arctic Cat Inc. v. GEP Power Prods. (Fed. Cir. 2019)」，前言是否成為專利範圍的限制，判斷是參考內部證據，可決定是否前言為專利範圍的限制。

- 可參考之前報導，當時的爭議主要是發明日的界定：pre-AIA的發明日爭議討論 - Arctic Cat Inc. v. GEP Power Products, Inc. (Fed. Cir. 2019)（https://enpan.blogspot.com/2019/06/pre-aia-arctic-cat-inc-v-gep-power.html）

CAFC回溯過去前次CAFC判定系爭專利符合專利適格性的條件是，因為系爭專利涉及改良的圖形化介面，也就是改良的立體試算表，因此，解釋專利範圍時，這個「three-dimensional spreadsheet」就是專利範圍的一部份。

並且，根據前例，主張專利有效性與專利侵權時，要用相同的方式解釋專利範圍，不能在不同議題有不同的解釋範圍，因此，當專利權人以某個解釋確認專利權時，如前次專利適格性，仍應以相同的方式解釋專利範圍，當前言用來區隔前案時，或是因此確認專利適格性時，前言就具有解釋專利的範圍的weight(比重)。

再來就是，甚麼是「three-dimensional spreadsheet」？

專利範圍解釋時，原則是以其一般意思，也就是其中用語在發明相關領域的一般技術人員的解釋，前例為「Phillips v. AWH Corp. (Fed. Cir. 2005)」，解釋專利範圍將參考內部證據，如說明書與答辯歷史。

- 可參考先前報導：合理解釋專利範圍的案例 - Phillips v. AWH Corp. (Fed. Cir. 2005)（https://enpan.blogspot.com/2015/05/phillips-v-awh-corp-fed-cir-2005.html）

之於本案，其實說明書也沒有說「three-dimensional spreadsheet」為不同分頁的不同格子的數學關係式，但答辯歷史，包括前次地院中的討論，審委指出所謂「three-dimensional spreadsheet」為使用者可命名的分頁，據此也就形成前次地院的專利範圍解釋，如下：

（重要）

歷史記錄使得Data engine無法否決，根據最終的解釋，CAFC判定侵權不成立。

判決文：http://www.cafc.uscourts.gov/sites/default/files/opinions-orders/21-1050.OPINION.8-26-2021_1825229.pdf（備份：https://app.box.com/s/ibesx3uvml4et2697nil2w7u78ib6ebg）

參考資料：https://patentlyo.com/patent/2021/08/still-true-claim.html

Ron