Converter Manufacturing, LLC v. Tekni-Plex, Inc. (Fed. Cir. Sept. 9, 2024)
在本案中，專利權人Converter Manufacturing擁有幾件有關有滾邊的熱塑食物托盤的專利，爭議緣起專利權人向IPR異議人等利害關係人提出侵權告訴後，被告方對系爭專利提出IPR異議。審理過程中PTAB要求異議人證明先前技術的可實施性才能成為有效證據。
PTAB要求異議人擔負的舉證責任涉及證據的可用性（availability; available as a prior art reference for establishing anticipation or obviousness of the claimed subject matter）連帶的可實施性（enablement）。其中隱含的問題是，如果隨便亂寫一篇文章（之前曾經討論＂前案產生器＂，以及AI隨時都可產生影響後案的內容），不論是否可實施，是否都是可以作為先前文獻？是否需要先證明先前技術的可實施性後才能作為有效的前案？合理地來看，如果是不可實施的先前文獻，可能是僅涉及概念的內容，而其中不可實施的細節是＂胡謅＂來的，因此與後申請案的差異就在細節，影響的是後申請案的可涵蓋專利範圍。
案件上訴CAFC，而CAFC依據Rule 36直接確認PTAB的IPR決定。這件案例已經被提到最高法院，除了原本議題（先前技術可實施性的舉證責任）外，還挑戰為何CAFC可以直接同意PTAB決定而沒有舉出任何意見。
其中涉及三件IPR（2021-00916、2021-00918、2021-00919），爭議涉及專利無效異議中的舉證責任，本案是PTAB要求IPR異議人證明先前證據的可實施性（enablement）。
IPR異議人Tekni-Plex對三件IPR都引用相同證據，以IPR2021-00916為例（如下表），其中主要引證案都遭到專利權人質疑可實施性，但都過關，並且IPR結論都對專利權人不利 - 系爭專利範圍被判無效，以下以IPR2021-00916為例。
專利無效理由（幾件前案都判定符合可實施性）：
專利無效決定：
本篇討論IPR2021-00916，案件資訊：
異議人：TEKNI-PLEX, INC.
專利權人：CONVERTER MANUFACTURING, LLC（CAFC上訴人）
系爭專利：US9,908,281（claims 1–15, 17, 20–22, and 24–29）
系爭專利'281：
舉證責任（很重要的一些原則）：
在審理IPR時，PTAB的ADJ（Administrative Patent Judges）先建立證據的適格性，針對專利無效的主張，異議人有舉證責任：
（根據內文整理如下，這部份對於實務而言是本篇重點）
(1)應以優勢證據（preponderance of evidence）證明專利無效。
(2)為了證明專利內容已經被所舉的證據揭露（anticipation），應證明證據已揭露系爭專利範圍所有元件以相同方式安排或組合（claims arranged or combined in the same way as recited in the claims）。
(3)比對專利範圍時，不需要逐字對應，但為了證明證據揭露內容涵蓋系爭專利範圍，引用的前案應可實施，並應充分描述專利範圍。
這裡學一個原則，其中用語是"ipsissimis verbis test"，就是指用語要一樣的檢視，這裡說的是在比對先前技術與系爭專利範圍時，不需要滿足用語一致的檢視。
(4)要證明系爭專利範圍為顯而易見（35 U.S.C. § 103），其中判斷原則是Graham factors：
(a) the scope and content of the prior art;
(b) any differences between the claimed subject matter and the prior art;
(c) the level of ordinary skill in the art; and
(d) objective evidence of nonobviousness.
(5)其中，在Graham factors中，當結合多件先前技術證明系爭專利範圍為顯而易見時，異議人應證明相關領域技術人員在組合先前技術時有＂成功的合理期待＂；而且對於組合先前技術時並無須要求絕對的可預測性，只要＂合理＂即可（"Obviousness does not require absolute predictability of success . . . all that is required is a reasonable expectation of success."）。
(6)證明先前技術是否可實施（whether the cited references are enabled），引用前例是＂Helifix Ltd. v. Blok-Lok, Ltd., 208 F.3d 1339, 1346 (Fed. Cir. 2000)＂。ADJ意識到專利權人將"發明相關領域一般技術人員的水平（level）"與"引用先前專利的可實施性"混淆，因此針對此議題說明。一般來說對於引證前案的舉證是假定有可實施性（presumption of enablement），因此專利權人需要更多地證明引證前案不具可實施性，專利內容是否可實施的判斷原則是在無需過度實驗時還能實施該發明，在本案中，專利權人則引用Wands案中整理出判斷過度實驗的判斷因子 - Wands factors。
案件解釋專利範圍的幾個技術用語包括：(1)“formed from a thermoformable sheet”；(2)“the article has a smooth periphery”（有興趣者可參考原文）。
因為ADJ在舉證責任的要求中，要求異議人要證明引用前案的可實施性（編按，就我看過的IPR案中比較少有此要求），因此引起各個先前技術是否可實施的辯論。
其中爭議，以引用前案Portelli為例，專利權人引用證據證明Portelli提出的熱變形程序並無法形成其中熱塑托盤上的凸緣（flange），認為Portelli說明書揭露的熱處理過程可以讓塑膠融化，但無法形成其中主張的發明特徵，也沒有內容可以反駁不可實施的意見。
其中爭議，以引用前案Portelli為例，專利權人引用證據證明Portelli提出的熱變形程序並無法形成其中熱塑托盤上的凸緣（flange），認為Portelli說明書揭露的熱處理過程可以讓塑膠融化，但無法形成其中主張的發明特徵，也沒有內容可以反駁不可實施的意見。
或許Portelli揭露不夠充分，但是異議人也引用證據與專家證詞，主張所稱的熱處理都是成熟技術，已有各種先前技術以相同方法實現該發明特徵，並且認為專利權人對於技術的理解有誤解。
就專利權人而言，更細節地解構異議人所提出的引證前案的內容，列舉許多引用前案（如Portelli）沒有教示可以實施其中發明的技術。
然而，PTAB的ADJ同意異議人的意見，認為熱塑型技術是成熟技術，並已經實施多年，針對Portelli並未揭露的技術，ADJ引用Portelli揭露內容，加上專家證詞，認為Portelli已經充分揭露其中技術的功能與特徵，因此相關領域一般技術人是可以基於Portelli說明書揭露內容實施該發明。
要證明引用前案在無需過度下可以據以實施，就如本案異議人即根據Portelli揭露內容將其發明繪製出來，證明Portelli揭露內容已經充分。
ADJ判定專利權人並未證明引用前案需要過度實驗才能實現。
針對其中之一前案Portelli的enablement結論，其中引用Wands factors：
my two cents:
本案例還可等美國最高法院對上訴議題的看法，但至少現階段是CAFC同意PTAB的判決 - 引用前案具有可實施性，系爭專利相關專利範圍無效。
這件案子頗特別，最後演變感覺像是PTAB對於引證前案的可實施性的背書，其結論支持異議人的意見。
我國審查基準對於說明書記載實施方式的可實施性原則是：
Ron
