更正是否實質擴大或變更申請專利範圍判斷

一件涉及「更正是否實質擴大或變更申請專利範圍判斷」的案例：智慧財產法院99,行專訴,87裁判

系爭專利為新型專利M245492，公告時專利範圍獨立項第1項為：
1、一種整合式散熱裝置，包括：
一第一散熱體；
一第二散熱體；
一熱傳導基座，具有接合面、以及位於該接合面相對處之導熱面，該第一散熱體係設置於該導熱面上，另於該接合面上固設有導熱係數恆大於該熱傳導基座之導熱體；及
至少一熱管，具有二端部，其一端部係與該第二散熱體串接，另一端部則延伸至該熱傳導基座之導熱體處而連設。

其餘附屬項狀況為：
申請專利範圍第1~9, 11~14項為依附第1項的附屬項
申請專利範圍第10項為依附第9項的附屬項
申請專利範圍第15, 16項為依附第14項的附屬項
申請專利範圍第17項為依附第16項的附屬項
申請專利範圍第18項為依附第17項的附屬項

本案之原告為此系爭專利之申請人（專利權人），被告為智慧局，參加人為原提出舉發的舉發人。

原告於舉發答辯時提出更正，智慧局認為更正「屬實質擴大或變更申請專利範圍」，不准更正，而依原公告本審查，並作出「舉發成立」之處份。

更正內容為：
將原核准第14、16、17及第18項併入第1項中。根據原公告範圍，這個併入的動作確實為原公告範圍中逐項依附關係，不過，卻導致原請求項2-13項的結合關係，理由是原公告專利範圍這些項次並未與上述合併的範圍有關連。

摘錄裁判書某段內容：
『系爭專利將原核准公告之申請專利範圍第14、16、17及第18項併入第1 項中，系爭專利更正後申請專利範圍第1 項雖無實質變更問題，惟加入新構件，改變了整個結構關係，致其餘附屬項之依附關係發生變更，故不符專利法之規定云云。』

原告於是提出訴願，訴願決定為駁回，原告繼續上訴至智慧財產法院，提起行政訴訟。（此件特別的是，法院認為本件判決之結果將影響參加人之權利或法律上之利益，爰依職權命參加人獨立參加本件訴訟）

原告針對此是否有實質變更專利範圍的議題，理由主要為：
『系爭專利申請專利範圍第1 項係採「包括」之開放式之連接詞，且系爭專利附屬項第2 至13項均為詳述式附屬項，將原核准第14、16、17及第18項併入第1 項中並無導致實質變更申請專利範圍，被告未依專利法施行細則及其所公佈之專利審查基準解釋系爭專利申請專利範圍，致對於原告所提出之系爭專利之更正有認事用法之違誤。』

被告（智慧局）對於相關議題的抗辯為：
『原告97年10月3 日所提系爭專利申請專利範圍更正本，與93年10月1 日原公告本相較，主要係將系爭專利申請專利範圍第14、16至18項併入獨立項第1 項，並將原第15項調整至第14項。惟系爭專利原申請專利範圍第2 項至第13項係直接或間接依附於第1 項，故更正本形式上雖係減少請求項之總項數，然更正後之第1 項則因增加風扇（Claim 15）、扣具（Claim 17）、支撐件（Claim 18）等技術特徵，實質上顯然已變更原各附屬項之依附關係，而改變原來技術特徵的結合關係，應屬實質擴大或變更申請專利範圍，自不符合專利法第108 條準用第64條第2項之規定。』

參加人（原舉發人）對於相關議題的聲明：
『參加人聲明求為判決原告之訴駁回，並辯稱：系爭專利更正後申請專利範圍第14、16、17、18併入第1 項後，其餘的附屬項會變更其依附關係，不符合專利法規定。縱使原告放棄其他附屬項，申請專利範圍第14、16、17、18併入第1 項後，亦不具進步性（見本院卷第99頁），其餘援引被告之答辯。』

法院之裁決（相關是否實質變更專利範圍的議題）如：
『更正後第1 項與原核准公告本第1 項相較，係增加一風力裝置、風罩、扣具及支撐件之構造，而直接或間接依附於原申請專利範圍第1 項之申請專利範圍2至13項，係於原第1 項獨立項之技術特徵外，附加一風力裝置、風罩、扣具及支撐件構造，原申請專利範圍第15項依附於第14項，係於原第1 項獨立項之技術特徵外，附加一風罩、扣具及支撐件構造，因此原更正前第2至13、第15項即屬附加式之附屬項，其分別與更正後申請專利範圍第2 至13項相較，係增加風力裝置、風罩、扣具及支撐件構造，與更正後第14項相較，係增加風罩、扣具及支撐件構造，由於更正後之獨立項1 （即原第18項）已較原公告本第1 項獨立項增加技術特徵，因此更正後申請專利範圍第2 至13項、第14項係較原公告本第1 項獨立項增加技術特徵外又再增加附屬技術特徵，則原申請專利範圍第2 至13項、第15項將因該更正而變更實質，故原告所為的刪除申請專利範圍第14、16、17、18項而將其附屬特徵併入第1 項之更正，將導致其他附屬項有違反專利法第108 條準用第64條第2 項規定之情事，是原告主張該更正未實質擴大或變更申請專利範圍云云，即非可採。是以，因原告所提更正有不准更正之事由，故本件係依系爭專利原公告本內容進行審理。』

於是，法院即依照系爭專利公告時的申請專利範圍審理，最後係因各項範圍不具新穎性或進步性作出「舉發成立，應撤銷專利權」之處分。


Ron