2008年12月23日 星期二

最終核駁(Final OA)之後措施

建議在美國最終審查意見發出後的程序可以有以下方案:

After Final Office Action:
  1. 於Final Office Action發出後兩個月內提出完整的答辯書,以期獲得諮詢意見(Advisory Action),審查委員將於一個月內提出諮詢意見,屆時可初步得知申請案是否獲准或是如何獲准,或是無獲准可能,據此申請人仍有一次回覆(答辯)機會;但此程序中,如果權利範圍的修正造成審查委員要執行新的檢索,審查委員發出的AA並非有任何意見,且不接受修正(not entered),有時也為延遲到接下來的後續程序,並產生延期費;
  2. 提出書面答覆,然此方案需視申請案中是否有經簡單修正即可核准的部份,若有,本方案可行;若沒有,本方案除非有收到諮詢意見(Advisory Action),否則將被最終拋棄;
  3. 若本案在技術上的區隔需要與審查委員當面討論,可提出面詢(interview),然此方案仍需要提出完整的答辯方向與審查委員溝通,通常是透過美國代理人執行;
  4. 提出接續審查(RCE),提出新的答辯意見,並建議修正適當的申請專利範圍,盡量能與引證案區隔;
  5. 提出部份接續案(CIP),取代母案,可加入未公開卻可與引證案區隔的技術特徵,由於新增的部份是新事物(new matter),故以CIP為之;
  6. 提出接續案(CA),取代母案,此舉不同於CIP,申請案可經改寫,重新描繪本案技術內容,與全新的範圍,但仍不可超過目前的說明書內容;
  7. 提出另案申請,如同CA,由於申請案可能具有可核准與不可核准的部份,但是如果執著於不可核准的部份的答辯,反而失去可核准的部份的權利,故建議可利用將可核准或是不可核准的部份另案申請,同時兩個案子繼續審查,而可核准的部份則應可順利獲得專利;
  8. 提出先前訴願(Pre-Appeal),配合Notice of Appeal提出,此舉係適用申請人認為審查意見有明顯錯誤時,如法條錯誤、明顯沒有核駁基礎、專利範圍解釋錯誤、前案引用錯誤等,可在提出訴願Appeal Brief前提出Pre-Appeal,由多位審查委員組成的專門小組(panel)審閱本案審查內容,判斷審查委員的疏失,然並非所有案子都適用;
  9. 提出訴願(Appeal),需提出新的答辯意見,於本申請案尚未拋棄前先提出Notice of Appeal,接著提出Brief on Appeal後,由訴願衝突委員會(Board of Patent Appeals and Interferences)執行審理。
  10. (updated in 2014) AFCP(http://enpan.blogspot.tw/2013/05/acfp-20.html
Ron

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