此最高法院判決涉及取得專利授權的人（licensee）認為有些產品並未涉及侵害授權專利的時候，並不需要繼續繳付權利金（royalty payment），可在未終結相關的授權合約時提出不侵權的確認之訴。此件案例中，專利被授權人MedImmune提起確認之訴（declaratory judgment，在此程序中，常用於被告侵權者提出專利無效、無法主張專利權或是無侵權事實的程序，因此專利權人常列為被告），於是MedImmune擔負證明其產品並未侵權的責任，專利權人則是需要證明侵權的事實。
此案中，MedImmune提出Genentech專利無效與沒有侵權的確認之訴，地方法院不接受，認為沒有具體的爭議點；經上訴到CAFC，CAFC認為專利被授權人（licensee）不能對所授權之專利產生的侵權議題提出異議，因此也不受理此確認之訴。之後繼續上訴到最高法院。
案件介紹：
訴願人MedImmune製造一種如Synagis的藥，可以預防嬰兒與小孩的呼吸道疾病，於1997年與握有專利權的Genentech公司簽署授權合約，合約所提的授權金可以同意被授權人進行販售、製造與使用授權產品（licensed product）。
合約涉及的專利為Genentech公司的人工合成的抗體分子（artificial synthesis of antibody molecules）專利：原始專利為US4,816,567（"Cabilly I"），與另一專利US4,816,397，專利權都約在2004年左右過期。不過，Genentech又在2001年獲得另一件第二代抗體的專利US6,331,415（"Cabilly II"），並要求MedImmune應自2002年開始繳交新的專利的權利金。
US4,816,567（"Cabilly I"）
US6,331,415（"Cabilly II"）
專利被授權人MedImmune的掙扎：
此時MedImmune認為應無必要付出額外的權利金，認為Cabilly II專利無效也無法主張專利權，並且相關產品也沒有侵權，但特別的是，MedImmune即便知道Cabilly II可能無效（invalid）或是無法主張權利（unenforceable），卻可能因為中斷先前Cabilly I專利的授權合約而可能導致自己輸了蓄意侵權（willful infringement）訴訟的危險，重點是，蓄意侵權的行為可能需要繳付更龐大的損害賠償。
於是，幾經考慮，同意繼續繳付新的專利的授權金。
但在此被授權的情況下，MedImmune仍提出專利無效、無法主張權利與不侵權等的確認之訴（declaratory judgment），不過法院（地方法院、CAFC）的觀點是，當專利被授權人（licensee）在提出專利無效的確認之訴前應與專利權人中斷合約關係，因為法律上不希望在任何議題上存在假設或推測，既然有合約關係，卻又提出專利無效之訴，這是頗為矛盾的現象。因此不受理MedImmune的請願，因為議題不成立。
（MedImmune在其中宣稱1997年合約並未包括Cabilly II的專利權利金，法院仍認為並不符合請求確認之訴的要件）
到了最高法院，法院開始分析是否被授權人身份不符合對於授權專利提出確認之訴的資格？最高法院認為專利被授權人並不用被要求在提出確認之訴前終止先前約定的授權合約，而可以自由地提出專利無效、無法主張權利與無侵權等議題的確認之訴，因此也不用擔心在確認之訴當中對方可能發動蓄意侵害訴訟。
由於最高法院卻非為做出最後是否受理確認之訴，而是因為不同意下級的地方法院與CAFC的意見而發回重審，由於下級法院經同意受理確認之訴時，將會對於其中的「事實」進行審理。
最高法院的態度仍將被視為一個授權與被授權方的重要依據，就是，即便簽署授權合約，被授權人仍有空間對專利提出無效、不可實施與無侵權事實等的確認之訴。
這個案例可供各位經授權實施專利的人參考，即便專利即將到期，不一定專利權人仍會以其他專利技術延續授權合約，像這件案例，後取得的專利權讓授權合約多延續了近15年。同時專利權人也可以學到，專利布局可以讓一個技術有完整的保護，甚至透過繼續研發與新的專利取得延續授權的期限。Cabilly II專利到2018年過期。
Ron
資料來源：
http://www.patentlyo.com/patent/2007/01/supreme_court_l.html
確認之訴的來龍去脈可參考：
http://digitalcommons.pepperdine.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1038&context=jbel
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