歐洲申請案的繫屬(pending)規定

本篇回應網友Nil Lezah在「歐洲專利分割案規定修改（https://enpan.blogspot.com/2013/11/blog-post_7333.html）」留下的問題：何謂「pending」？

簡單回答是：pending（「懸而未決/懸宕」）指的時間是專利申請案「處分前」的狀態。

(updated on March 14, 2019，"pending"若翻為「繫屬」，可能會有誤會，本篇pending指的是「懸而未決」的申請案狀態，若要寫"繫屬"，可能要寫成「繫屬狀態」可能好些)

嚴肅回答是：

[中華民國]
先參考我國專利審查基準第一篇第十三章「分割及改請」規定，申請專利之發明、新型或設計，實質上為 2 個以上之發明、新型或設計時，經專利專責機關通知（被通知不符單一性），或據申請人申請（主動分割），得為分割之申請。（提醒：分割申請案種類應與母案一致，若要改變（發明改為新型），要另提「改請」）

重點是，提出「分割申請案」的時間：

(1) 發明專利申請案之分割，應於原申請案再審查審定前，或於原申請案初審核准審定書送達後30 日內申請。
(2) 新型專利申請案之分割，應於原申請案處分前申請。
(3) 設計專利申請案之分割，應於原申請案再審查審定前申請。

- 在原申請案審定或處分前申請分割者，必須原申請案仍繫屬專利專責機關，始得為之。若原申請案已經撤回、拋棄或不受理時，則不得申請分割。又發明、設計專利申請案初審不予專利之審定書已送達者，須依法先申請再審查，並繳納再審查規費，使原申請案於再審查階段處於繫屬狀態，始得提出分割之申請。

- 發明分割案，如有申請實體審查之必要，應自原申請案（母案）申請日後 3年內申請實體審查。如申請分割時已逾前述 3 年期間者，得於申請分割之日後30 日內申請實體審查。

[歐洲（本篇重點）]

根據歐洲專利審查基準（guidelines for examination）Part A(形式審查) Chapter IV(特殊案)中有關分割申請案的規定，其中1.1.1節有關「pendency of the earlier application（先前申請案的繫屬狀態）」的規定，摘要如下：

1. 提出分割申請案時，其母案應處於繫屬狀態（pending）狀態。
2. 參考案例：G1/09以及J18/09。
3. 若有一分割申請案（第二分割案）的母案也為一件分割申請案（第一分割案），所述「母案」是「第一分割案」（非指更早母案），因此只要第二分割案申請時第一分割案處於繫屬狀態即可。
4. 「處於繫屬狀態的時間」為母案在歐洲專利局公報（European Patent Bulletin）上提到其專利核准的訊息（公告）之前。這時Rule 134（郵遞文件失誤的延期）並不適用。
5. 只要母案被最終駁回、撤回（withdrawn）或是視為撤回（deemed to be withdrawn，規定可看原文），就不能提出分割申請案。
6. 如果專利期限屆滿，而尚未繳付延展費，所述「繫屬」的狀態到應繳費期限（六個月）的最後一天（這天之後專利就被撤銷，也就不能再提出分割申請案了）。
7. 在Rule 112(1)規定中，當專利申請案因特定原因失去權利，仍有救濟的機會，這時，專利又處於繫屬狀態。
8. 若專利申請案被最終駁回，專利繫屬狀態的時間到可以提出上訴（notice of appeal）的期限為止。
9. 母案在訴願/上訴期間，可以提出後續分割申請案。
10. 如果母案被申請人主動撤回，可以在EPO接收到撤銷聲明前提出後續分割申請案。
11. 在Rule 14(1)規定下（訴訟程序中，專利不是pending狀態），不得提出分割申請案。

Rule 14(1) Stay of proceedings
(1) If a third party provides evidence that he has instituted proceedings against the applicant seeking a decision within the meaning of Article 61, paragraph 1, the proceedings for grant shall be stayed unless the third party communicates to the European Patent Office in writing his consent to the continuation of such proceedings. Such consent shall be irrevocable. However, proceedings for grant shall not be stayed before the publication of the European patent application.


資料來源：https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/guidelines/e/a_iv_1_1_1.htm

歐洲renewal fee規定：https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/epc/2016/e/r51.html

歐洲Stay of proceedings規定：https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/epc/2016/e/r14.html

其他參考：
- 歐洲分割案筆記（https://enpan.blogspot.com/2015/05/blog-post.html）
- 美國與歐洲分割案的修正討論（https://enpan.blogspot.com/2017/09/blog-post_30.html）

Ron