2019年3月6日 星期三

US9292709的專利適格性答辯筆記

US 9,292,709 Computing a checksum for content in local storage

編按,這是個「缺乏」硬體元件而不符35 U.S.C.§ 101規定的軟體專利,沒有抽象概念、進步特徵等兩步驟測試的討論,但也理解到「硬體」描述對於「軟體」專利的可專利性常常是有些用處的。

然而,這個專利技術是關於計算checksum的流程,似乎仍是會落入「抽象概念」而探討是否具備可以轉換抽象為實際應用的爭議中,只能說,本案在USPTO階段是和平而愉快的。

申請時Claim 1:


35 U.S.C.§ 101核駁意見整理:

對於Claims 1-16:
(1) 請求項中的「system」沒有具體與硬體元件,其中的「online application code module」與「checksum compute module」僅是軟體模組。
(2) 如此,所述「system」中的功能就是軟體功能,使得專利範圍變得是不可專利的資料結構(沒有定義資料結構與實現其功能的專利元件的關聯性)。
(3) 請求項所揭露的軟體模組本身為一些電腦指令,並不是實體的物品,即不是電腦元件,也不是可專利的流程(process)。
(4) 請求項沒有定義出電腦程式與實現發明的電腦元件之間的關聯。
(5) 僅描述軟體模組與功能的專利範圍並未落入35 U.S.C.§ 101可專利的標的內。

對於Claim 23:
(6) 此項為「computer-readable medium」,包括電腦執行的指令,使得執行計算儲存內容的校驗值(checksum )的方法,但以BRI解釋會涵蓋「暫態(transitory)」的訊號,使得不符35 U.S.C.§ 101。(審查委員建議加入「non-transitory」)

Google修正Claim 1,Claim 1的修正加入具體的電腦元件,如「one or more hardware processors」、「machine-readable medium」等,描述則加入了一些具體元件,如:web browser,改寫成以處理器執行的方法流程(Ving...)。


修正Claim 23,在computer-readable medium之前加入「non-transitory」,並對應加入web browser元件。


Google回應35 U.S.C.§ 101核駁意見很簡單,就僅是因為「順著審查委員的意見」修正加入了硬體元件。


本案最終核准Claim 1:


相關案例:
“Non-transitory computer-readable medium”才是可專利標的的討論:http://enpan.blogspot.tw/2013/02/non-transitory-computer-readable.html

my two cents:
撰寫軟體專利時,在說明書最好「埋伏」一些將來會面對101議題的硬體元件,避免僅是軟體程序的敘述,例如「processor」、「memory」、「browser」、「network」等較為具體的元件,降低使用「module」描述軟體元件與步驟的方式。

Ron

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