根據35 U.S.C. 101作出的不符專利適格性的核駁意見，主要理由是申請專利範圍界定的發明涉及/指向（direct to）可專利的司法例外，如自然律、自然現象或抽象概念（step 2A of Alice/Mayo），且其中沒有實質超越抽象概念的額外元件（additional element）（step 2B of Alice/Mayo），或是元件或元件之組合中沒有可以將抽象概念轉換為可專利標的的進步特徵（inventive concept）。
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編按，最近更新：USPTO的2019開年禮之一 - 適格性指導方針（https://enpan.blogspot.com/2019/01/uspto2019.html）
以上step 2A分為兩個步驟：
(1) 是否申請專利範圍界定的發明引述法定例外？其中，抽象概念可以分為：數學概念（mathematical concepts）、一些組織人類行為的方法（certain methods of organizing human activity）以及心智活動（mental processes）等。
(2) 如果法定例外的事項可以整合到實際的應用（integrated into a practical application）上，引述了法定例外的相關申請專利範圍不算涉及（not directed to）法定例外。
上述第(2)點表示，即便是抽象概念，但如果專利仍涉及「實際的應用」，需要嚴肅的論述，還是符合101規定，這樣看來，編解碼的技術應用在實際的應用時，是可以克服不符101的核駁理由的。
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第一階段：
在本次討論的OA中，審查委員會引用不少法院案例，形成101審查指導方針的關鍵案例，以下作出一些整理，成為101教戰守則。第一階段：
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例如提到101議題，法院強調的是專利範圍的焦點是否在特定技術改善，或是其中使用的電腦僅是一個工具而已？
□Visual Memory LLC v. Nvidia Corp. (Fed. Cir. 2017)
- 快取資料的可專利性與可實施性 - Visual Memory v. NVIDIA (Fed. Cir. 2017)（https://enpan.blogspot.com/2017/08/visual-memory-v-nvidia-fed-cir-2017.html）
內容摘錄："本案例並非是使用抽象數學方程式在一般目的電腦的技術、並非是純粹通常電腦中實現數學方程式的技術，也非是執行於通常電腦中的一般步驟。 ... 因此認為系爭專利申請專利範圍非抽象概念（因此也不用討論實質超越的技術元件議題），具有可專利性。"
□Enfish LLC v. Microsoft Corp. et al. (Fed. Cir. 2016)
- 改善電腦技術的軟體方法具有可專利性？ - Enfish LLC v Microsoft (Fed. Cir. 2016)（https://enpan.blogspot.com/2016/05/enfish-llc-v-microsoft-fed-cir-2016.html）
內容摘錄："當地方法院法官認為系爭專利範圍直指儲存、組織、取得資料表等技術而為簡單資訊表示的技術時，法官提點了參與訴訟的人，本案技術並非是如Alice或Bilski的商業方法，而是改善電腦技術的發明，"In this case, however, the plain focus of the claims is on an improvement to computer functionality itself, not on economic or other tasks for which a computer is used in its ordinary capacity."。因此認為系爭專利請求項並未如Alice案的抽象！
法官十分智慧地點出系爭專利發明的核心，為改善現有技術中資料庫缺乏彈性、慢速與耗費記憶體的問題。這讓法官認為系爭專利改善了電腦科技，更非僅是如Alice等前例為使用一般目的電腦達成商業行為的技術。"
本篇OA提到，引用Enfish案，當有適當的專利範圍，電腦相關技術的改良不會是抽象的，如晶片架構、LED顯示器等。
審查委員被要求要明確陳述專利範圍的指向（directed to）。
- CFC案例：美國政府認為自己使用的戰機頭盔技術專利無效！（https://enpan.blogspot.com/2015/08/cfc.html）
內容摘錄："CFC認為系爭專利涉及採用自然法則追蹤移動物體的抽象概念；認為系爭專利請求項範圍並未界定特定範圍下的方法，也就是這個追蹤技術並未限定應用而有過廣而抽象的問題（"...the patent claims are not specific to this use"），比如沒有限定在戰機、頭盔等技術上，也就是如果專利權人在此作出專利範圍限制，或可仍繼續保有專利權。"
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抽象概念加在另一抽象概念上，不會變成不是抽象概念。
□RecogniCorp, LLC v. Nintendo Co. (Fed. Cir. 2017)
- 關於編解碼的可專利性 - Recognicorp v. Nintendo (Fed. Cir. 2017)（https://enpan.blogspot.com/2019/01/recognicorp-v-nintendo-fed-cir-2017.html）
內容摘錄："CAFC認為，雖說不能直接認定軟體專利就一定是抽象，但系爭專利範圍引述的流程僅是簡單地「通過組織現有的資料將兩個資料集結合成一個資料集（影像合成）」。認為是抽象概念。"
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技術即便是開創性的，仍不足以一定具備專利適格性。
- 縱使發明夠創新，但"資訊收集"仍不符專利適格性 - SAP America v. InvestPic (Fed. Cir. 2018)（https://enpan.blogspot.com/2018/08/sap-america-v-investpic-fed-cir-2018.html）
內容摘錄："當參考以上各種證據，判定系爭專利為抽象概念時，進入TWO-STEP分析的step 2B，查驗是否系爭專利發明中具有可以轉換抽象概念為可專利的標的的額外元件或組合，能產生inventive concept，並表示，當這類技術僅是電腦或網路的創新，仍不足以建立"inventive concept"，因此持平認為，如系爭專利的創新僅用在一般電腦上的數學演算，本身不會超越公知、常規與習知。"
□Ass'n for Molecular Pathology v. Myriad Genetics (2013)
- 第1000篇「Association for Molecular Pathology v. Myriad Genetics」美國最高法院判決（https://enpan.blogspot.com/2013/06/1000association-for-molecular-pathology.html）
內容摘錄："此次判決表示若僅主張這些基因與人類基因遺傳物隔離的方法（method for isolating DNA from human gene），這類基因與其編碼的資訊仍非是101條規定的可專利標的。"
- USPTO對Myriad案例的態度（https://enpan.blogspot.com/2013/07/usptomyriad.html）
內容摘錄："若申請專利範圍清楚限制在非自然發生的核酸，比如此案例提到的cDNA（非自然互補基因組），或是經改變序列的天然核甘酸（nucleotide），都還是可專利標的。以「方法（method）」專利而論，根據MPEP 2106規定，其中若採用自然發生的核酸，仍應給予實質審查，並不是不可專利的標的。"
- DNA結構的可以或不可專利性，再確定一次 - Myriad v. Ambry (Fed. Cir. 2014)案例（https://enpan.blogspot.com/2014/12/dna-myriad-v-ambry-fed-cir-2014.html）
內容摘錄："法官認為類似自然產物的DNA結構如果是有獨特而不同於自然產物的結構，仍為可專利標的，也就是前次判決cDNA為與自然產物不同的結構物，但前述主張專利範圍的引物（primer）並沒有這個獨特的結構。"
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程序本身或程序中的步驟或元件具有新穎性，無關於專利標的是否落於101可專利的類別（categories）的判斷。
- 經典案例Diamond v. Diehr (Supreme Court 1981)筆記（https://enpan.blogspot.com/2019/02/diamond-v-diehr-supreme-court-1981.html）
內容摘錄："是否發明符合102(新穎性)與103(非顯而易見性)，不會影響發明是否落於101可專利標的類別的判斷。"
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使用抽象概念讓程序更有效不足以讓抽象概念不抽象。
□Secured Mail Solutions, LLC v. Universal Wilde, Inc. (Fed. Cir. 2017)
- 沒有足夠的細節證明具有inventive concept - Secured Mail Solutions v. Universal Wilde (Fed. Cir. 2017)（https://enpan.blogspot.com/2019/02/secured-mail-solutions-v-universal_11.html）
內容摘錄："系爭專利沒有與一般郵件技術不同的足夠細節，使得無法超越抽象概念的判斷"、"專利範圍的文字沒有解釋如何產生條碼、URL，而僅提到是新的、唯一的，使得無法跳脫常規步驟的判斷"。
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讓一般目的電腦從一般能力增加速度與準確率不能實質（materially）改變專利標的的專利適格性。
- 人可以執行的電腦技術為抽象概念 - Intellectual Ventures I v. Erie Indemnity (Fed. Cir. 2017)（https://enpan.blogspot.com/2019/02/intellectual-ventures-i-v-erie.html）
內容摘錄："要具備「inventive concept」的條件是：專利範圍具有超越「已知、常規與習知」的動作的「額外特徵/元件」。如此，法院判斷'298案沒有inventive concept，理由是：專利範圍描述的文件選擇為基於識別符、比對等電腦執行的一般功能。"
□Bancorp Servs., LLC. v. Sun Life Assurance Co. of Can. (Fed. Cir. 2012)
- 老問題 - machine or transformation - Bancorp Servs v. Sun Life Assurance (Fed. Cir. 2012)（https://enpan.blogspot.com/2019/02/machine-or-transformation-bancorp-servs.html）
內容摘錄："系爭專利也為使用抽象概念（如管理保險策略的穩定價值）建立一些輸入值，同樣被認為不符專利適格性規定，如Bilski，沒有轉換（transformation）的任何效果。法院判決系爭專利並沒有超越不可專利的抽象概念。"
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第二階段：
接著，本篇OA更進一步引用與系爭案專利技術領域的相關法院案例（第二階段），以下列舉與說明。
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資料收集、顯示與操作這些被認為是人類活動的技術視為抽象概念。
□Intellectual Ventures v. Capital One Bank
- Intellectual Ventures的軟體專利為抽象概念 - IV v. Capital One Bank (CAFC 2015)（https://enpan.blogspot.com/2015/07/intellectual-ventures-iv-v-capital-one.html）
- 抽象概念的軟體專利討論 - Intellectual Ventures v. Capital One (Fed. Cir. 2017)（https://enpan.blogspot.com/2017/03/intellectual-ventures-v-capital-one-fed.html）
內容摘錄："IV提出XML文件轉換的需求，但是請求項並沒有描述反映這些好處的技術特徵，即使請求項內容描述了根據動態文件的XML文件修正技術，卻僅是描述了其目的，沒有任何步驟是克服XML文件原先遭遇不相容問題的技術元件。"
收集資訊、分析資訊與顯示結果這些被視為是人類活動的技術為抽象概念（a certain method of organizing human activity）。
□Electric Power Group
- 取代人工的電腦監測系統並未超越抽象概念？ - Electric Power Group, LLC v. Alstom S.A. (CAFC 2016)（https://enpan.blogspot.com/2016/08/electric-power-group-llc-v-alstom-sa.html）
內容摘錄："僅以資料的選擇與操作提供給人可以理解的資訊的技術本身不能轉換抽象資訊取得程序為具體有意義的標的，更遑論請求項發明更未自新的來源或資訊形式或技術來分析這些資訊。"
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個人管理、資源規劃與以資源規劃預測商品的預測等用於收集與分析關於終端使用者的商業或非商業資訊，視為人類活動的管理，為抽象概念。
□In re Downing
- 人類活動的管理為抽象概念 - In re Downing (Fed. Cir. 2018)（https://enpan.blogspot.com/2019/02/in-re-downing-fed-cir-2018.html）
內容摘錄："參考DDR案，系爭案發明不同的是，並沒有改善電子試算表的功能，並不是改善電腦本身的功能，而是有關個人資訊管理（"the claims were directed to the abstract idea of creating an electronic spreadsheet for personal management"）或資源規劃（"resource planning"），使得系爭案發明判斷為抽象概念。"
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使用數學技術選擇資訊、分析資訊，並報導或顯示分析結果，視為人類活動管理，為抽象概念。
□SAP Inc. v. InvestPic
- 縱使發明夠創新，但"資訊收集"仍不符專利適格性 - SAP America v. InvestPic (Fed. Cir. 2018)（https://enpan.blogspot.com/2018/08/sap-america-v-investpic-fed-cir-2018.html）
內容摘錄："認為系爭專利關於投資資訊的收集，即便有分析而限定在特定的內容，或是有特定來源，但顯然所採用的投資資訊本身是抽象的，但所涉及的基礎經濟活動仍是不可專利的標的。"
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關於資料識別與儲存，被視為概念本身，為抽象概念。
□Content Extraction
- 應用習知裝置執行原本的工作不會轉換抽象為可專利的發明 - Content Extraction v. Wells Fargo Bank (CAFC 2014)（https://enpan.blogspot.com/2017/05/contect-extraction-v-wells-fargo-bank.html）
內容摘錄："系爭專利之所以會被認定是「抽象概念」，就是因為，第一，關於資料收集，第二，關於收集資料的辨識，以及第三，將這些資料儲存等的資訊處理技術，從以上Claim 1看是完全命中。"
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通過數學關係式管理資訊，被視為是概念本身，為抽象概念。
□Digitech
- 抽象概念的範例（2014 Interim Guidance on Patent Subject Matter Eligibility）（https://enpan.blogspot.com/2015/03/2014-interim-guidance-on-patent-subject.html）
內容摘錄："這是一個數位影像處理技術，在兩個裝置之間傳送影像訊號時，能夠以更好品質的方式傳輸，但其中影像處理雖有特色，包括將影像顏色資訊、空間資訊等訊息分別處理，但是，即便專利技術為符合35USC101中方法標的，但因認為其中方法為抽象概念，且認為其中數學方法並無超越抽象概念（數學方法）本身，本項不具可專利性。"
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[先佔適用（preemption）] 如果專利範圍被視為僅揭露在Mayo架構下不可專利的標的時，但是對於先佔適用有完整論述，在此就不判斷不可專利標的。
□Ariosa Diagnostics, Inc. v. Sequenom, Inc. (Fed. Cir. 2015)
- 參考過去報導：第2000篇：產業利用性v.美國專利法第101條（https://enpan.blogspot.com/2017/12/2000v101.html）
內容摘錄："這裡提到案例Ariosa v. Sequenom，其中系爭專利關於一個重大檢測胎兒DNA的技術，但是卻在爭議中，地院判決專利為不符專利適格性的發明，此發明是源自母體血液中有關胎兒DNA的線索，這是自然現象，方法又包括習知常用放大與偵測DNA的技術。到了CAFC，雖承認這個技術的開創性，指為「突破性發現」，在TWO-STEP TEST下"不得不"判為不符專利適格性的決定（"The notion that groundbreaking discoveries otherwise patentable under §§ 102, 103, and 112 requirements may not be patent eligible has given a lot of patent practitioners pause."）。"
preemption:
在可專利性的分析中，先佔角色（role of preemption）就是讓審查委員可以快速簡化其可專利分析，判斷專利是否僅是先佔自然律、自然現象或是抽象概念的技術而已。法院前例中已經提出許多先佔（preemption）的概念，先佔的問題已經隱含在前述TWO-STEP TEST，法院使得司法例外的專利標的視為企圖先佔的專利標的，這類專利為不可專利的標的。（摘自：https://enpan.blogspot.com/2015/09/blog-post_21.html）
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第三階段：significantly more測試 (step 2B)
OA進入第三階段的論述，關於申請專利範圍中是否具有「實質超越」抽象概念而轉換抽象概念為可專利標的的技術特徵？
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這部分測試的是，當判斷申請專利範圍引述了實質超越（significantly more）抽象概念的技術特點時，即判斷這個「額外元件（additional element(s)）」是否為相關領域已知（well-understood）、常規（routine）或習知（conventional）活動。
□Ultramercial, Inc. v. Hulu (Fed. Cir. 2014)
- 電腦軟體發明中僅靠新穎特徵仍不足以克服不符101的理由 - Ultramercial v. Hulu (Fed. Cir. 2014)案例討論（https://enpan.blogspot.com/2014/12/101-ultramercial-v-hulu-fed-cir-2014.html）
內容摘錄："，CAFC法官同時考量系爭專利專利範圍中是否有任何特徵可以轉換抽象概念到可專利標的，結果認為系爭專利專利範圍也沒有綁定任何新穎而有意義的硬體特徵，認為無法轉換為可專利標的。"
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判斷元件是否是已知、常規或習知活動，這需要事實判斷（factual determination）。
□Berkheimer v. HP, Inc. (MPEP 2106.05(d)(l))
- 整體性地考量專利適格性，這是法律議題 - Berkheimer v. HP, Inc. (Fed. Cir. 2018)（https://enpan.blogspot.com/2018/04/berkheimer-v-hp-inc-fed-cir-2018.html）
內容摘錄："AFC法官認為，101議題是個法律議題（question of law），但是討論到專利範圍的元件是否已知、常規與通常，這反而落到事實的認定，這些都是可以通過比對先前技術得出，但是這並非101議題的核心。"
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使用一般目的電腦實現的發明，並不具備進步特徵/發明概念（inventive concept）。
□Research v. Audi, (Fed, Cir. 2017)
- 使用高度普遍的習知元件缺乏發明概念 - West View Research, LLC v. Audi AG (Fed, Cir. 2017)（https://enpan.blogspot.com/2019/02/west-view-research-llc-v-audi-ag-fed.html）
內容摘錄："(step 2B) 系爭專利說明書中描述了不同的系統配置，但其中元件被認為是一般目的（generic），如觸控按鍵、顯示螢幕、網路、資料庫，這些都是已知的電子部件或功能，若專利範圍僅使用一般目的電腦，使得缺乏「進步特徵/發明概念（inventive concept）」可以轉換抽象概念為可專利應用"
□Mortg. Grader, Inc. (Fed. Cir. 2016)
- 使用一般電腦元件實現商業方法不具可專利性 - Mortgage Grader v. First Choice Loan Services (Fed. Cir. 2016)（https://enpan.blogspot.com/2019/02/mortgage-grader-v-first-choice-loan.html）
內容摘錄："系爭專利發明屬於抽象概念，甚至是可以不用電腦的人類相互借貸處理的發明，係爭專利範圍中僅加入一般電腦元件（介面、網路、資料庫），並沒有「inventive concept」。"
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反之，若專利範圍包括一般電腦元件的非一般組合，如濾波器設置、遠端裝置、各使用者客製特徵等，則具備進步特徵（inventive concept）。
- CAFC在BASCOM案確認軟體的可專利性 - BASCOM Global Internet Services, Inc. v. AT&T Mobility LLC.（https://enpan.blogspot.com/2016/07/cafcbascom-bascom-global-internet.html）
內容摘錄："法院幫了Bascom找到通過兩步驟測試的"出路"，認為系爭專利發明已經產生實質超越一般目的電腦運行的一般程序，具有可專利性。"
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要得出讓發明具備可專利性的進步特徵/發明概念（inventive concept），並不是倚賴新穎特徵。
□Genetic Techs. Ltd v. Merial LLC (Fed. Cir. 2016)
- 新發現的基因方法為自然律 - Genetic Techs. Ltd v. Merial LLC (Fed. Cir. 2016)（https://enpan.blogspot.com/2019/02/genetic-techs-ltd-v-merial-llc-fed-cir.html）
內容摘錄："系爭專利發明僅提出有關自然律，即便是「新發現」，也只是相關技術領域中已知、常規與習知活動的組合，系爭專利發明並沒有任何"超越"這些基於自然律的進步特徵。"
□Diamond v. Diehr (1981)
- 經典案例Diamond v. Diehr (Supreme Court 1981)筆記（https://enpan.blogspot.com/2019/02/diamond-v-diehr-supreme-court-1981.html）
內容摘錄："是否發明符合102(新穎性)與103(非顯而易見性)，不會影響發明是否落於101可專利標的類別的判斷。"
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法院指出，所述專利範圍是否有「inventive concept」，就看專利範圍指出克服說明書所描述的問題的技術步驟。
- 股票交易使用者介面的可專利性討論 - Trading Technologies v. CQG (Fed. Cir. 2017)（https://enpan.blogspot.com/2017/01/trading-technologies-v-cqg-fed-cir-2017.html）
內容摘錄："系爭專利不是單純地以GUI呈現資訊的技術，通過TWO-STEP TEST的第一步驟，是解決了習知技術的技術問題。經與先前技術比對（這是重點），也發現具有與前案不同的進步性特點，不僅是一般電腦程序而已。"
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專利範圍非著重在以XML標籤改變資料庫而為改善電腦資料庫技術的發明。
□Intellectual Ventures I v. Erie Indemnity (Fed. Cir. 2017)
- 人可以執行的電腦技術為抽象概念 - Intellectual Ventures I v. Erie Indemnity (Fed. Cir. 2017)（https://enpan.blogspot.com/2019/02/intellectual-ventures-i-v-erie.html）
內容摘錄："要具備「inventive concept」的條件是：專利範圍具有超越「已知、常規與習知」的動作的「額外特徵/元件」。如此，法院判斷'298案沒有inventive concept，理由是：專利範圍描述的文件選擇為基於識別符、比對等電腦執行的一般功能。"
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專利範圍僅提供一個結果導向的解決方案（result-oriented solution），並沒有電腦實現其發明足夠的細節，沒有具備inventive concept。
□Intellectual Capital One (Fed. Cir. 2017)
- - 抽象概念的軟體專利討論 - Intellectual Ventures v. Capital One (Fed. Cir. 2017)（https://enpan.blogspot.com/2017/03/intellectual-ventures-v-capital-one-fed.html）
內容摘錄："IV提出XML文件轉換的需求，但是請求項並沒有描述反映這些好處的技術特徵，即使請求項內容描述了根據動態文件的XML文件修正技術，卻僅是描述了其目的，沒有任何步驟是克服XML文件原先遭遇不相容問題的技術元件。"
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專利範圍過於功能性地表示而涵蓋指定問題的任何解決方案，沒有具備inventive concept。
□Electric Power Group (Fed. Cir. 2016)
專利範圍過於功能性地表示而涵蓋指定問題的任何解決方案，沒有具備inventive concept。
□Electric Power Group (Fed. Cir. 2016)
- 取代人工的電腦監測系統並未超越抽象概念？ - Electric Power Group, LLC v. Alstom S.A. (CAFC 2016)（https://enpan.blogspot.com/2016/08/electric-power-group-llc-v-alstom-sa.html）
內容摘錄："取得一特定具體的解決方案的專利，與要取得解決一般問題的抽象概念的專利是不同的，如本次Electric Power Group的本次系爭專利範圍的功能性描述會涵蓋而壟斷每一種監視相關發電系統的解決方案，而不是刺激相關技術的創新又阻礙發展。"
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當提出的應用或電腦實現的功能並不是把電腦當工具而一般使用執行已知、顯而易知流程。系統能力的改善，可以克服抽象概念的疑慮。
□Trading Techs. Inc. v. CQG, Inc. (Fed. Cir. 2017)
- 股票交易使用者介面的可專利性討論 - Trading Technologies v. CQG (Fed. Cir. 2017)（https://enpan.blogspot.com/2017/01/trading-technologies-v-cqg-fed-cir-2017.html）
內容摘錄："系爭專利不是單純地以GUI呈現資訊的技術，通過TWO-STEP TEST的第一步驟，是解決了習知技術的技術問題。經與先前技術比對（這是重點），也發現具有與前案不同的進步性特點，不僅是一般電腦程序而已。"
當提出的應用或電腦實現的功能並不是把電腦當工具而一般使用執行已知、顯而易知流程。系統能力的改善，可以克服抽象概念的疑慮。
□Trading Techs. Inc. v. CQG, Inc. (Fed. Cir. 2017)
- 股票交易使用者介面的可專利性討論 - Trading Technologies v. CQG (Fed. Cir. 2017)（https://enpan.blogspot.com/2017/01/trading-technologies-v-cqg-fed-cir-2017.html）
內容摘錄："系爭專利不是單純地以GUI呈現資訊的技術，通過TWO-STEP TEST的第一步驟，是解決了習知技術的技術問題。經與先前技術比對（這是重點），也發現具有與前案不同的進步性特點，不僅是一般電腦程序而已。"
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第四階段：inventive concept測試
□Berkheimer v. HP, Inc. (Fed. Cir. 2018)
- 整體性地考量專利適格性，這是法律議題 - Berkheimer v. HP, Inc. (Fed. Cir. 2018)（https://enpan.blogspot.com/2018/04/berkheimer-v-hp-inc-fed-cir-2018.html）
內容摘錄："專利範圍（Claim 1）中並未揭示電腦功能的改善與發明人主張的數位化文件管理的特徵，因此並非是轉換抽象概念為可專利的發明。"
Berkheimer Memo
可參考：
USPTO回應Berkheimer案提出step 2B審查備忘錄（https://enpan.blogspot.com/2018/04/usptoberkheimerstep-2b.html）
my two cents:
101是個法律問題，不是新穎性或進步性議題無誤。
本篇算是一種「整理」，更是一種「檢驗」，用USPTO審查委員的引用方式來檢驗過去自己對每件法院意見的理解是否正確。（目前看來是OK的，這樣比較不會對不起長期關注相關議題的朋友們）
OA備份：https://app.box.com/s/wamnt5lfy8mdz9gc0r6g3s43rgoamgxn
Ron
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