案件資訊：
裁判字號：智慧財產法院 102 年度民專訴字第 131 號
裁判日期：103年7月30日
系爭專利：
第M424232號新型專利「人工睫毛成型裁切機之上、下模具」
第M424231號新型專利「人工睫毛用之成型裁切機」
第M425562號新型專利「使人工睫毛受熱燙成捲翹狀之加溫熱器」
相關法條：專利法第7條、第96條、第120條
判決要旨：
取得專利權後所製造之專利物品既有權利耗盡原則適用，則於專利權取得前受他人委託製造並由他人取得所有權之物品，嗣後取得之專利權專有效力亦不能溯及至先前已由他人取得所有權之物品上，故本件原告不能以系爭專利對被告主張專利權效力。
本案事實：
本案「原告」在取得專利（M424232、M424231、M425562）前受到「被告」委託製造「專利物品」，且被告也取得這些專利獲得前「專利物品」的所有權，並販售之，之後「原告」申請專利並取得專利權（在此不討論專利性問題）。
「原告」主張：
被告未經原告同意，仿製上開模具、機組，在被告之營業址製造生產假睫毛銷售致侵害原告之上開專利權。請求被告不得自行或委託、授權他人製作、販賣之要約、販賣、使用侵害系爭專利所生產假睫毛之物品。
「被告」主張（摘錄）：
(1) 原告指稱被告仿製系爭專利一、二之機器，均為被告於 99 年間 出資聘請原告設計製造，被告有實施該等新型專利之權利。
(2) 被告透過關係企業之名義，出資委託原告設計製造能大量產製人工睫毛之生產機具，並由被告提供裁切人工睫毛之刀模原始樣版交由原告保管。
(3) 原告所取得系爭專利一、二、三之新型專利權，實為被告出資 聘請原告設計製造之成果。
(4) 縱被告並無系爭專利之實施權，被告現所販售之系爭商品製造方法亦無侵害系爭專利之情形。
(5) 原告雖主張系爭專利一、二、三具有專有效力，惟原告已將為系爭機具販售予被告，被告有權利耗盡原則之適用。
本篇討論議題主要是：系爭產品如落入系爭專利一、二、三申請專利範圍，有無權利耗盡原則之適用？
「權利耗盡原則」：專利權人自己製造、販賣或同意他人製造、販賣之專利物品 經第一次流入市場後，專利權人就該專利物品之權利已經耗盡， 不得再享有其他權能」，此為權利耗盡原則（最高法院 98 年度 台上字第 597 號民事判決參照）。
「專利權效力不能溯及先前已由他人取得所有權的物品上」：於專利權取得前受他人委託製造並由他人取得所有權之物品，嗣後取得之專利權專有效力不能溯及至先前已由他人取得所有權之物品上， 故本件原告不能以系爭專利對被告主張專利權效力。
「先使用權」：針對本案情形，判決理由雖以權利耗盡原則論之，惟專利法第 59 條有先使用權規定。
基於先使用權，正在國內以實施該發明 為事業者或正準備該事業，於正實施或準備該發明及事業之目 的之範圍內，對於該專利申請有關的專利權而言具有先使用權。 此係一種法定實施權，存在有此種先使用權時，專利權之效力在該範圍內受限。本案原告於申請系爭專利前出資委託被告製 造機具，就該情事觀之，或有專利法第 59 條基於先使用權之適用。
（摘自判決文）本案判決：「本件系爭3項專利之機具於原告申請專利前，即曾受被告委託製造，並由被告取得所有權，且再由被告委託原告保管機具，已如前述，雖原告係嗣後始取得專利權，與前述原則不盡相同，然取得專利權後所製造之專利物品既有權利耗盡原則適用，則於專利權取得前受他人委託製造並由他人取得所有權之物品，嗣後取得之專利權專有效力亦不能溯及至先前已由他人取得所有權之物品上，故本件原告不能以系爭專利一、二、三對被告主張專利權效力。」
[相關法條]
專利法第7條
(1)受雇人於職務上所完成之發明、新型或設計，其專利申請權及專利權屬於雇用人，雇用人應支付受雇人適當之報酬。但契約另有約定者，從其約定。
(2)前項所稱職務上之發明、新型或設計，指受雇人於僱傭關係中之工作所完成之發明、新型或設計。
(3)一方出資聘請他人從事研究開發者，其專利申請權及專利權之歸屬依雙方契約約定；契約未約定者，屬於發明人、新型創作人或設計人。但出資人得實施其發明、新型或設計。
(4)依第一項、前項之規定，專利申請權及專利權歸屬於雇用人或出資人者，發明人、新型創作人或設計人享有姓名表示權。
專利法第59條
發明專利權之效力，不及於下列各款情事：
一、非出於商業目的之未公開行為。
二、以研究或實驗為目的實施發明之必要行為。
三、申請前已在國內實施，或已完成必須之準備者。但於專利申請人處得知其發明後未滿十二個月，並經專利申請人聲明保留其專利權者，不在此限。
四、僅由國境經過之交通工具或其裝置。
五、非專利申請權人所得專利權，因專利權人舉發而撤銷時，其被授權人在舉發前，以善意在國內實施或已完成必須之準備者。
六、專利權人所製造或經其同意製造之專利物販賣後，使用或再販賣該物者。上述製造、販賣，不以國內為限。（我國採國際耗盡原則）
七、專利權依第七十條第一項第三款規定消滅後，至專利權人依第七十條第二項回復專利權效力並經公告前，以善意實施或已完成必須之準備者。
前項第三款、第五款及第七款之實施人，限於在其原有事業目的範圍內繼續利用。
第一項第五款之被授權人，因該專利權經舉發而撤銷之後，仍實施時，於收到專利權人書面通知之日起，應支付專利權人合理之權利金。
(1)發明專利權人對於侵害其專利權者，得請求除去之。有侵害之虞者，得請求防止之。
(2)發明專利權人對於因故意或過失侵害其專利權者，得請求損害賠償。
(3)發明專利權人為第一項之請求時，對於侵害專利權之物或從事侵害行為之原料或器具，得請求銷毀或為其他必要之處置。
(4)專屬被授權人在被授權範圍內，得為前三項之請求。但契約另有約定者，從其約定。
(5)發明人之姓名表示權受侵害時，得請求表示發明人之姓名或為其他回復名譽之必要處分。
(6)第二項及前項所定之請求權，自請求權人知有損害及賠償義務人時起，二年間不行使而消滅；自行為時起，逾十年者，亦同。
專利法第120條...準用發明專利。
判決文：https://law.judicial.gov.tw/FJUD/data.aspx?ty=JD&id=IPCV,102%2c%e6%b0%91%e5%b0%88%e8%a8%b4%2c131%2c20140730%2c2
TIPO連結：
https://topic.tipo.gov.tw/patents-tw/cp-740-871602-9b40a-101.html
Ron
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