利用電玩學習的方法需要多一些東西才可專利 - Ubisoft v. Yousician (Fed. Cir. 2020)

本篇討論關於一種音樂課程軟體的專利適格性 - Ubisoft v. Yousician (Fed. Cir. 2020)

其中討論的內容算是提醒寫軟體專利時應該小心的地方，若專利說明書描述功能步驟時，而沒有描述實現這些功能的流程或機器（"The specification describes these steps in functional terms and not by what process or machinery is required to achieve those functions."），專利範圍可能就會被認為沒有超越一般目的電腦執行的軟體步驟。

案件資訊：

原告/上訴人：UBISOFT ENTERTAINMENT, S.A., UBISOFT, INC.

被告/被上訴人：YOUSICIAN OY

判決日：June 11, 2020

系爭專利：US9,839,852

案件緣起原告向Yousician提起侵權訴訟，被告UBISOFT在地院提起系爭專利不符35U.S.C.101規定的無效請求，即便原告主張專利已經改善電腦技術，符合101規定（two-step rule的其中之一專利適格性檢驗），地院同意判決專利無效，UBISOFT提起上訴。

系爭專利'852關於一種互動吉他遊戲，這是學習即他的電玩，技術包括連結網路平台、載入音樂，顯示音符與和弦，使用者可以依照這些資訊彈奏，回饋到平台，可以執行各種任務，包括可與其他使用者互動。

'852的Claim 1關於一種電腦可讀取媒體，其中儲存的電腦程式用以執行彈撥吉他互動。專利權人的網頁上表示這是讓誰都可以學吉他的遊戲。

（下圖截自https://www.ubisoft.com/en-us/game/rocksmith/）

Ubisoft主張地院把專利範圍看得"過於概括（"overgeneralized"）了"（編按，專利權人認為法官把專利看得太普通了），並認為專利範圍涉及的發明改善了電腦能力（"specific asserted improvement in computer capabilities"），但地院不同意。

在地院判決中，法官認為系爭專利通過評量使用者彈奏以進行改善的方法學習吉他涉及（directed to）抽象概念，其中也沒有進步概念（inventive concept），法院認為系爭專利沒有超越音樂老師可提供的學習方法，並沒有超越抽象概念的進步概念/進步特徵。系爭專利不符101規定。

案件經專利權人上訴CAFC：

101議題，CAFC主要還是採用TWO-STEP專利適格性檢驗規則，當判斷專利範圍涉及抽象概念時，就檢查專利範圍中是否具有足以轉換抽象概念為可專利的應用。

（重要）雖說如果專利範圍中包括可以轉換專利本質（抽象概念的發明）為可專利的應用的進步概念（inventive concept），其中條件之一就是改善電腦能力，就符合101規定，若專利範圍中的電腦僅是工具（tool），電腦本身是一般目的電腦，就判斷為沒有進步概念。

這裡引用的前例為「Finjan, Inc. v. BlueCoat Sys., Inc., 879 F.3d 1299, 1303 (Fed. Cir. 2018)」，法院認為系爭專利範圍僅描述了屬於抽象概念的流程，沒有描述特定程式或設計軟體的方法，專利說明書描述功能用語步驟，而並沒有描述實現這些功能的流程或機器（"The specification describes these steps in functional terms and not by what process or machinery is required to achieve those functions."）。這裡引用的前例為「McRO, Inc. v. Bandai Namco Games Am. Inc., 837 F.3d 1299, 1312 (Fed. Cir. 2016)」。

CAFC判決：同意地院判斷，系爭專利不符35U.S.C.101規定。

參考報導：

- 不能過份簡單地看待一個可專利性專利適格性議題 - McRO v. Bandai Namco, et al. (Fed. Cir. 2016)（https://enpan.blogspot.com/2016/09/mcro-v-bandai-namco-et-al-fed-cir-2016.html）

(在此更正較佳為“專利適格性”，指是否為可被專利保護的標的，clarified, updated on Aug. 3, 2023)

my two cents:

本案本質是一件普通的101案例，但判決中可以看到不少重要的資訊，例如，專利內容需要有超越習知方法的改良特徵（"technological improvement over conventional methods"），也提醒常常寫軟體專利的人，在撰寫一些功能步驟時，需要"額外"描述用何流程或機器（電腦、手機、伺服器...）實現這些功能步驟，才有可能"脫困"克服不可專利的核駁意見。

判決文：http://www.cafc.uscourts.gov/sites/default/files/opinions-orders/19-2399.OPINION.6-11-2020_1602236.pdf（備份：https://app.box.com/s/32odhjqtak2tdhx0nav3u79nmeuqc9to）

Ron