本篇從Google專利US10,771,789（系爭案）中學習101答辯，系爭案歷經多次核駁答辯（6次）、修正、面詢（4次）等程序（差點進入訴願），前後有2年半的時間，最終"因為USPTO改了101審查指南"而得到救贖而獲准專利。
從此案看到，其實Google對付101核駁意見的方式就是「面詢」+「修正」，在Arguments中論述很少，有別於很多人（包括我自己）答辯時會對101提出一定篇幅的論述！（編按，到底有沒有學到任何東西，我也不確定！）
系爭案US10,771,789關於一種複雜度自適應位元率控制方法，被認為不符35U.S.C.101專利適格性規定的理由主要是其中計算位元率、幀率、彩度、幀寬與幀高為數學方法，因此判斷當中並沒有可以實質超越抽象概念的額外元件（additional elements）。
2017-10-06第一次OA（另有關102, 103議題在此忽略）：
針對所指的Claims 6, 14, 20，Google修正加入「processing device」執行複雜措施模組以計算...，且指出這是依照審委面詢建議！（編按，我自己不會這樣修，因為這個元件原本就在Claim 14中，但仍是被認為不符101）
2018-03-06第二次OA：
這次擴大101核駁範圍，到了Claims 1, 2, 4-20，認為這些範圍涉及抽象概念，沒有額外元件能實質超越法定例外不可專利者，審查委員列舉這各項"判定為抽象概念"的特徵如下，並指出所採用的專利適格性審查指南為：2017 Interim Eligibility Guidance Quick Reference Sheet。
OA指出以上標註的部份符合法院認定構成了「抽象概念」，屬於抽象概念者如："collecting information, analyzing it, and displaying certain results of the collection and analysis"（收集資料、分析資料、顯示收集與分析的結果為"抽象概念"，Electric Power Group; West View，可參考以下連結）, "collecting and analyzing information to detect misuse and notifying a user when misuse is detected"（收集與分析資料以偵測誤用與通知使用者為"抽象概念"，FairWarning，可參考以下連結）, "an algorithm for calculating parameters indicating an abnormal condition."（計算指出異常情況參數的演算法為"抽象概念"，Grams）。
Google於2018-05-09提出修正與答辯，對於101議題，其實並沒有論述，就指示指出現在專利範圍併入特徵是審查委員建議：
根據2018-08-07 Final Office Action，101議題突然沒有了，回頭看，Google的策略就是面詢+修正，論述不多，根據其Claim 1, 11, 16的修正，也不忌諱使用「complexity measurement module」的功能手段用語，修正載明根據第一連線的位元率判斷第一媒體複雜措施，其中並沒有分析第一連線中的幀（雖是負面表示，在此並未有爭議）。
就結果而論，"可能"這個技術特徵為發明中的「additional element」，也說服了審查委員本案已經「實質超越抽象概念」，成為可專利的發明。
不過，根據2018-12-27審查意見（審委沒變），101議題又再次出現，又是認為請求項記載為抽象概念，沒有可以實質超越抽象概念的額外元件。這時，OA中很"盡責地"提出更多引用前例與論點，相關案例如RecogniCorp、Digitech Image Tech.（如下連結），用以說明系爭案請求項執行的分析與演算都屬於實現「人類心智程序」或是「通過一般目的電腦」所實現，屬於抽象概念。
審查意見引述系爭案說明書內容，其中引述了一般目的的處理裝置，根據以上引用法院案例，認為專利範圍為抽象概念，屬於法定例外的不可專利標的。
step 2A：
step 2B：（討論是否有額外元件可以使得整體發明實質超越抽象概念）
審委意見是，claims 1, 11, 16中額外描述的內容屬於額外解決方案（extra solution activities），相關模組、裝置並不算特定機器，所執行的步驟關聯著抽象概念，結構屬於已知、常規與習知電腦（well know, routine, conventional），並沒有實質超越法定例外不可專利事項。
Google又再次提出面詢，後續修正並沒有針對101議題，在2019-03-12修正與答辯中，對於101議題增加了一些論述內容，Google提出，當時USPTO又再次發出2019年專利適格性審查指南，認為審查委員的審查意見並未符合2019年專利適格性審查指南，要求撤回審查意見。
- USPTO的2019開年禮之一 - 適格性指導方針（https://enpan.blogspot.com/2019/01/uspto2019.html）
結果，後續還有兩次OA，101議題已經沒有了，還在2020-01-17的審查意見中提到可核准專利範圍。
系爭案最終獲准專利。
my two cents:
Google的答辯策略大概是：財大氣粗、永不放棄、坳到最後、溝通為主（面詢）、論述多沒有用、修正就是了！
從2019年USPTO頒布的專利適格性審查指南，改變的是step 2A中的兩個判斷是否為抽象概念的條件，我想，大概就是指出專利關於「實際的應用」，就可以跳出整個101的判斷規則了！
Step 2A:
(1) whether the claim recites a judicial exception; and
(2) whether a recited judicial exception is integrated into a practical application.
以上過程所引用法院案例可以參考本部落格過去報導：
- 根據USPTO審查意見的101筆記 - 審委的OA一堂課（https://enpan.blogspot.com/2019/03/uspto101-oa.html）
- 取代人工的電腦監測系統並未超越抽象概念？ - Electric Power Group, LLC v. Alstom S.A. (CAFC 2016)（https://enpan.blogspot.com/2016/08/electric-power-group-llc-v-alstom-sa.html）
內容摘錄："僅以資料的選擇與操作提供給人可以理解的資訊的技術本身不能轉換抽象資訊取得程序為具體有意義的標的，更遑論請求項發明更未自新的來源或資訊形式或技術來分析這些資訊。"
- 使用高度普遍的習知元件缺乏發明概念 - West View Research, LLC v. Audi AG (Fed, Cir. 2017)（https://enpan.blogspot.com/2019/02/west-view-research-llc-v-audi-ag-fed.html）
內容摘錄："(step 2B) 系爭專利說明書中描述了不同的系統配置，但其中元件被認為是一般目的（generic），如觸控按鍵、顯示螢幕、網路、資料庫，這些都是已知的電子部件或功能，若專利範圍僅使用一般目的電腦，使得缺乏「進步特徵/發明概念（inventive concept）」可以轉換抽象概念為可專利應用"
- 使用電腦處理人類智力無法分析的資料仍不可專利 - Fairwarning IP v. Latric Systems (CAFC 2016)（https://enpan.blogspot.com/2017/11/fairwarning-ip-v-latric-systems-cafc.html）
就法官的論點，系爭專利關於一個普通目的電腦的程序（"the claims require
that these processes be executed on a generic computer"）、引用一般目的電腦在請求項中也不會使不可專利轉變成可專利（"recitation of generic computer limitations does not make an otherwise ineligible claim patent-eligible"），以及經審查系爭專利範圍是否有任何"something more"？ 結論是沒有特徵的個別或組合可以讓發明變得可專利（"we conclude that there is nothing claimed in the patent—either by considering the claim limitations individually or as an ordered combination—that makes its claims patent eligible."）。
- 實現數學方法的程式僅為抽象的資料結構不能專利（https://enpan.blogspot.com/2012/11/blog-post_27.html）
- 關於編解碼的可專利性專利適格性 - Recognicorp v. Nintendo (Fed. Cir. 2017)（https://enpan.blogspot.com/2019/01/recognicorp-v-nintendo-fed-cir-2017.html）
(在此更正較佳為“專利適格性”，指是否為可被專利保護的標的，clarified, updated on Aug. 3, 2023)
- USPTO的2019開年禮之一 - 適格性指導方針（https://enpan.blogspot.com/2019/01/uspto2019.html）
審查歷史檔案備份：https://app.box.com/s/1m2s7fm014co9mg46o24p49ecje2se9i
Ron
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