2022年6月30日 星期四

專利申請後想要補充資料，有辦法（關於歐洲、美國、中國）

筆記

一般理解是，當專利申請案提交各國專利局後，不能再修正產生new matter，但如果有佐證發明可實施性（enablement）、進步性（inventive step）時，一般實務是讓申請人可以在審查階段、異議/無效階段提交申請後資料（post-filing data），例如美國案答辯時用於證明商業上成功、無法預期結果、長期問題但沒有解決時，可以提交申請後資料；例如生技醫藥科技方面的申請案，往往是發明先出來，數據之後才有，許多法規也是通融這類發明可以補交實驗數據。

申請專利的天條策略是「愈早愈好」，然而文中指出愈早提出但可能沒有實驗數據支持，然而會有方法可以"候補"數據，因此如果有基於發明產生的實驗數據，申請人可以準備好做為將來答辯佐證之用。每個國家之間的差異要小心。

找了一些網路資料，這個網站整理了一些「post-filing data」的資料，發現多數都是討論到生醫方面的實驗數據，可能是這類產業的特性是方法先出來，之後才有實驗數據，避免延遲申請，就有一些候補資料的措施。

歐洲：

以下從網路資料整理一些關於「post-filing data」的資訊：- https://abg-ip.com/post-filing-data-patents/（Providing additional data after filing the patent application）

這裡列舉歐洲專利局規定接收post-filing data，特別是認為歐洲專利審查進步性時，特別使用了「problem-solution」判斷方法，因此"候補"實驗數據將可作為進步性判斷的佐證。

可以參考部落格報導 - 問題與解決方案（Problem‑and‑solution approach） - 歐洲專利審查基準（https://enpan.blogspot.com/2018/02/problemandsolution-approach.html）：

In the problem-and-solution approach, there are three main stages:
(i)determining the "closest prior art", 
(ii)establishing the "objective technical problem" to be solved, and 
(iii)considering whether or not the claimed invention, starting from the closest prior art and the objective technical problem, would have been obvious to the skilled person. 

（problem-solution approach）三步驟判斷：得出最接近先前技術、建立要解決的客觀的技術問題，以及，經考量上述兩個條件後，考量在相關領域技術人員來看發明是否為顯而易見？

（重要）因此，當歐洲專利局在審查過程中同意（作者認為會接受）候補實驗數據，將對判斷發明是否解決特定技術問題很有幫助。並提到案例 - case T 0116/18, EP2484209，判決意旨是要求歐洲擴大訴願委員會應接受候補（甚是至在專利申請案公開之後）的實驗數據。

另有一案例 - T 1422/12，即使申請時說明書都沒有提到特定技術效果，當候補數據屬於相關領域並沒有改變發明特徵，候補數據是會被接受的。

再有一案例 - T 2371/13，訴願委員會認為，如果候補數據與技術問題與解決方案不相容，應不受理候補數據。

因此，只要是對進步性（inventive step）判斷有用，歐洲顯然對候補數據/證據持開放態度。

美國：

這裡整理很多國家關於post-filing data的規定，十分受用：https://kilpatricktownsend.com/en/Blog/MEMO/2021/3/Late-But-Not-Too-Late-Submitting-Post-Filing-Data-During-Patent-Prosecution-in-Selected-Jurisdictions

針對進步性 - 美國專利局對於候補證據（post-filing data）的態度也是開放的，也提到只要資料對評估進步性（非顯而易知性）有幫助，例如可以證明無法預期的結果、商業成功或長期無法解決的需求等，申請人可以提出與發明關聯（nexus）資料。

針對可實施性（enablement），因為專利申請時還沒有相關數據，因此申請人可以通過候補數據證明發明的可實施性，這裡提到法院案例 - Amgen Inc. v. Hoechst Marion Roussel，專利範圍解讀過廣，為了證明可實施，法院考量了Amgen提交的候補證據證明申請時說明書內容具有可實施性。

suspension of action（https://www.uspto.gov/web/offices/pac/mpep/s709.html）：

在美國，原則上是同意申請人提出實驗數據克服103問題，甚至讓申請人請求”suspension of action”，可參考：https://www.uspto.gov/sites/default/files/web/offices/com/sol/notices/69fr56481.pdf，其中，專利申請人可在專利審查過程中提出理由與繳費請求暫停審理（petition for suspension of action）幾個月，這個期間可讓申請人準備以候補回應與證據，例如是用以克服103核駁意見的實驗數據。

中國：

參考資料：
中國/柳沈：http://www.liu-shen.com/Content-3030.html
http://www.lindapatent.com/en/info/insights_patent/2022/0215/1457.html 
http://patentblog.kluweriplaw.com/2017/02/10/13141/

可在專利審查階段、專利無效程序、行政訴訟中提出「post-filing Experimental data」，並特別是指出發明具有進步性的議題上。然而，有網路資訊指出，中國對這方面的寬容度不大，甚至是極為限縮的，但或者對於醫藥方面的專利申請案候補數據應該是持開放態度。

日本：

提供實驗數據是要證明原說明書的正確與合理。

https://www.jpo.go.jp/e/system/laws/rule/guideline/patent/tukujitu_kijun/document/index/all_e.pdf

Ron

張貼者： 沒有留言:
標籤： , , , , , , , , , ,

2022年6月29日 星期三

負面表示的爭議、解釋與專利範圍效果 - Novartis Pharms. Corp. v. Accord Healthcare, Inc. (Fed. Cir. 2022)

案件資訊：
原告/被上訴人：NOVARTIS PHARMACEUTICALS CORPORATION
被告：ACCORD HEALTHCARE, INC., AUROBINDO PHARMA LTD., AUROBINDO PHARMA USA, INC., ...
被告/上訴人：HEC PHARM CO., LTD., HEC PHARM USA INC.
系爭專利：US9,187,405
判決日：June 21, 2022

本次被告HEC PHARM CO., LTD.（HEC）在之前的訴訟為侵權被告，在之前地院審理中當庭提起專利無效請願（motion for invalidity of claims），但地院判決系爭專利有效，再經CAFC法院確認有效（'405的claims 1-6），HEC即對CAFC之前的判決提出復審請願（petition for panel rehearing）。

其中議題是，系爭專利範圍採用「負面表示（negative claim limitation，"absent an immediately  preceding loading dose（不使用立即負荷劑量）"）」排除先前技術的阻礙，雖成功獲准（以下有一些分析），但是卻留下說明書事實上是沒有相關揭露內容的"瑕疵"，涉及35U.S.C.§ 112(a)議題。

（答辯修正歷史）US9,187,405為何使用"負面表示"？

系爭專利'405關於治療多發性硬化症時生成新血管的技術，而請求項1記載減少或防止或減輕復發-緩解型多發性硬化症的方法，其中方法包括每天定量地口服特定以自由態或是以藥學上可接受鹽態的成分的藥品，其中最後"限制"「absent an immediately preceding loading dose regimen（這裡不負責翻譯為不使用立即前負荷劑量）」，這句話事實上並未出現在說明書原文中，顯然是為了克服先前技術才寫下的，唯一的線索是說明書這句話："The terms “co-administration” or “combined administration” or the like as utilized herein are meant to encompass administration of the selected therapeutic agents to a single patient, and are intended to include treatment regimens in which the agents are not necessarily administered by the same route of administration or at the same time."，根據系爭專利審查歷史，申請人於2014-08-18修正加入「absent an immediately preceding loading dose regimen」，


在2015-07-06的答辯意見中，顯見上述負面表示的"限制"是要區隔先前技術Kovarik（結合主引證案Virley）所揭示的技術，前案是要依據（immediately preceding loading dose，立即前負荷劑量）進行服藥：


申請人的答辯是，在無需過度實驗下，相關領域技術人員可以系爭專利範圍中的方式服藥（即不使用前負荷藥劑）具有成功的預期。

 
之後審查委員在核准通知也記下了為何准予專利的理由：


系爭專利Claim 1：

雖有反對意見（認為說明書沒有揭露沒有使用loading dose；編按，隨著本次推翻先前判決，前次反對意見變得重要），系爭專利在2021（更正：2022，判決書中日期有誤）年1月的上訴判決中仍判定專利有效，主要理由是（同意地院判決）這樣修正在相關領域技術人員而言從'405專利說明書中可理解上訴爭議中的負面表示限制（不使用立即前負荷劑量）。

Novartis專家證詞解釋"loading dose"：＂a loading dose is a higher-than-therapeutic level dose, usually given . . . as the first dose in order to get therapeutic levels up quickly . . . and it’s usually for more acute situations＂。

HEC專家證詞解釋"loading dose"：＂a loading dose is a higher-than daily dose＂。

顯然專家都同意服藥時「loading dose」是指「負荷劑量高於每日劑量/一般劑量水平」，但Novartis多解釋為通常用於不尋常的情況，如第一劑，或緊急的情況。

對於請求項寫入「不使用所述負荷劑量」的負面表示，之前法院如何解釋：


（摘錄一些判決片段，了解CAFC如何看待反對意見，以及如何＂自圓其說＂）

本次CAFC：
本案經HEC提出復審請願（petition for panel rehearing），CAFC受理，並撤銷之前判決。

根據系爭專利說明書記載，並沒有提到所述loading dose，更沒有提到不使用loading dose的內容。

而前例告訴我們，要滿足揭露內容的要求，也就是據以實施要件，說明書內容應合理傳達（reasonably convey）給相關領域技術人員發明人所要保護的標的，法院引用了眾多前例表達以上公知的基本要求，並且看來「說明書／specification」是取得專利的最基本要求，也就是要向公眾傳達發明為何的最重要部分：


既然是要傳達給公眾發明內容，因此「正面表示」十分重要，也就是要正面地說明發明是甚麼，而不是負面表示發明不是甚麼。

關於本案爭議中的負面請求項限制（negative claim limitations），如本次爭議的一句話「absent an immediately preceding loading dose regimen」，若說明書要有足夠的支持，應該要揭露出要排除其中元件的理由，例如寫在說明書中提到使用要排除的元件（本案即loading dose）的缺點，或是明確描述區隔的元件，或是所要排除的元件。

既然是負面表示，說明書確實可能不會寫，但至少要讓相關領域技術人員可以理解說明書隱含要排除的特徵，在本案中，就變成專利權人應該要提出證據說明的要求，而且要求不能太低：


本次CAFC不同意地方法院以說明書沒有揭露"loading dose"就算支持上述負面表示的專利範圍的意見，就本次CAFC法官睿智地表示，問題不是有沒有使用loading dose，而是有沒有揭露loading dose？

關於loading dose，接著就是引用各方專家證詞的專業討論，從內部證據來看，並沒有讓相關領域技術人員理解在使用每日劑量時因為沒有提到loading dose而排除此元件。

法院還是提供了使用負面表示比較正面的看法，說明書沒有揭露一般並不足以支持負面表示的限制，但在某些情況下還是可以讓相關領域技術人員理解負面表示的存在。而重點是，本案並不符合這樣的情況。

"While silence will not generally suffice to support a negative claim limitation, there may be circumstances in which it can be established that a skilled artisan would understand a negative limitation to necessarily be present in a disclosure. This is not such a case."

法院強調他們並沒有對負面表示的專利範圍描述建立更高標準，只是認為說明書並沒有足夠的支持，因此同意HEC複審請願，撤銷之前的判決，判定'405不明確，並非如地院判定專利有效。

my two cents:
我的一個結論是，在沒有比較好的表示方式時，負面表示的專利範圍必非一定不明確，只是感覺不好，專利審查、法院意見等都是很殘忍地根據事實與法律規定進行判決，然而其中仍有很多主觀意識存在，因此，如果要負面表示，說明書至少要積極地表示為何要排除特定特徵的理由，否則要成為日後專利主要特徵或是主張的權利對他人來說並不見得公平（問題不是有沒有使用，而是有沒有揭露！）。本案發明用於治療多發性硬化症，看來是值得鼓勵的發明，但仍面臨不明確的記載問題。

這恐怕是要歸咎於說明書記載不夠確實，以及在答辯歷史過程中以不存在（但可能有隱含）的內容作為答辯依據時，似乎僥倖過關產生的問題。在過去答辯的經驗中，專利審查委員確實在審查的尺度（容忍度）上有許多差異（不同國家之間差異更大），有些真是很寬容到可以讓申請人新增沒有揭露的內容，但一般來理解是只以說明書有隱含、暗示、意味（imply）的內容為準，避免new matter，或是常理下應該有的內容，如電腦中應該有處理器、記憶體（兩者之間應該有電連接關係），網路上應該有個伺服器、資料庫．．．等，即便沒有揭露也都是公知必有的特徵。但是經驗中也有十分嚴格的審查委員，絕不容許沒有揭露的特徵，例如沒有電腦，軟體案就不能寫電腦，電腦中沒提到處理器，就不能加入處理器這個常見的元件等。

如此，說明書或許囉嗦一點，可能比較好。




參考資料：

針對前次CAFC報導，蘇銳專利師有精闢的理解：https://www.tipa.org.tw/tc/monthly_detial481.htm（這是還沒有本次推翻前次意見的判決，但是之後翻盤理由是說明書沒有揭露，而其中判決意旨並沒有矛盾。）

Ron
張貼者： 沒有留言:
標籤： , , , , , , , ,

2022年6月23日 星期四

設計專利的功能性元素影響其專利性 - Golden Eye Media USA v. Evo Lifestyle Products (Fed. Cir. 2022)

案件資料：
原告/交叉被告/被上訴人：GOLDEN EYE MEDIA USA, INC.
交叉被告/被上訴人：FARZAN DEHMOUBED, JENNIFER DUVALL
被告/交叉原告/上訴人/設計專利權人：EVO LIFESTYLE PRODUCTS LIMITED（前身是Trolley Bags UK Ltd(TB UK)）, FKA TROLLEY BAGS UK LTD
系爭設計：D779,828
系爭商標：「TROLLEY BAGS」
判決日：June 22, 2022

從各方角色稍微有點複雜可知需要交代一下整個故事背景。案件緣起設計專利權人Evo Lifestyle Products Limited對美國南加州地方法院判定系爭設計（D779828）無效、侵權不成立以及商標侵權不成立等判決提起上訴。

系爭設計D779828關於一種可折疊袋子，可以用在賣場購物車上：

本案"被告"Evo Lifestyle（雖是系爭設計權人，但尚未真正提起侵權告訴就被判定設計專利無效）的前身TB UK擁有商標「TROLLEY BAGS」，販售上述設計並使用此系爭商標的袋子，而被告GEM則是販售使用「LOTUS TROLLEY BAGS」商標的袋子。（編按，"TROLLEY"有手推車的意思）

搜尋這些袋子，"一套(要多個才顯得好用)"價格約50美元，真是好用的設計。
（圖案來源：https://trolleybags.com/shop/）

（圖案來源：https://lotus-sustainables.com/）

於2017年，TB UK向GEM發出禁止販售侵權產品的警告信，隔年GEM向法院提起確認之訴（declaratory judgment），包括設計侵權不成立、設計專利無效（理由是設計特徵為功能性且為顯而易見）、商標侵權不成立等請願，雙方也都提起簡易判決（summary judgment）請願。

地院判決：設計無效、即便有效侵權仍不成立，商標侵權也不成立。

TB UK上訴CAFC。

CAFC階段：

設計的功能性議題：
針對設計的功能性（functionality），就是有效設計的判斷僅會針對其中「非功能性（即裝飾性）」元素判斷其是否具備創造性，判斷時會排除其功能性的外觀（因為執行功能而必須的外觀），其中判斷何謂功能性元素，應用的是「Sport Dimension」五個測試因素，而雙方對地院應用這個測試方式有不同的意見。

雙方爭議在判斷設計是否有專利性時，設計中的功能性元件判斷，考量的是「dictated by function（被功能支配）」還是「dictated solely by function（僅被功能支配）」？這字面上確實有程度的差異。

引用前例，講得很清楚，設計要取得設計專利，設計必須不能僅被功能所支配，也就是設計不能只是執行其中功能的可能外觀（"For a design to be protectable by a design patent, “the design must not be governed solely by function, i.e., that this is not the only possible form of the article that could perform its function.”"）。

如果設計被其物品實用的目的所支配，設計專利無效（"a design patent is invalid if the design is "dictated by the utilitarian purpose of the article""）。

針對設計是否被功能所支配，法院考量的5個因素：

(1) “the protected design represents the best design,” 
(2) “alternative designs would adversely affect the utility of the specified article,” 
(3) “there are any concomitant utility patents,” 
(4) “the advertising touts particular features of the design as having specific utility,” and 
(5) “there are any elements in the design or an overall appearance clearly not dictated by function.”

(1) 受到保護的設計表現出最佳設計； 
(2) 替代的設計不利地影響其實用性；（非這樣不可，其他設計就不好用） 
(3) 有其他共存的發明專利； 
(4) 廣告宣傳設計的特定功能的實用性；以及
(5) 設計中有任何元素或是整體外觀明顯不被功能所支配。


（重要）依照上述5個判斷因素，例如袋子上橫桿的設計是為了要符合購物車的設計，如果用其他替代方案就會不利地影響袋子的功能，如此，上述第一、第二與第五因素判斷設計為無效。第三因素判斷是沒有共存的發明專利，特別的是，第四因素判斷中，法院證實TB UK在其網頁上強調了其功能在於：袋子的設計可以減半結賬時間、包裝更快速與簡單，以及過程中沒有打開袋子的麻煩。

因此，CAFC同意地院判斷上述袋子的設計確實是由功能所支配，設計專利無效。

以下議題僅帶過。

設計的顯而易見議題：
前案Doyle與Brennan：



設計的商標侵權議題：
商標侵權不成立。



my two cents:
從系爭設計以及雙方各自網頁販售的產品，感覺真是不錯的設計，法院的判斷雖然是傾向袋子的設計是功能性的設計，也就是沒有其他外觀的可能性或是替代方案，這點...對於原創的設計者而言真是有些殘忍，但也可理解因為這些袋子似乎不會用在別的地方，就只是為了賣場購物車的樣子來設計。

不過，當時設計時沒有提出「發明專利」申請就是最大的敗筆了，雖然可能無法預料設計有功能性外觀的問題（這是後見之明），但對於新穎的"功能性"設計而言，發明專利的布局應該是再自然也不過了!!!


許多參考前例與報導：
相關前例可參考：
- 功能性支配的設計專利性判斷 - Sattler Tech Corp. v. Humancentric Ventures, LLC (PGR2019-00030)（https://enpan.blogspot.com/2021/08/sattler-tech-corp-v-humancentric.html）

關於Sport Dimension five-factor test可參考過去報導：
- 設計專利範圍解釋 - Sport Dimension, Inc. v. Coleman Co., Inc. (Fed. Cir. 2016)（https://enpan.blogspot.com/2016/05/sport-dimension-inc-v-coleman-co-inc.html）
- 設計侵權判斷的幾個因素 - Hafco Foundry v. GMS Mine (Fed. Cir. 2020)（https://enpan.blogspot.com/2020/03/hafco-foundry-v-gms-mine-fed-cir-2020.html）

關於設計功能性討論的報導：
- 設計專利與其可專利性討論（https://enpan.blogspot.com/2015/10/blog-post.html）
- 設計專利侵權討論 - Apple v. Samsung案例（https://enpan.blogspot.com/2015/08/apple-v-samsung.html）


參考資料：

Ron
張貼者： 沒有留言:
標籤： , , , , , , ,

2022年6月22日 星期三

從審查意見整理出英國審查專利適格性的判斷邏輯

當專利範圍表面上顯示的是電腦程式實現的發明時，審查委員會自動地考量發明是否符合專利適格性，這關於現行英國專利法中Section 1(2)規定法定不予專利事項：發現、科學原理、數學方法、文學/戲劇/音樂/藝術創作等、心智活動、遊戲玩法、商業方法、電腦程式、資訊表示。


專利適格性判斷的法院判例依據與判斷步驟：

第一，考慮2007年英國上訴法院案例 - Aerotel Ltd v. Telco Holdings Ltd Ors Rev 1 [2007]  RPC 7 作出判斷是否為法定不予專利事項的4步驟原則：


(1)適當地解釋專利範圍；
(2)確認真正的技術貢獻；
(3)檢測是否落於排除可專利(指的專利適格性，判斷是否為可被專利保護的標的，clarified, updated on Aug. 3, 2023)的標的；
(4)檢查真正或宣稱的技術貢獻是否為技術性特徵。

第二，在上述4步驟判斷中，需要識別出發明中具有技術貢獻的特徵，也就是解決了技術問題的技術特徵。

第三，判定發明是電腦實現的軟體手段，要檢視是否為電腦程式本身（computer program as such），引用英國上訴法院案例 - Symbian v. Comptroller General of Patents [2008] EWCA Civ 1066，其中意旨是當電腦程式具有技術貢獻，不能被排除其專利適格性。

第四，如何判定電腦程式本身具有技術貢獻，基於Symbian案意旨，參照2009年案例 - AT&T Knowledge Ventures LP and Cvon Innovations Ltd v. Comptroller General of Patents [2009] EWHC 343提出的判斷電腦程式是否具有技術貢獻的方針，也就是提出幾個檢測的問題：


(i) 是否主張權利的技術效果是在電腦以外實現的流程具有技術效果？
(ii) 是否主張權利的技術效果運行在電腦架構等級上的效果，也就是是否所述技術效果無關於資料處理或是執行的應用程式？
(iii) 是否主張權利的技術效果致使電腦以新的方式運行？
(iv) 是否電腦程式讓電腦成為運行更有效率的電腦？
(v) 是否主張權利的發明解決了已知的問題，而不是僅規避了該問題？

如此，根據以上幾點判斷邏輯，審查委員會作出電腦程式實現的發明是否被排除可專利的發明。

英國專利法：

本部落格參考資料：
- 英國商業與軟體方法專利筆記（https://enpan.blogspot.com/2018/10/blog-post.html）
- 英國專利筆記 - claim, abstract and software（https://enpan.blogspot.com/2018/02/claim-abstract-and-software.html）

Ron
張貼者： 沒有留言:
標籤： , , , ,

2022年6月20日 星期一

法院將專利範圍中不明確的部分解釋出來 - University of Massachusetts v. L’Oréal USA, Inc. (Fed. Cir. 2022)

案件資訊：
原告/上訴人/專利權人：UNIVERSITY OF MASSACHUSETTS, CARMEL LABORATORIES, LLC
被告/被上訴人：L’ORÉAL S.A., L’ORÉAL USA, INC.
系爭專利：US6,423,327、US6,645,513
判決日：June 13, 2022

兩件系爭專利是同一個家族，如'327揭露利用腺苷或腺苷類似物（adenosine or adenosine analog）治療皮膚的方法，專利權人麻薩諸塞大學專屬授權給Carmel Laboratories, LLC（UMass），UMass對L’Oréal S.A.（法國公司）與其美國分公司提起侵權訴訟。

針對在法國的L’Oréal S.A.，L’Oréal S.A.向法院提起原告缺乏「個人管轄權（Personal Jurisdiction）」撤銷訴訟的請願，地方法院在沒有執行管轄權探索程序（jurisdictional discovery）下同意此請願。

針對美國分公司L’Oréal USA, Inc.，侵權議題下應先解釋專利範圍（claim construction），地院判決系爭專利範圍不明確，因此判定撤銷訴訟。

UMass針對地院作出系爭專利不明確以及前述缺乏個人管轄權（Personal Jurisdiction）的決定提起上訴。

CAFC階段：（本此討論針對解釋專利範圍）

解釋系爭專利專利範圍，其中對象是人體皮膚，皮膚包括表皮（epidermis）和真皮（dermis），比較深層的真皮包括包括各種皮膚細胞與蛋白質，系爭專利提出改善皮膚狀況的解決方案。

'327的Claim 1：
1. A method for enhancing the condition of unbroken skin of a mammal by reducing one or more of wrinkling, roughness, dryness, or laxity of the skin, without increasing dermal cell proliferation, the method comprising topically applying to the skin a composition comprising a concentration of adenosine in an amount effective to enhance the condition of the skin without increasing dermal cell proliferation, wherein the adenosine concentration applied to the dermal cells is 10−4 M to 10−7 M.

在解釋專利範圍時，以申請專利範圍文字的通常意思解釋其範圍，並應參考說明書與專利審查歷史解決其中模糊的部分，並且也提到，基於說明書內容與審查歷史，即便專利範圍文字很明白，但專利權人仍可通過明確的表示放棄文字表面的解釋，或可給予更準確的定義。（編按，也就是說明書提供專利權人更細節的解釋空間，這可能發生在專利審查過程，或是訴訟過程。）


UMass的專利範圍解釋，針對claim 1中"濃度"的解釋：

法院對此議題的態度是，爭議中的請求項文字或許不清楚，可通過說明書，以及重要的是依據專利審查歷史，以作出適當的解釋（"We conclude that the claim language is not plain in the respect at issue and that the proper interpretation is determined by the specification and, most pointedly, by the prosecution history."）。針對本案系爭專利申請專利範圍的解釋，法院認為因為請求項文字上有不明白的問題，也就不是如原告UMass解釋的那樣。

對於系爭專利'327的claim 1界定的濃度（the adenosine concentration applied to the dermal cells is 10−4 M to 10−7 M），法院的解釋是，這是寫在"wherein"子句中，限定了系爭專利字面上的建議，反而是提供了無可爭辯的定義，其中"M"是莫耳濃度，也就是定義了每單位體積的粒子數量（莫耳），請求項中改善皮膚使用的混合物包括了一特定濃度的腺甘酸（adenosine）。

在法院仔細的定義下，請求項中"wherein"子句的用語，不同於原告的解釋，應該是界定在以混和物接觸真皮細胞之前的每單位體積的粒子數量，所述腺甘酸（adenosine）是其中一部分。


如此，在CAFC法官的判定下，認為系爭專利並非不明確，而是原告UMass解釋專利範圍（引用專家證人）僅根據其中莫耳濃度，與CAFC針對"wherein"子句的理解不同。為了解決其中模糊的部分，繼續參考專利審查歷史（prosecution history）。

為了克服先前技術的阻礙，申請人通常會在專利審查過程中以附屬請求項中的特徵解釋獨立請求項範圍，經查閱審查歷史，發現本案申請人將附屬項合併至獨立請求項，還修改了一些用語，就產生目前wherein子句："where the method comprises administering adenosine at a concentration of 10-4 M to 10-7 M."。

法院還仔細查閱了答辯內容，申請人當時說明修正沒有新增新事物，而僅是加入了附屬請求項中相關藥物的濃度範圍，並且事實上，為了區隔先前技術，直接比對了先前技術中腺甘酸混和物的濃度（adenosine composition concentrations），最終專利獲准。

CAFC判定，根據專利審查歷史，施加於真皮細胞的藥物是參照「混和物的濃度（concentrations of composition）」，與UMass的主張不同（請參照上述專家證人考量點）。這部分是有不明白（not plain）之處，倒不是如地方法院說的不明確（indefinite）。關於這點，CAFC判定是，因為申請人審查歷史中（過程中還參考了相關德國專利案審查歷史）反覆與先前技術的相關藥物濃度比對，反映出wherein子句中強烈限制的特徵，也是如CAFC解釋其中濃度的定義。


即便UMass企圖淡化審查歷史中的答辯內容的強度，但CAFC認為，相關證詞與審查歷史都說明了系爭專利中wherein所界定的濃度的專利範圍。

（本篇忽略有關個人管轄權的討論）

CAFC判決：否決地院判定系爭專利因為不明確而無法進行訴訟，以及在沒有進行管轄權探索程序（jurisdictional discovery）而做出缺乏個人管轄權（Personal Jurisdiction）的決定，CAFC判決發回地院進行後續侵權訴訟的程序，並應進行管轄權探索程序。

my two cents:
我已經盡力理解本案，相關領域有興趣者應該參考原文比較好。
專利審查歷史成為本案解釋專利範圍的關鍵，申請人反覆強調的特徵（還包括別國的審查歷史），不可避免地是重要的限制條件，也就表示，除了核准後的專利範圍以外，答辯書內容的影響甚大。


Ron
張貼者： 沒有留言:
標籤： , , , , , , ,

2022年6月17日 星期五

破產後的「雷曼兄弟」商標還是著名到有混淆的可能性 - Tiger Lily Ventures Ltd v. Barclays Capital Inc. (Fed. Cir. 2022)

記得2008年從雷曼兄弟（Lehman Brothers）財務問題引發的全球金融海嘯的震撼，後來雷曼兄弟控股公司倒閉，在破產程序中，許多資產由Barclays Capital Inc.買下，包括雷曼兄弟（"LEHMAN BROTHERS"）的商標權，不過，可能是這個名稱不吉利，Barclays也沒有維護商標權，就讓它自動過期，但是這個"LEHMAN BROTHERS"被Tiger Lily Ventures Ltd拿去註冊whisky/whiskey商標，本案例故事就從這裡開始。（資料參考：https://patentlyo.com/patent/2022/06/spirit-lehman-brothers.html）

從許多報導來看，這個案子（Tiger Lily Ventures Ltd是否可使用系爭商標在酒瓶上）還獲得挺高的關注度。

案件資訊：
上訴人/商標申請人/異議人：TIGER LILY VENTURES LTD.
交叉上訴人/商標權人/異議人：BARCLAYS CAPITAL INC., BARCLAYS PLC
系爭商標：LEHMAN BROTHERS（申請號：85/868,892、86/081,143、86/298,069）
判決日：June 1, 2022

背景：
本案的故事從2008年金融海嘯開始，海嘯中心就是雷曼兄弟，經申請破產後，雷曼兄弟賣出所有資產，其中所有“Lehman Brothers”商標權與伴隨的商譽（goodwill）都讓渡給Barclays。不久之後，Barclays同意將「LEHMAN BROTHERS」非專屬全球授權給繼續雷曼兄弟公司相關事業與營運用途，例如授權給跟雷曼兄弟投資銀行有關聯的事業可以兩年非專屬授權使用。過了這幾年，「LEHMAN BROTHERS」眾多商標權也陸續過期了。

「LEHMAN BROTHERS」相關商標申請：
- 2013年3月6日，Tiger Lily Ventures Ltd向美國專利商標局提出「LEHMAN BROTHERS」商標註冊申請（申請號：85/868,892），用在酒品相關類別（啤酒與spirits/烈酒）。
- 2013年10月2日，Barclays也提出「LEHMAN BROTHERS」商標註冊申請（申請號：86/081,143），用途是各種商業服務。
- 2014年6月2日，Tiger Lily又以相同文字提出用於酒吧與餐廳服務的商標申請案（申請號：86/298,069）。

爭議開始：
到了2014年11月24日，Barclays對Tiger的商標申請案提起異議（notice of opposition），主要的理由是Tiger的「LEHMAN BROTHERS」對Barclays的「LEHMAN BROTHERS」商標造成混淆。
反之，Tiger也對Barclays的「LEHMAN BROTHERS」申請案提出異議，主張Barclays缺乏使用「LEHMAN BROTHERS」的真實意圖（bona fide intent）。（編按，Barclays之前放棄商標權，但又在此時重新提出申請，可能是Tiger認為針對性太強）

Tiger Lily（申請號：85/868,892）：

Barclays Capital（申請號：86/081,143）：

TTAB階段：
Tiger主張因為「LEHMAN BROTHERS」等系爭商標過期表示Barclays已經拋棄權利，但因為Barclays還繼續使用系爭商標，因此TTAB判定Barclays沒有拋棄系爭商標，並證實Barclays因為先使用而能對Tiger申請案提出異議。

針對Barclays主張：
又因為Barclays較早使用商標，而兩者的商標文字一模一樣，TTAB考量的是雙方申請案的商品或服務的相似或不相似之處，Tiger是針對酒類、酒吧與餐廳，Barclays則是針對商業與投資服務，顯然不同，然而在商標混淆的判斷並不需要用商品和服務相同或是具有競爭性來支持。（也就是不用商標的商品或服務相同或有競爭性來支持商標混淆的主張）


更者，Barclays提出早期使用系爭商標的證據還包括用在威士忌醒酒器、酒類的禮品、葡萄酒書籍等相關商品上，其他還有電影、電視節目與音樂上的使用。

而Tiger提出系爭商標申請案的唯一理由是他們相信Barclays已經拋棄系爭商標。

但是TTAB相信的是，即便Barclays已經拋棄商標權，但消費者看到Tiger使用的系爭商標（夠知名，即便是不好的名聲）仍會認為這些商品或服務的起源是Barclays，這裡還是考量的是商標識別性。

在以上混淆的可能性判斷外，對於Barclays其他異議主張：錯述連結建議、價值稀釋、缺乏真誠意圖（認為Tiger的商標申請也缺乏善意）（false suggestion of a connection, dilution, and lack of bona fide intent），TTAB全部否決，判定Barclays沒有建立系爭商標公眾地位、沒有證明系爭商標仍在有名而有價值稀釋的問題，且Tiger有使用系爭商標的商業意圖，因此也沒有缺乏善意。

針對Tiger主張：
因為Barclays有大量使用系爭商標的證據，因此TTAB不認為Barclays申請系爭商標有欠缺善意使用意圖的問題。又因為Tiger並沒有更早的使用證據，也不會有被混淆的問題。

TTAB的訴願決定為否決Tiger Lily商標申請案，理由包括：Barclays沒有拋棄商標權、前後申請案沒有混淆的可能性，以及Barclays提供足夠的證據證明其繼續使用的善意。

Tiger上訴CAFC，雖TTAB的決定傾向Barclays，但Barclays也針對TTAB對Tiger申請商標的相關判斷提起上訴。

CAFC階段：
(1) 針對Tiger主張「商標拋棄與先使用」的議題，商標是否被拋棄，也就原本商標權人有意中斷使用商標（nonuse），以及意圖不恢復使用（intent not to resume use）兩個條件。

有前例表示，即便有限度的使用，也足夠避免被認定使用被中斷，而Barclays有大量顯示使用系爭商標的證據，而之前認為系爭商標被拋棄的動作是在處理雷曼兄弟控股公司處理破產程序中產生的疑慮，因為相關程序還沒有完成，因此Tiger缺乏相關明確事證，也就無法證明Barclays意圖不恢復使用了。

因此，要證明原本商標權人不使用，其實門檻也頗高，要證明原商標權人斷的一乾二淨。

(2) 針對Tiger主張TTAB錯誤判定商標有混淆的可能的議題，關於雙方商標之間是否有混淆的可能性，考量的是DuPont factors：

(1) 標誌在外觀、聲音、意義與商業印象的相似度
(2) 在商標註冊申請書中描述的商品或服務的本質與前案的相似度
(3) 建立或是可能繼續的貿易渠道的相似度
(4) 買家對於銷售商品衝動、謹慎或精明的條件
(5) 先前商標的知名度（販售、廣告、使用時間）
(6) 相似商標使用在相似的商品的數量與性質
(7) 實際混淆的程度
(8) 在沒有實際混淆的證據下同時使用的時間與條件
(9) 使用與沒有使用商標的商品，如家族標誌
(10) 商標申請人與先前商標權人之間的市場分界線
(11) 申請人有權排除他人使用商標的程度
(12) 潛在混淆的程度，是微量還是有實質的混淆
(13) 其他證明使用商標的效果的事實

針對其中幾個判斷因素，顯然Tiger與Barclays申請的商標文字一模一樣，不論是否為相同商品或服務，一樣的商標本來就會造成混淆；對於商品或服務是否相似，法院同意商標的使用確實會用在不同於原本商標申請的商品或服務上，例如證據顯示銀行服務使用了系爭商標，但也連結到相關產品的使用，如酒類。以上判斷的主要理由是「LEHMAN BROTHERS」具有高知名度，使得其有足夠廣的保護。


因此，或許Tiger沒有主動混淆消費者Barclays在賣酒的意圖，但因為要使用歷史悠久的「LEHMAN BROTHERS」，但也算是想要以高知名度的系爭商標販售其商品，法院仍判定Tiger企圖使用系爭商標而產生的混淆的可能性。

結論是，法院同意TTAB依據Dupont factors判定Tiger商標申請案產生混淆的可能性的判決。

(3)針對Tiger主張Barclays欠缺使用系爭商標的善意的議題，根據以上討論，長久以來使用系爭商標提供金融服務，也沒有拋棄相關商標權，致使CAFC判斷Barclays並未欠缺使用系爭商標的善意。

CAFC確認TTAB在此案中的判決 - 否決Tiger Lily商標申請案，另外是不同意Barclays交叉上訴的議題，也就是有關商標價值被稀釋以及Tiger缺乏善意等相關議題。

關於DuPont factors可參考之前報導：
- 消費者對商標文字的"前半部"的注意造成了混淆 - FocusVision Worldwide v. Information Builders Inc. (Fed. Cir. 2021)（https://enpan.blogspot.com/2021/06/focusvision-worldwide-v-information.html）
- 不夠知名的商標不會被其他相似商標減損價值 - Pure & Simple Concepts v. 1 H W Management (Fed. Cir. 2021)（https://enpan.blogspot.com/2021/06/pure-simple-concepts-v-1-h-w-management.html）
- 商標混淆的可能性：DuPont factors - In re Guild Mortgage Company (Fed. Cir. 2019)（https://enpan.blogspot.com/2019/01/dupont-factors-in-re-guild-mortgage.html）

my two cents:
本篇重點：
1. 商標是否混淆，不用考量是否在同一類別。
2. 即便"知名"商標已經拋棄，但其識別性還是存在。
3. 即便有限度的使用，也足夠避免被認定使用被中斷。
4. 即便用在不同的商品或服務，但是使用與真正知名的同名商標仍可能產生混淆。


資料參考：

Ron
張貼者： 沒有留言:
標籤： , , , , , ,

2022年6月7日 星期二

利用神經網路執行深度學習的技術的專利適格性 - Ex parte Hannun (PTAB Apr. 1, 2019)

USPTO指定「Informative」案例 - Ex parte Hannun，其中討論「電腦實現的方法」，特別是採用了神經網路訓練模型的技術，是否符合可專利性專利適格性(判斷是否為可被專利保護的標的，clarified, updated on Aug. 3, 2023)規定（35 U.S.C. § 101）的議題。

Ex parte Hannun案件資訊：
系爭案申請號：14/735,002
PTAB訴願案：2018-003323

本案起源是系爭案在USPTO審查時，審查委員判定其中claims 11–20不具專利適格性（patent eligibility，35 U.S.C. § 101，因為判定發明為數學方法），另還有引用前案（Sompolinsky and Talwar）判定不具非顯而易見性（35 U.S.C. § 103），申請人提起訴願。本篇針對101議題報導。

Claim 11：
11. A computer-implemented method for transcribing speech comprising:
receiving an input audio from a user;
normalizing the input audio to make a total power of the input audio consistent with a set of training samples used to train a trained neural network model;
generating a jitter set of audio files from the normalized input audio by translating the normalized input audio by one or more time values;
for each audio file from the jitter set of audio files, which includes the normalized input audio:
generating a set of spectrogram frames for each audio file;
inputting the audio file along with a context of spectrogram frames into a trained neural network;
obtaining predicted character probabilities outputs from the trained neural network; and
decoding a transcription of the input audio using the predicted character probabilities outputs from the trained neural network constrained by a language model that interprets a string of characters from the predicted character probabilities outputs as a word or words.

系爭案Claim 11涉及電腦實施轉譯口語為文字的方法，方法包括接收輸入音訊、歸一化音訊以與訓練樣本一致、產生音訊中變動、產生音訊光譜圖、隨著光譜圖輸入音訊檔至訓練神經網路、從神經網路中取得預測字元機率、解碼音訊，最後輸出文字串。

以下為申請人自述本發明：

（編按，其中的危險是，申請人表示系爭案發明使用了深度學習法，包括使用一些模型，以及採用神經網路訓練的技術等，這類技術容易被判定僅是數學方法而不具專利適格性/可專利性。但是，在本案例中帶來了轉機。）

判斷所述請求項是否符合專利適格性，其中依據基於Mayo與Alice建立的TWO-STEP適格性判斷步驟，其中依照的指引就是USPTO於2019年公告的101議題審查指導方針（可參考：USPTO的2019開年禮之一 - 適格性指導方針（https://enpan.blogspot.com/2019/01/uspto2019.html））。

step one是申請專利範圍界定的發明是否關於抽象概念？例如是組織人類活動、基本經濟活動、數學方法、心智活動等，PTAB判決中列舉許多前例，包括可以專利的，以及不可專利的，甚至也引述最高法院指出，並非僅因為使用了數學方程式就判斷不具專利適格性：


當判定發明為抽象概念，即進入step two，檢查專利範圍中是否包括有進步概念（inventive concept）而足以轉換抽象概念為可專利的發明（"sufficient to transform the claimed abstract idea into a patent-eligible application"），何謂"inventive concept"？就是專利範圍中具有"額外特徵（additional features）"而超越了抽象概念，不致讓專利範圍僅保護抽象概念。舉例來說，僅使用一般目的電腦的發明不能轉換抽象概念為可專利的發明，還需要"additional features"。

系爭案在USPTO審查階段，審查委員判定系爭案專利範圍中歸一化音訊、產生光譜圖，以及使用數學方法轉換音訊為文字資料，包括其中涉及預測機率的技術僅是數學演算法，因此不符35USC101可專利的規定。

案件進入PTAB訴願階段，PTAB依據USPTO的2019做出的適格性指導方針（https://enpan.blogspot.com/2019/01/uspto2019.html）判斷系爭案申請專利範圍中是否包括：

(1)法定不予專利的例外，如數學概念、組織人類活動、基本經濟活動或是人類心智活動等； 
(2)有任何額外元件（additional element）可以整合法定不予專利例外為實用的應用（practical application）；
(3)在專利範圍中是否有加入非普遍知悉、常規與習知（well-understood, routine, conventional）的特定限制；
(4)是否僅在法定不予專利例外的專利範圍中附加發明相關領域普遍知悉、常規或習知的活動。

不同於USPTO審查委員判定系爭案發明僅是組織人類動或是心智活動的決定，PTAB委員認為，雖然將語音轉為文字是人類可以執行的，但系爭案發明（如claim 11）中的各步驟（歸一化、產生音訊的變動、產生光譜圖、得到預測字元機率（predicted character probability），最終進行轉換等）並非是可以由人執行，也沒有看到組織人類活動、基本經濟原則、商業活動、或個人行為的內容。

系爭案發明步驟最終得到預測字元機率，或許這是利用了數學演算法（USPTO審查委員參考說明書記載得出），但卻沒有描述在專利範圍中，並且即便專利範圍中有些限制是基於數學概念，但並沒有寫在專利範圍中。也就是說，PTAB委員基於專利範圍並沒有直接引述數學方程式，不認為系爭案發明涉及抽象概念。

更者，即便專利範圍引用了數學方程式，根據step 2A，因為系爭案發明整合法定不予專利例外為實用的應用（practical application），也就表示專利範圍包括了特定特徵可以實現改善技術的解決方案，如其中的深度口語學習法（神經網路）配合語言模型實現轉譯口語為文字的方法。PTAB因此認為系爭案發明並非涉及抽象概念。

其中特別的是，系爭案說明書記載的內容，在USPTO階段是拿來作為不符35U.S.C.101的核駁依據，但在PTAB卻是用來證明系爭案發明提供了相關技術領域的改善方案，使得語音辨識與文字化更為簡單。


即便上述判斷系爭案發明並非抽象概念，PTAB還是可續檢查專利範圍，判定其中包括額外元件而能超越法定不予專利的例外（step 2B）。

my two cents:
我個人常接觸人工智慧相關演算法或是解決方案的專利，常常為了描述其中訓練過程與演算法而去研究前案或是Googling，或是找案例來看，因為當發明採用了基於類神經網路的學習演算法時，會可能有不明確的問題，甚至是因為是僅使用一般目的電腦執行的數學方法而被判定不具可專利性專利適格性的疑慮，當然，寫說明書會盡量讓它"超越"純數學的疑慮。

本篇給了「智能演算法、神經網路、深度學習等」很正面的判決範例，就如本案申請人所主張的：一般目的電腦並非是經過訓練的神經網路，經過訓練的神經網路（本案是要從音訊中的變動資訊取得光譜圖．．．）是更超越一般目的電腦的技術。

"A generic computer is not a trained neural network; but even more, a generic computer is not the claimed trained neural network that has been specially designed and trained to receive sets of context of spectrogram frames from a jitter set of audio files, which includes a normalized input audio file obtained from an input audio, to predict character probabilities from the input audio, which are finally selected by being constrained by a language model that interprets a string of characters from the predicted character probabilities outputs as a word or words."


Ron
張貼者： 沒有留言:
標籤： , , , , , , , ,
訂閱： 文章 (Atom)