2026年6月12日 星期五

專利範圍過於明確形成的限制 - Dynapass IP Holdings LLC v. Bank of America Corp. (CAFC 2026)

Dynapass IP Holdings LLC v. Bank of America Corp. (CAFC 2026)案件資訊:
原告/上訴人/專利權人:DYNAPASS IP HOLDINGS LLC
被告/被上訴人:BANK OF AMERICA CORPORATION, BANK OF AMERICA, N.A.
系爭專利:US6,993,658
判決日期:June 11, 2026

本案源起專利權人Dynapass對美國銀行BOA提起侵權訴訟,東德州地方法院判決是撤銷訟訴

系爭專利'658涉及一種密碼設定系統,系統包括用於針對密碼隨機生成使用者憑證/密鑰(token)的使用者憑證伺服器(user token server)與通訊模組,密碼關聯著使用者識別碼(user ID),通訊模組將此憑證傳送到使用者裝置,讓使用者端生成密碼,並能以user ID與密碼以及使用者提供的token存取系統。

'658的Claim 1界定認證使用者的方法,在此方法中,將訊息傳遞的路徑分為兩種,第一網路是用於認證使用者以存取伺服器的網路,第二網路如行動通訊網路,讓使用者行動裝置上網而能取得憑證(token),能根據token與通行碼(passcode)生成用在第一網路的新密碼,其中Claim 1設定token並非使用者知道(被動接收),passcode則是使用者知道的(主動設定)。接著,使用者設定密碼作為新密碼,啟動經第一網路存取使用者帳戶。經使用者行動裝置通過第二網路接收token,又以第一網路接收密碼,最後一個步驟很特別:在啟動存取使用者帳戶後,在預設時間內關閉以第一網路上存取使用者帳戶,使得不能以任何密碼經第一網路存取使用者帳戶。


編按,我覺得這類專利範圍確實不容易寫,每個步驟似乎很絕對地寫出步驟流程,但"凡人"看來整個流程看來是有點跳來跳去。從專利圖式來看,所述token有多種取得方式,如通過網路傳遞、用呼叫器取得、利用簡訊取得,也可以是打行動電話要來的。系爭專利強調的就是,利用第二網路取得的token來認證存取第一網路(需使用者帳戶、密碼)的服務,如同現行雙因子認證技術(two-factor authentication)。




根據專利權人Dynapass宣稱,BOA使用的雙因子認證技術侵犯此專利。地方法院解釋專利範圍時,基於步驟「receiving the password」的解釋,訴訟雙方發出「不侵權共同協議與請求最終審判(Joint Stipulation of Non-Infringement and Motion for Entry of Final Judgment)」,結果地方法院撤銷侵權訴訟(侵權不成立)。

專利權人接著上訴CAFC,主要爭議就是步驟「receiving the password」的解釋。

CAFC階段:
Dynapass主張地院錯誤解釋步驟「receiving the password」,認為地院將說明書的最佳實施例("使用者108結合通行碼154與token形成密碼")限制步驟「receiving the password」的解釋,而錯誤地排除另一個實施例("通行碼154與token 156為分別提交")的解釋,也就是地院解釋專利範圍時,排除了分別接收「passcode」與密碼的「token」的解釋

CAFC意見:
對於認證使用者的技術,說明書揭露多樣的實施例,而專利權人選擇明確的專利語言(unambiguous claim language),並不能涵蓋多樣的實施例,也就是本案系爭專利分別接收passcode與token的實施態樣。

這裡引用2008年案例「TIP System, LLC v. Phillips & Brooks/Gladwin, Inc. (Fed. Cir. 2008)」,當內部證據支持法院以專利範圍用語解釋的專利範圍時,未被涵蓋在專利範圍的其他替代實施例並非能超過這個解釋。


CAFC解釋系爭專利Claim 1,認為專利範圍明確地描述在接收密碼(password)之前,已經從通行碼(passcode)與憑證(token)產生密碼,也就是無法將"receiving the password"涵蓋分別接收通行碼與憑證的解釋。


基於上述引用案例,CAFC法院認為系爭專利說明書支持地方法院解釋專利範圍,並且(這裡學到一個單字"juxtapose(並列)")專利說明書一再地將密碼(password)並列於通行碼(passcode)與憑證(token),使得專利範圍不容有其他解釋。這裡引用前例「GPNE Corp. v. Apple Inc. (Fed. Cir. 2016」,說明書中以特定方式反覆且一致地強調特定專利用語,該專利用語最好就是照說明書的解釋


可參考:反覆且一致地描述的專利用語不容隨意解釋 - GPNE Corp. v. Apple Inc. (Fed. Cir. 2016(https://enpan.blogspot.com/2018/12/gpne-corp-v-apple-inc-fed-cir-2016.html

依照上述解釋專利範圍的原則,CAFC判決如地方法院的解釋,專利範圍無法涵蓋到專利權人想要的解釋,因此也判定侵權不成立。

(如此可知,BOA的two-factor認證就是讓使用者分別接收通行碼與憑證,雖系爭專利說明書支持此描述,但是卻無法解釋到專利範圍中)

my two cents:
這篇短短的判決教了我們幾個功課:
1. 想要涵蓋較廣專利範圍,應揭露兩個或以上實施例。
2. 但專利範圍如果過於明確,不容易涵蓋多種實施例的解釋。
3. 反過來說,如果想要涵蓋更廣的專利範圍,專利範圍的寫法很重要,不能過於明確。
4. 說明書一再反覆且一致的技術描述將"十分可能地"會作為專利範圍的主要限制。
5. (額外補充)若多個實施例分別具有特色,且需要專利保護,若不容易在一件專利申請案獲准(畢竟專利範圍要廣,又要獲准,相較是困難的),可以考慮分別申請,各自突破各自的問題,將風險分開,而能各自達陣。

(下一篇應該就是討論「TIP System, LLC v. Phillips & Brooks/Gladwin, Inc. (Fed. Cir. 2008)https://www.cafc.uscourts.gov/opinions-orders/07-1241.pdf),剛好最近有個關於專利用語的講義要準備。)



Ron

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