從Ex parte Muthu-Manivannan的審查歷史可以看到審查委員對此案核駁的邏輯:首先,判斷請求項範圍是個處理電力系統數據的流程、認為發明僅是基於數據處理的優先順序排序的技術、為資訊的組織,為抽象概念,更沒有實質超越此抽象概念,認為整體來看,就是一個電力系統用一般電腦執行的一般步驟(其實這裡有103的判斷,現今的101判斷會混有103的判斷)。
[Ex parte Muthu-Manivannan報導]
申請時claim 1:
在USPTO審查階段,歷經幾次102(前兩次)、103核駁(後兩次),並沒有提出101的核駁意見。過程中claim 1的演變:
結果,申請人提出訴願,Appeal Brief針對103(a)提出答辯意見。特別的是,PTAB委員反駁了USPTO審查意見,認為先前技術並未建立系爭案案顯而易知的理由,然而,卻提出了系爭案請求項發明不符35 U.S.C. 101的新的核駁意見。
引用案例為最高法院Alice、TLI等案例,並採用USPTO的TWO-STEP TEST:
(1)請求項1步驟為抽象概念
(2)請求項1為一般收集不正常情況下數據的技術,並沒有轉換抽象概念到可專利標的
(3)各請求項使用一般目的電腦,並沒有實質超越抽象概念
判決本案雖為應用在電力系統的技術,但其中方法步驟為一般目的電腦執行一般數據處理的技術,並沒有產生實質超越的抽象概念的效果,判為不可專利標的。
參考資料:
抽象概念若僅以一般目的電腦實現,不可專利 - Alice Corporation Pty. Ltd. v. CLS Bank International (2014)(http://enpan.blogspot.tw/2014/06/alice-corporation-pty-ltd-v-cls-bank.html)
改善電腦技術的發明非為可專利性標的,後見之明? - TLI Communications v. AV Automotive (Fed. Cir. 2016)(http://enpan.blogspot.tw/2016/05/tli-communications-v-av-automotive-fed.html)
可專利性審查方針:http://enpan.blogspot.tw/2015/09/blog-post_21.html
Office Action檔案備份:https://app.box.com/s/ttqoda3kvq6c3fu61ufcxa8iczrcuox0
資訊來源:
http://allthingspros.blogspot.tw/2016/06/ptab-101-alice-ineligible-subject.html
my two cents:
我想,本案Ex parte Muthu-Manivannan不可專利的某一部分因素是請求項範圍規劃的問題,第一,這可能「技術本質」不容易規劃而讓審查委員可以接受這是符合美國專利法第101規定的發明,若本身又要具有非顯而易見,更是困難;第二,美國專利法規、判例、判決影響審查委員甚深,可能有時是在某個判例正是「夯」的期間,可專利性判斷被影響的可能性大增;第三,許多情況或許可以用不同的描述方式而能獲得審查委員對於101的認同,但如此卻可能「走味」而不像發明人自己覺得的發明,如此,發明人的堅持(沒有說一定錯)也會影響結果。
[另一案例]
這讓我想到曾經接觸過的案子,也是一個有關電力系統的技術,審查結果都是需要發明人支持代理人/專利工程師的作法,大家一起努力獲准專利,不會是某方一廂情願的結果。
此案例涉及一個混合式的電力系統,可以根據設定電廠的當地特色調配各種電力設施的比重的技術,技術多是計算、估計、判斷等步驟,看來是不容易克服101規定,當年討論正夯的是美國法院、USPTO對於Bilski判例的意見,因此,此案主要的克服方式就是引入硬體特徵,即便這不是唯一的方法,卻也是各方同意的解決方案。
[在這有個小小的整理]在目前的情況來看,要符合101規定的幾個可專利類別的發明,軟體/步驟/方法專利是否為可專利標的,除了"盡量"與硬體連結外,需要證明並非是一般目的電腦達到的技術,如果是抽象(方法流程)的技術,更要"實質超越"一般硬體的技術貢獻,或是具有轉換抽象技術為可專利標的的關鍵元件,以及,技術本質要是解決特定技術問題的發明。
參考資料:
Bilski判例最新解讀(http://enpan.blogspot.tw/2010/07/bilski.html)
USPTO對於Bilski最新判決的過渡作法(http://enpan.blogspot.tw/2010/08/usptobilski.html)
當審查委員作出不符101的意見時,引述USPTO對Bilski案制定的審查過渡時期方案,並解釋判斷請求項發明是否為不可專利的抽象概念的因素有:引述機器或轉換為可專利標的、是否為自然律、是否超越概念等。
本案經修正後併入硬體特徵,特別是具有硬體特徵的電力設定系統。
代理人與審查委員交換意見後又有補充修正:
最後發出核准通知。
Ron
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