服務硬體的資料處理仍可能是非可專利標的 - Ex parte Muthu-Manivannan (PTAB)

服務硬體的資料處理仍可能是非可專利標的，其實其中除了101外，還混有103的判斷 - Ex parte Muthu-Manivannan (Appeal 2014-006595, PTAB June 13, 2016)

從Ex parte Muthu-Manivannan的審查歷史可以看到審查委員對此案核駁的邏輯：首先，判斷請求項範圍是個處理電力系統數據的流程、認為發明僅是基於數據處理的優先順序排序的技術、為資訊的組織，為抽象概念，更沒有實質超越此抽象概念，認為整體來看，就是一個電力系統用一般電腦執行的一般步驟（其實這裡有103的判斷，現今的101判斷會混有103的判斷）。

[Ex parte Muthu-Manivannan報導]
申請時claim 1：


在USPTO審查階段，歷經幾次102（前兩次）、103核駁（後兩次），並沒有提出101的核駁意見。過程中claim 1的演變：



結果，申請人提出訴願，Appeal Brief針對103(a)提出答辯意見。特別的是，PTAB委員反駁了USPTO審查意見，認為先前技術並未建立系爭案案顯而易知的理由，然而，卻提出了系爭案請求項發明不符35 U.S.C. 101的新的核駁意見。

引用案例為最高法院Alice、TLI等案例，並採用USPTO的TWO-STEP TEST：
(1)請求項1步驟為抽象概念
(2)請求項1為一般收集不正常情況下數據的技術，並沒有轉換抽象概念到可專利標的
(3)各請求項使用一般目的電腦，並沒有實質超越抽象概念

判決本案雖為應用在電力系統的技術，但其中方法步驟為一般目的電腦執行一般數據處理的技術，並沒有產生實質超越的抽象概念的效果，判為不可專利標的。

參考資料：
抽象概念若僅以一般目的電腦實現，不可專利 - Alice Corporation Pty. Ltd. v. CLS Bank International (2014)（http://enpan.blogspot.tw/2014/06/alice-corporation-pty-ltd-v-cls-bank.html）
改善電腦技術的發明非為可專利性標的，後見之明？ - TLI Communications v. AV Automotive (Fed. Cir. 2016)（http://enpan.blogspot.tw/2016/05/tli-communications-v-av-automotive-fed.html）

可專利性審查方針：http://enpan.blogspot.tw/2015/09/blog-post_21.html

Office Action檔案備份：https://app.box.com/s/ttqoda3kvq6c3fu61ufcxa8iczrcuox0

資訊來源：
http://allthingspros.blogspot.tw/2016/06/ptab-101-alice-ineligible-subject.html

my two cents:
我想，本案Ex parte Muthu-Manivannan不可專利的某一部分因素是請求項範圍規劃的問題，第一，這可能「技術本質」不容易規劃而讓審查委員可以接受這是符合美國專利法第101規定的發明，若本身又要具有非顯而易見，更是困難；第二，美國專利法規、判例、判決影響審查委員甚深，可能有時是在某個判例正是「夯」的期間，可專利性判斷被影響的可能性大增；第三，許多情況或許可以用不同的描述方式而能獲得審查委員對於101的認同，但如此卻可能「走味」而不像發明人自己覺得的發明，如此，發明人的堅持（沒有說一定錯）也會影響結果。

[另一案例]
這讓我想到曾經接觸過的案子，也是一個有關電力系統的技術，審查結果都是需要發明人支持代理人/專利工程師的作法，大家一起努力獲准專利，不會是某方一廂情願的結果。

此案例涉及一個混合式的電力系統，可以根據設定電廠的當地特色調配各種電力設施的比重的技術，技術多是計算、估計、判斷等步驟，看來是不容易克服101規定，當年討論正夯的是美國法院、USPTO對於Bilski判例的意見，因此，此案主要的克服方式就是引入硬體特徵，即便這不是唯一的方法，卻也是各方同意的解決方案。

[在這有個小小的整理]在目前的情況來看，要符合101規定的幾個可專利類別的發明，軟體/步驟/方法專利是否為可專利標的，除了"盡量"與硬體連結外，需要證明並非是一般目的電腦達到的技術，如果是抽象（方法流程）的技術，更要"實質超越"一般硬體的技術貢獻，或是具有轉換抽象技術為可專利標的的關鍵元件，以及，技術本質要是解決特定技術問題的發明。

參考資料：
Bilski判例最新解讀（http://enpan.blogspot.tw/2010/07/bilski.html）
USPTO對於Bilski最新判決的過渡作法（http://enpan.blogspot.tw/2010/08/usptobilski.html）

原請求項範圍：


當審查委員作出不符101的意見時，引述USPTO對Bilski案制定的審查過渡時期方案，並解釋判斷請求項發明是否為不可專利的抽象概念的因素有：引述機器或轉換為可專利標的、是否為自然律、是否超越概念等。


本案經修正後併入硬體特徵，特別是具有硬體特徵的電力設定系統。


代理人與審查委員交換意見後又有補充修正：


最後發出核准通知。


Ron