解決長久需求答辯無效案例 - Ex parte Reisinger

可能很多發明人想要用這招答辯顯而易見的核駁意見--「解決長久需求（long-felt need）」，對照就是要證明「別人的失敗（failure of others）」，雖是失敗案例，但仍有可參考之處。


Ex parte Reisinger案件資訊：
訴願案號：Appeal 2009-007401
系爭案申請號：10/797,494

系爭案關於一種郵件處理裝置，能夠自動分類郵件、取得郵遞條碼，專利範圍用一個電腦裝置來描述這個郵件處理裝置，如下（公開版），重點在於記憶體儲存了郵件項目相關資料（mail-item-related data）、自動產生條碼等。
1. A mail-processing device comprising:

a programmable memory having a table stored therein;

a program memory;

a working memory having mail-item-related data values stored therein;

a keyboard having a plurality of operating elements;

a microprocessor in communication with said programmable memory, said program memory, said program memory, said working memory, and said keyboard;

said programmable memory, said working memory and said microprocessor, in combination, being programmable to set an operating mode for automatic product code entry; and

said microprocessor being programmed for evaluating said mail-item-related data values stored in said working memory using said table stored in said programmable memory.

審查過程中，審查委員提出幾件引證案，甚至提出美國郵遞服務（US Postal Service）曾經考慮使用郵遞條碼的技術諮詢備忘錄（Technical Advisory Memo），以發明為顯而易見理由核駁。

USPTO 103核駁意見，其中引用U.S. Postal Service：


而申請人逮到這個審查委員提出的郵遞服務的技術諮詢備忘錄的引用資料，作為輔助性考量的答辯參考，認為系爭案相關技術是個長久以來的需求，而前人卻失敗的技術。

然而，USPTO審查委員，並PTAB同意，認為申請人並未將美國郵遞服務沒有使用條碼的情況"連結"到使用條碼的問題上，認為以美國郵遞服務並未使用如系爭案的郵遞條碼作為答辯理由沒有說服力。

訴願決定中，BPAI委員提到申請人答辯提到「long-felt need」的意見，但是認為要以此作為答辯理由，應證明系爭案請求項發明是：「發明欲解決的問題是已知」，但「先前技術並未解決」。如果要證明他人的失敗（failure of others），應證明其他相關技術領域人員有嘗試，但卻沒有找到解決方案。


提到申請人主張美國郵遞服務曾考慮郵遞條碼，但現在卻未有此服務，然而這卻不能證明在使用此郵遞條碼的問題，也就是系爭案請求項發明使用條碼的技術並沒有證據顯示解決了習知技術的問題。

BPAI確認USPTO核駁理由。

my two cents:
這是個失敗案例，卻能歸納出如何以「long-felt need」進行答辯：
1. 要證明前人曾經要解決申請案發明要解決的問題
2. 要證明前人有嘗試解決，卻失敗
3. 要證明解決的問題在前案也是要解決這個問題本身（多一句廢話，與(1)類似）
4. 前人"知道"但不做，不代表失敗

系爭案審查歷史檔案（包括訴願請求與決定）：
https://app.box.com/s/62897v2ozg5xvnps6z6mx5ftliwvmh0l（備份檔案）

資料參考：
http://allthingspros.blogspot.tw/2010/10/secondary-considerations-long-felt-need.html

Ron