本篇來源是patently-o：Invention of a Slave and the Ongoing Movement For Equal Justice（https://patentlyo.com/patent/2020/06/invention-ongoing-movement.html）
從patently-o文章得知這個1858年就有的規定：「A new and useful machine invented by a slave cannot be patented.」，署名的是Attorney General's Office（美國司法部長（Attorney General）辦公室）。
(更新) 這個1857年美國最高法院"Dred Scott v. Sandford, 60 U.S. (19 How.) 393 (1857)"案例裁決奴隸非公民，接續這個裁決，產生的結果是奴隸的發明不能專利。
我的初步感覺是，這是一種「人格」的另類表彰，因為，首先，「奴隸」會去發明，有可能是發明人，甚至表示要列為「發明人」，才需要有這個規定，雖是抹煞/歧視奴隸的發明，但若有發明因此不得專利，在當年也算是「奇觀」。另一方面，或者是這樣規定，就不會有奴隸提出專利申請案了！（從文章看來，「自由」黑人/有色人種在那個年代確實可以獲准取得專利權，不過在相關案例後，也不能在法院行使權利）
patently-o這篇文章顯然是針對最近美國種族歧視爭議（佛洛伊德之死）產生的黑人生命運動（Black Lives Matter movement），「專利系統」也存在有「歧視」，這應該是源自司法系統的歧視。
奴隸的發明不能專利涉及1857年最高法院案例 - Dred Scott v. Sandford, 60 U.S. (19 How.) 393 (1857)判決，最高法院確認各州先前的決定：自由黑人與棕色人種（有色人種）不是美國公民（free (non-enslaved) black and brown people were not United States Citizens）。
Dred Scott v. Sandford, 60 U.S. (19 How.) 393 (1857)（連結：https://supreme.justia.com/cases/federal/us/60/393/#:~:text=Sandford-,Dred%20Scott%20v,%2C%2060%20U.S.%20393%20(1856)&text=In%20a%20decision%20that%20later,even%20after%20they%20were%20freed.），這個連結中提到，此案最高法院意見已經被第13,14憲法修正案所廢棄，摘錄此案例兩段話，以現在的觀念回頭看，很驚嚇。
4. A free negro of the African race, whose ancestors were brought to this country and sold as slaves, is not a "citizen" within the meaning of the Constitution of the United States.
．．．
5. When the Constitution was adopted, they were not regarded in any of the States as members of the community which constituted the State, and were not numbered among its "people or citizens." Consequently, the special rights and immunities guarantied to citizens do not apply to them. And not being "citizens" within the meaning of the Constitution, they are not entitled to sue in that character in a court of the United States, and the Circuit Court has not jurisdiction in such a suit.
以上中文摘要：
4.祖先被帶來美國並販賣為奴隸的非洲裔"自由"黑人（已經解放），不是美國憲法所定義的“公民”。
5.沒有被《美國憲法》所定義為公民的人民，並不適用公民所保障的權利與豁免權，非憲法所定義的公民時，也就無權在美國法院行使訴訟的權利，巡迴法院也沒有其訴訟管轄權。
「Dred Scott v. Sandford」內容可參考Wikipedia（https://en.wikipedia.org/wiki/Dred_Scott_v._Sandford）：
這個故事可以反映當年美國黑奴奮鬥史，摘錄一些，黑奴轉變為自由人、或保留奴隸身份，或可販賣勞動力，除了主人的態度有關，也與持續搬遷有關，本案即涉及Dred Scott捍衛自己的自由人身份的訴訟，。
本案主角Dred Scott於1799年出生在Virginia，出生就是奴隸，於1818年，他的主人Peter Blow搬家到Alabama，到了1830年，Blow將Scott賣給美軍軍醫John Emerson，後來被帶到"自由州"Illinois，也就是禁止販售奴隸的州。後來，Emerson與Scott繼續搬家到Wisconsin（wikipedia中會分"領土"與"州"，法定地位不一樣，但這裡就忽略這些講法），這裡是禁止販售奴隸的地方。在此成為自由人，Scott與同為奴隸的Harriet Robinson結婚。不過，Emerson仍通過雇傭關係實質保留Scott的奴隸身份，但這在自由州是違法的。後來在移動過程，Scott與Harriet在自由的領土生下了女兒Eliza，出生就是自由人。
後來Emerson死了，遺孀繼承財產，並包括Scott，還繼續販售他的勞力。1846年，Scott想要買贖家人的自由，被拒絕後，Scott即訴諸司法，希望司法可以保障他們自由人的身份。
訴訟需要錢，Scott獲得他之前的主人Peter Blow資助，還受到Blow女婿銀行官員的擔保與銀行律師Samuel Mansfield Bay的法律幫助。
在1847年6月，Scott在一切看好的情況下（還有10多件前例）敗訴，主要理由是他無法證明自己實際為Emerson遺孀Erene Emerson的奴隸（前段表示他們是雇傭關係），還有證據無法被證實的問題。
不過，Scott仍提出另一新的訴訟，在此新的訴訟中，Scott提出的證據被證實，並獲判賠償。但這時由Erene Emerson上訴最高法院。
案件因為Erene Emerson搬家，Scott的擁有權轉移到她的兄弟John F. A. Sanford。案件變成Scott v. Sanford。
Missouri（蓄奴州）最高法院判決Scott仍為合法奴隸，並表示他們應該在自由州為自己的自由辯護（sued for freedom while they lived in a free state），法官William Scott表示：
"Times are not now as they were when the former decisions on this subject were made. Since then not only individuals but States have been possessed with a dark and fell spirit in relation to slavery, whose gratification is sought in the pursuit of measures, whose inevitable consequences must be the overthrow and destruction of our government. Under such circumstances it does not behoove the State of Missouri to show the least countenance to any measure which might gratify this spirit. She is willing to assume her full responsibility for the existence of slavery within her limits, nor does she seek to share or divide it with others."
也就是，Missouri自己的立場不能做出對Scott有利的決定。在Missouri最高法院判決後，Scott隨後也失去前主人的資助與律師的幫助。
參考（https://zh.wikipedia.org/wiki/密苏里妥协）：密蘇里妥協（英語：Missouri Compromise）是美國國會中的蓄奴州與自由州在1820年達成的一項協議，其主旨在於規範在西部新領土上所建各州的蓄奴行為。該協議規定，在原路易斯安那領地土地上新建的各州中，除密蘇里州外，禁止北緯36.5°線以北各州蓄奴。
案件之後由聘僱Scott為工友的代管人Roswell Field接手。
在1853年，Dred Scott向其主人John Sanford提出告訴，不同於以上在各州地方法院的訴訟，這回由聯邦法院審理，不過陪審團依據Missouri州法律仍判Scott為奴隸，裁定Sanford勝訴。
這回換Scott上訴最高法院，本案就此成為歷史案件：Dred Scott v. Sandford。
在March 6, 1857，最高法院做出裁決，爭點：根據《憲法》，黑人是否可以擁有美國公民身份？（whether or not black people could possess federal U.S. citizenship under the Constitution?）
法院裁定，黑人的祖先早先是被進口到美國作為奴隸的，奴隸在法律上是其所有者的財產，因此認為黑人不是美國公民，憲法中的公民不包括黑人，因此黑人沒有公民參與訴訟的資格，美國各州無權授予黑人法律地位。
這是個基於黑暗歷史的哀傷的判決，也影響到奴隸的發明不能取得專利的法律問題。
不過，時至今日，世界已經不同，也不應有種族或對他國人民的歧視！
本篇參考資料：
https://patentlyo.com/patent/2020/06/invention-ongoing-movement.html
https://zh.wikipedia.org/wiki/密苏里妥协
https://en.wikipedia.org/wiki/Dred_Scott_v._Sandford
https://supreme.justia.com/cases/federal/us/60/393/#:~:text=Sandford-,Dred%20Scott%20v,%2C%2060%20U.S.%20393%20(1856)&text=In%20a%20decision%20that%20later,even%20after%20they%20were%20freed.
Ron
2020年6月23日 星期二
重新審視「瑕疵造成專利權無法實施」報導
本篇報導源自：
瑕疵造成專利權無法實施（更新版）（https://enpan.blogspot.com/2010/03/blog-post.html）
本篇帶出的資訊應該是所有要進入訴訟的專利權人/專屬被授權人應該注意的。
案件資訊：
原告/上訴人：OLE K. NILSSEN and GEO FOUNDATION, LTD.
被告/被上訴人：OSRAM SYLVANIA, INC. and OSRAM SYLVANIA PRODUCTS, INC.
判決日：October 10, 2007
系爭專利：
原告幾項不正當行為（inequitable conduct）：
- Patents No Longer In Suit
- Improper Payment of Small Entity Maintenance Fees
- Misclaimed Priorities
- Failure to Disclose the Motorola Litigation
- Failure to Disclose Prior Art
所述「不正當行為」的形成與故事背景很有關係，本案原告Nilssen為系爭專利專利權人，專利涉及電燈產品，如最早的US4,857,806（下圖）溯及1980年優先權，關於一種氣體放電是的螢光燈泡。
US4,857,806：
故事背景溯及1983年的專利審查過程，依照判決文內容，Nilssen的專利知識（專利法、MPEP與法院案例）比專利代理人還厲害，甚至之後創立"非營利組織" - Geo Foundation，2000年，Geo Foundation成為Nilssen的專屬被授權人，但在此之前，已經授權給其他燈具廠商，如Philips，因此之後變成由Geo Foundation對Philips等公司進行專利授權。Geo Foundation開始以專利授權獲利，還加上通過和解取得的損害賠償。
本案中，Nilssen與其Geo Foundation以11件專利對Osram提出侵權告訴，Osram的反擊是Nilssen以不正當行為（inequitable conduct）取得專利權。
在地院中，11件專利各有各個問題，如'345案在reexamination程序中、'690在專利審查程序中，並沒有透露與其他機構的財務來往（這與大小實體、專利費用有關）；如'345、'270與'681等案有彼此共同母案關係不明確的問題（這與優先權不確實有關）；部份專利的前案關係、相關前案、現行訴訟關係（Motorola）等資訊都有揭露不實的問題，使得地院依照「doctrine of infectious unenforceability」判定其中專利不可主張權利（unenforceability）。
Nilssen與Geo Foundation提出上訴。
CAFC指出幾項上訴人的"罪狀"：
1. 專利權人未確實揭露系爭專利關於"專利性"的審查歷史，主要指的是申請人答辯時所主張與前案差異的意見，即便是不重要的意見。
這個失誤導致不當行為（inequitable conduct）而使得專利不可實施（unenforceable）。
2. 關於專利權人Nilssen是否「不當繳付"small entity"專利維持費」？法官根據專利權的狀態分為兩個時間段：(1)Nilssen（獨立發明人）授權階段（Late 2000之前）；(2)Geo（法人）授權階段（Late 2000之後）。
(1)Nilssen（獨立發明人）授權階段（Late 2000之前）
其實法院並不覺得「錯誤繳付小實體維持費」會讓專利權不可實施（沒那麼嚴格），但問題是專利權人Nilssen有意圖欺騙（mislead）。
(2)Geo（法人）授權階段（Late 2000之後）
法院發現Nilssen在將專利權授權給Geo基金會仍以「小實體」繳付專利維持費，這違反「小實體」"並未授權"的條件，產生「意圖欺騙」的事實，使得專利權人在法院上的證詞不可採信（no credit）。
以上錯誤也導致不當行為（inequitable conduct）而使得專利不可實施（unenforceable）。
3. 專利權錯誤引用優先權。Nilssen承認這個事實，但認為錯誤引用優先權僅關於專利性，並沒有欺騙意圖，也不會導致無法主張專利權的問題。然而，根據專利審查歷史，雖審查委員並未仔細審視優先權，但顯然專利權人根據這個優先權主張來排除"中間"的公開文獻，因為這涉及專利權，也被認為有意圖欺騙的問題！
這個錯誤導致不當行為（inequitable conduct）而使得專利不可實施（unenforceable）。
4. 專利權人並未確實提交IDS，特別是相關專利標的的訴訟信息。（"We conclude that the district court did not abuse its discretion in holding eight patents unenforceable for inequitable conduct based upon Nilssen’s failure to disclose the Motorola litigation."）
Nilssen主張地院並沒有適當地比對與Motorola的訴訟標的與目前系爭專利範圍，但MPEP 2001.06(c)規定申請人應將訴訟（包括IPR, PGR等）中的信息告知專利審查委員，因為這些信息可能有關審查中專利申請案的專利性，應被審查委員了解，屬於IDS（information disclosure statement）的一種。
這個錯誤導致不當行為（inequitable conduct）而使得專利不可實施（unenforceable）。
涉及規定：MPEP 2001.06(c) Information From Related Litigation and/or Trial Proceedings
The America Invents Act (AIA) added trial proceedings to be conducted by the Patent Trial and Appeal Board (PTAB) including inter partes review proceedings, post-grant review, covered business method reviews, and derivation. In many instances, these trial proceedings yield information that may be considered material to pending related patent applications. Where the subject matter for which a patent is being sought is or has been involved in litigation and/or a trial proceeding, or the litigation and/or trial proceeding yields information material to currently pending applications, the existence of such litigation and any other material information arising therefrom must be brought to the attention of the examiner or other appropriate official at the U.S. Patent and Trademark Office. In particular, material information that is raised in trial proceedings that is relevant to related applications undergoing examination should be submitted on an Information Disclosure Statement for the examiner’s consideration. ...
5. 即便Nilssen強調未揭露的先前技術並不影響系爭專利專利權，地院也沒有解釋為何Nilssen應該知道這些未揭露的前案，但CAFC仍認定Nilssen並未誠實揭示已知前案。
這裡有個"申請人很無奈"的原則，"Information is material if there is a substantial likelihood that a reasonable examiner would have considered the information important in deciding whether to allow the application to issue as a patent."，不是專利申請人說的算，而是當審查委員認為審查專利時應考慮的資訊，就是重要/關鍵的資訊。
這個瑕疵導致不當行為（inequitable conduct）而使得專利不可實施（unenforceable）。
判決原文：http://www.cafc.uscourts.gov/sites/default/files/opinions-orders/06-1550.pdf（備份：https://app.box.com/s/ycgqm3d0pn4nkt4629rw2lvribnz5uxl）
Ron
瑕疵造成專利權無法實施（更新版）（https://enpan.blogspot.com/2010/03/blog-post.html）
本篇帶出的資訊應該是所有要進入訴訟的專利權人/專屬被授權人應該注意的。
案件資訊：
原告/上訴人：OLE K. NILSSEN and GEO FOUNDATION, LTD.
被告/被上訴人：OSRAM SYLVANIA, INC. and OSRAM SYLVANIA PRODUCTS, INC.
判決日：October 10, 2007
系爭專利：
原告幾項不正當行為（inequitable conduct）：
- Patents No Longer In Suit
- Improper Payment of Small Entity Maintenance Fees
- Misclaimed Priorities
- Failure to Disclose the Motorola Litigation
- Failure to Disclose Prior Art
所述「不正當行為」的形成與故事背景很有關係，本案原告Nilssen為系爭專利專利權人，專利涉及電燈產品，如最早的US4,857,806（下圖）溯及1980年優先權，關於一種氣體放電是的螢光燈泡。
US4,857,806：
故事背景溯及1983年的專利審查過程，依照判決文內容，Nilssen的專利知識（專利法、MPEP與法院案例）比專利代理人還厲害，甚至之後創立"非營利組織" - Geo Foundation，2000年，Geo Foundation成為Nilssen的專屬被授權人，但在此之前，已經授權給其他燈具廠商，如Philips，因此之後變成由Geo Foundation對Philips等公司進行專利授權。Geo Foundation開始以專利授權獲利，還加上通過和解取得的損害賠償。
本案中，Nilssen與其Geo Foundation以11件專利對Osram提出侵權告訴，Osram的反擊是Nilssen以不正當行為（inequitable conduct）取得專利權。
在地院中，11件專利各有各個問題，如'345案在reexamination程序中、'690在專利審查程序中，並沒有透露與其他機構的財務來往（這與大小實體、專利費用有關）；如'345、'270與'681等案有彼此共同母案關係不明確的問題（這與優先權不確實有關）；部份專利的前案關係、相關前案、現行訴訟關係（Motorola）等資訊都有揭露不實的問題，使得地院依照「doctrine of infectious unenforceability」判定其中專利不可主張權利（unenforceability）。
Nilssen與Geo Foundation提出上訴。
CAFC指出幾項上訴人的"罪狀"：
1. 專利權人未確實揭露系爭專利關於"專利性"的審查歷史，主要指的是申請人答辯時所主張與前案差異的意見，即便是不重要的意見。
這個失誤導致不當行為（inequitable conduct）而使得專利不可實施（unenforceable）。
2. 關於專利權人Nilssen是否「不當繳付"small entity"專利維持費」？法官根據專利權的狀態分為兩個時間段：(1)Nilssen（獨立發明人）授權階段（Late 2000之前）；(2)Geo（法人）授權階段（Late 2000之後）。
(1)Nilssen（獨立發明人）授權階段（Late 2000之前）
其實法院並不覺得「錯誤繳付小實體維持費」會讓專利權不可實施（沒那麼嚴格），但問題是專利權人Nilssen有意圖欺騙（mislead）。
(2)Geo（法人）授權階段（Late 2000之後）
法院發現Nilssen在將專利權授權給Geo基金會仍以「小實體」繳付專利維持費，這違反「小實體」"並未授權"的條件，產生「意圖欺騙」的事實，使得專利權人在法院上的證詞不可採信（no credit）。
以上錯誤也導致不當行為（inequitable conduct）而使得專利不可實施（unenforceable）。
3. 專利權錯誤引用優先權。Nilssen承認這個事實，但認為錯誤引用優先權僅關於專利性，並沒有欺騙意圖，也不會導致無法主張專利權的問題。然而，根據專利審查歷史，雖審查委員並未仔細審視優先權，但顯然專利權人根據這個優先權主張來排除"中間"的公開文獻，因為這涉及專利權，也被認為有意圖欺騙的問題！
這個錯誤導致不當行為（inequitable conduct）而使得專利不可實施（unenforceable）。
4. 專利權人並未確實提交IDS，特別是相關專利標的的訴訟信息。（"We conclude that the district court did not abuse its discretion in holding eight patents unenforceable for inequitable conduct based upon Nilssen’s failure to disclose the Motorola litigation."）
Nilssen主張地院並沒有適當地比對與Motorola的訴訟標的與目前系爭專利範圍，但MPEP 2001.06(c)規定申請人應將訴訟（包括IPR, PGR等）中的信息告知專利審查委員，因為這些信息可能有關審查中專利申請案的專利性，應被審查委員了解，屬於IDS（information disclosure statement）的一種。
這個錯誤導致不當行為（inequitable conduct）而使得專利不可實施（unenforceable）。
涉及規定：MPEP 2001.06(c) Information From Related Litigation and/or Trial Proceedings
The America Invents Act (AIA) added trial proceedings to be conducted by the Patent Trial and Appeal Board (PTAB) including inter partes review proceedings, post-grant review, covered business method reviews, and derivation. In many instances, these trial proceedings yield information that may be considered material to pending related patent applications. Where the subject matter for which a patent is being sought is or has been involved in litigation and/or a trial proceeding, or the litigation and/or trial proceeding yields information material to currently pending applications, the existence of such litigation and any other material information arising therefrom must be brought to the attention of the examiner or other appropriate official at the U.S. Patent and Trademark Office. In particular, material information that is raised in trial proceedings that is relevant to related applications undergoing examination should be submitted on an Information Disclosure Statement for the examiner’s consideration. ...
5. 即便Nilssen強調未揭露的先前技術並不影響系爭專利專利權，地院也沒有解釋為何Nilssen應該知道這些未揭露的前案，但CAFC仍認定Nilssen並未誠實揭示已知前案。
這裡有個"申請人很無奈"的原則，"Information is material if there is a substantial likelihood that a reasonable examiner would have considered the information important in deciding whether to allow the application to issue as a patent."，不是專利申請人說的算，而是當審查委員認為審查專利時應考慮的資訊，就是重要/關鍵的資訊。
這個瑕疵導致不當行為（inequitable conduct）而使得專利不可實施（unenforceable）。
判決原文：http://www.cafc.uscourts.gov/sites/default/files/opinions-orders/06-1550.pdf（備份：https://app.box.com/s/ycgqm3d0pn4nkt4629rw2lvribnz5uxl）
Ron
2020年6月18日 星期四
2020年6月17日 星期三
申請專利範圍之解釋 - 103年度行專更(一)字第2號
本篇討論TIPO標注案例的「電子條碼服務系統及方法」發明專利之 申請專利範圍之解釋、進步性 - 103年度行專更(一)字第2號
本篇針對其中「申請專利範圍之解釋」部分。
智慧財產法院行政判決案件資訊：
【裁判字號】 103,行專更(一),2
【裁判日期】 1040205
【裁判案由】 發明專利舉發
本案緣起原告不服針對「舉發不成立」的訴願（訴願駁回）決定，遂提起上訴，本案經最高行政法院以103年度判字第417號將原判決廢棄，發回本院更為審理。
系爭專利為發明專利第504659號「電子條碼服務系統及方法」。
舉發是否成立，與「申請專利範圍解釋」以及是否落於先前技術揭露內容中有關，其中「申請專利範圍解釋」部份，涉及專利範圍中「擷取」的解釋。
本篇討論爭點：系爭專利申請專利範圍第 1、2 項之「擷取」、「接收」用語應如何解釋？
原告主張：
內部證據：
(1)原告引述系爭專利說明書第10頁第2段、第8頁倒數第2段內容可知，「擷取」 與「接收」都是用來取得一電子條碼資料；
(2)引述系爭專利說明書第6圖之箭頭可知，無論是接收模組或是擷取模組，其資料都是來自於電子條碼服務系統外部，而且都是向內的箭頭，若擷取模組是採主動之解釋，則擷取模組右方之線條即應以雙向箭頭表示為當，又接收模組及擷取模組均有訊號傳輸至顯示模組與儲存模組，並無法將擷取模組解釋成主動接收，接收模組解釋成被動接收。相反地，依申請專利範圍的界定與第6圖來解讀，擷取模組與接收模組應解讀為二個均具有取得一電子條碼資料功能的元件。
外部證據：
再由教育部重編國語辭典修訂本查得資料，「擷取」意指「採取」，而 「接收」表「收取」或「承辦」之意，兩者均無主、被動之區別意涵。因此，無論「擷取」或「接收」，均應解釋為「取得」之意。
被告答辯：
內部證據：
系爭專利申請專利範圍解釋部分： 由系爭專利說明書第9頁最末段記載可知電子條碼資料係由電子條碼傳送模組以主動傳送方式傳送至電子條碼接收模組，再對照說明書第10頁第2段記載電子條碼擷取模組係以主動方式獲得電子條碼資訊，進而再透過電子條碼發送模組將電子條碼資訊發出，因此系爭專利之「擷取」應解 釋為「以自動啟動方式獲取」、「接收」應解釋為「以被動方式獲取」。
參加人援引被告之答辯，並補充陳述：
系爭專利申請專利範圍解釋部份：（辭典（外部證據）輔以內部證據印證）
(1)系爭專利說明書未對「擷取」賦予定義，故「擷取」應以所屬技術領域中具有通常知識者所認知或瞭解的通常習慣意義解釋為宜，參照教育部重編國語辭典修正本關於「擷取」的解釋為「採取」，若無主動取得之意，花木不可能憑空脫離枝幹而被採取，故「擷取」當然包含「主動」的意涵。
(2)再由系爭專利申請專利範圍包括「接收」與「擷取」的區別，自是明確表明「擷取」與「接收」不同，否則何需有不同的界定，是「擷取」應解釋為「以主動方式獲得」，「接收」應解釋為「以被動方式獲取」。
行政法院之判斷：
（原則）系爭專利申請專利範圍解釋：
(1)按「發明專利權範圍，以說明書所載之申請專利範圍為準。必要時，得審酌說明書及圖式。」
(2)90年專利法第56條第3項定有明文。對於申請專利範圍之解讀，應將據以主張權利之該項申請專利範圍文字，原原本本地列述，不可讀入詳細說明書或摘要之內容，亦不可將任何部分之內容予以移除。
(3)如有含混或 未臻明確之用語，可參酌發明說明、圖式，以求其所屬技術領域中具有通常知識者得以理解及認定之意涵。
(4)解釋申請專利範圍，得參酌「內部證 據」與「外部證據」，前者係指請求項之文字、發明說明、圖式及申請歷史檔案；後者指內部證據以外之其他證據，例如創作人之其他論文著作、 其他專利，相關前案（如追加案之母案、主張優先權之前案），專家證人 之見解，該發明所屬技術領域中具有通常知識者之觀點、權威著作、字典、 專業辭典、工具書、教科書等。
(5)若內部證據足使申請專利範圍清楚明確， 則無須考慮外部證據。若外部證據與內部證據對於申請專利範圍之解釋有衝突或不一致者，則優先採用內部證據。
（系爭專利範圍之解釋）
（專利範圍之文字）查系爭專利申請專利範圍所界定之「電子條碼資料」，係由系統內各模組 進行接收、儲存、顯示及發送，故其為電腦軟體所能存取之電子資料。
（說明書文字）再查系爭專利說明書第 10 頁記載：「……藉由該電子條碼發送模組 19 將所 擷取到之電子條碼資料發送出，據以作為身分或資格的認定。
（圖式）參考圖 5 所示...（不爭執）。
「擷取」：
(1)（內部證據）「擷取」之解釋： 依系爭專利說明書第 6 圖以及系爭專利申請專利範圍將「電子條碼接收模 組」與「電子條碼擷取模組」分為兩個不同模組，顯然其功能應有所差異， 然綜觀系爭專利申請專利範圍、發明說明、圖示、申請歷史檔案等內部證據，並未記載「擷取」與「接收」之定義，被告主張之段落並未明確提及「主動」或「被動」，由該些段落僅能得知其均為「取得」之意，故由內部證據無法得知其差異何在，自得再參酌外部證據。
(2)（外部證據）由原告所提教育部重編國語辭典修訂本記載「『擷取』意『採取』，如請勿 隨便擷取花木」，可知「擷取」一詞含有主動之意， 與被動的「接收」不同，故由所屬技術領域中通常知識者之角度觀之，「擷取」於申請時之客觀意義應解讀為「主動取得」，即主動向外部抓取所需的資料，異於被動的「（等候）接收」。
(3)（「擷取」之範圍）系爭專利並未明確界定何謂 「主動擷取」，故只要是由擷取模組所在裝置所發起的獲取程序，即屬於 「擷取」，無論是使用者操作行動裝置上的照相機，或經由網路發送請求 訊息，均在其範圍內。對於使用者的操作而言，因系爭專利之「電子條碼擷取模組」設在使用者的裝置內，是僅排除「使用者直接操控另一台裝置傳送資料」或「使用者操控其他裝置發送請求」等態樣。
「接收」：
(1)（內部證據）「接收」之解釋： 如前所述，「接收」應與「擷取」有所區隔，惟系爭專利並未明確界定何謂「被動接收」，故只要能在模組未主動發出請求的情況下收到外部傳來 的電子條碼資料即屬之。
(2)（外部證據）原告所提教育部重編國語辭典修訂本中有關「擷取」之解釋應為主動取得之意（與原告主張不同）。擷取模組並不會發送訊息，則系爭專利之圖示以單向箭頭表示並無違誤，況一般在繪製接收或擷取資料的模組時，因 其實施用途而僅描繪單向向內之箭頭亦屬常見。
(3)（箭頭不代表絕對的意思）該單向箭頭不代表該模組不具備發送之能力，亦無法藉此認定絕對為被動，原告以系爭專利第 6 圖之箭頭主張系爭專利對於「擷取」與「接收」無主、被動之意云云，並不可採。
my two cents:
「擷取、接收」用語因為被告（智慧局）辯稱「證據 2、3、4、5、6 皆未揭露「主動自動啟動」的方式獲取資料，更未揭 露主動自動啟動獲取「編碼後產生圖形的數位形式」之「電子條碼資料」；且參加人（專利權人）對此也回應系爭專利之主動地擷取並發送電子條碼資料的功效均未見於證據 2 、3與證據 6，也辯稱證據 4 、5除了無法主動地去擷取電子條碼資料以外，亦無法將電子條碼 資料傳送至其他裝置中 ... 等等。如此，使得「擷取」為主動或被動成為爭點（之一）。
雖然法院意見認為「擷取」有主動之意，這點與被告、參加人一致，但也無需強調，當系爭專利面對的是進步性議題時，爭辯這些不重要的技術並無幫助。
本案最後原告勝訴，案件發回重審。本篇討論的是侵權或無效訴訟中「解釋專利範圍」的一般原則，常常也會左右訴訟結果，但本案中，雖法院不同意原告的解釋，專利仍是被判根據證據之組合而不具進步性。
原告"違反一般常識"的論述雖然厲害，但顯然法官仍十分明理地捍衛如何解釋「擷取」等詞的意思。從本案判決可複習解釋專利範圍的原則，對於常見於訊號處理的用詞「擷取」與「接收」，本來就不會特別在說明書解釋，因為有一般認定的意思，除非有新的定義，如此，本案判決中的解釋仍是符合相關領域一般技術人員的理解。好險！！！
TIPO資料：
https://topic.tipo.gov.tw/patents-tw/cp-741-871761-7ebf3-101.html
判決研析：
https://topic.tipo.gov.tw/patents-tw/dl-272818-b0dede4edac64821a2e94e1eed1b894a.html
判決全文：
https://topic.tipo.gov.tw/patents-tw/dl-272819-e31358eebf354f8abc224d0fa4fc2188.html
Ron
本篇針對其中「申請專利範圍之解釋」部分。
智慧財產法院行政判決案件資訊：
【裁判字號】 103,行專更(一),2
【裁判日期】 1040205
【裁判案由】 發明專利舉發
本案緣起原告不服針對「舉發不成立」的訴願（訴願駁回）決定，遂提起上訴，本案經最高行政法院以103年度判字第417號將原判決廢棄，發回本院更為審理。
系爭專利為發明專利第504659號「電子條碼服務系統及方法」。
舉發是否成立，與「申請專利範圍解釋」以及是否落於先前技術揭露內容中有關，其中「申請專利範圍解釋」部份，涉及專利範圍中「擷取」的解釋。
本篇討論爭點：系爭專利申請專利範圍第 1、2 項之「擷取」、「接收」用語應如何解釋？
原告主張：
內部證據：
(1)原告引述系爭專利說明書第10頁第2段、第8頁倒數第2段內容可知，「擷取」 與「接收」都是用來取得一電子條碼資料；
(2)引述系爭專利說明書第6圖之箭頭可知，無論是接收模組或是擷取模組，其資料都是來自於電子條碼服務系統外部，而且都是向內的箭頭，若擷取模組是採主動之解釋，則擷取模組右方之線條即應以雙向箭頭表示為當，又接收模組及擷取模組均有訊號傳輸至顯示模組與儲存模組，並無法將擷取模組解釋成主動接收，接收模組解釋成被動接收。相反地，依申請專利範圍的界定與第6圖來解讀，擷取模組與接收模組應解讀為二個均具有取得一電子條碼資料功能的元件。
外部證據：
再由教育部重編國語辭典修訂本查得資料，「擷取」意指「採取」，而 「接收」表「收取」或「承辦」之意，兩者均無主、被動之區別意涵。因此，無論「擷取」或「接收」，均應解釋為「取得」之意。
被告答辯：
內部證據：
系爭專利申請專利範圍解釋部分： 由系爭專利說明書第9頁最末段記載可知電子條碼資料係由電子條碼傳送模組以主動傳送方式傳送至電子條碼接收模組，再對照說明書第10頁第2段記載電子條碼擷取模組係以主動方式獲得電子條碼資訊，進而再透過電子條碼發送模組將電子條碼資訊發出，因此系爭專利之「擷取」應解 釋為「以自動啟動方式獲取」、「接收」應解釋為「以被動方式獲取」。
參加人援引被告之答辯，並補充陳述：
系爭專利申請專利範圍解釋部份：（辭典（外部證據）輔以內部證據印證）
(1)系爭專利說明書未對「擷取」賦予定義，故「擷取」應以所屬技術領域中具有通常知識者所認知或瞭解的通常習慣意義解釋為宜，參照教育部重編國語辭典修正本關於「擷取」的解釋為「採取」，若無主動取得之意，花木不可能憑空脫離枝幹而被採取，故「擷取」當然包含「主動」的意涵。
(2)再由系爭專利申請專利範圍包括「接收」與「擷取」的區別，自是明確表明「擷取」與「接收」不同，否則何需有不同的界定，是「擷取」應解釋為「以主動方式獲得」，「接收」應解釋為「以被動方式獲取」。
行政法院之判斷：
（原則）系爭專利申請專利範圍解釋：
(1)按「發明專利權範圍，以說明書所載之申請專利範圍為準。必要時，得審酌說明書及圖式。」
(2)90年專利法第56條第3項定有明文。對於申請專利範圍之解讀，應將據以主張權利之該項申請專利範圍文字，原原本本地列述，不可讀入詳細說明書或摘要之內容，亦不可將任何部分之內容予以移除。
(3)如有含混或 未臻明確之用語，可參酌發明說明、圖式，以求其所屬技術領域中具有通常知識者得以理解及認定之意涵。
(4)解釋申請專利範圍，得參酌「內部證 據」與「外部證據」，前者係指請求項之文字、發明說明、圖式及申請歷史檔案；後者指內部證據以外之其他證據，例如創作人之其他論文著作、 其他專利，相關前案（如追加案之母案、主張優先權之前案），專家證人 之見解，該發明所屬技術領域中具有通常知識者之觀點、權威著作、字典、 專業辭典、工具書、教科書等。
(5)若內部證據足使申請專利範圍清楚明確， 則無須考慮外部證據。若外部證據與內部證據對於申請專利範圍之解釋有衝突或不一致者，則優先採用內部證據。
（系爭專利範圍之解釋）
（專利範圍之文字）查系爭專利申請專利範圍所界定之「電子條碼資料」，係由系統內各模組 進行接收、儲存、顯示及發送，故其為電腦軟體所能存取之電子資料。
（說明書文字）再查系爭專利說明書第 10 頁記載：「……藉由該電子條碼發送模組 19 將所 擷取到之電子條碼資料發送出，據以作為身分或資格的認定。
（圖式）參考圖 5 所示...（不爭執）。
「擷取」：
(1)（內部證據）「擷取」之解釋： 依系爭專利說明書第 6 圖以及系爭專利申請專利範圍將「電子條碼接收模 組」與「電子條碼擷取模組」分為兩個不同模組，顯然其功能應有所差異， 然綜觀系爭專利申請專利範圍、發明說明、圖示、申請歷史檔案等內部證據，並未記載「擷取」與「接收」之定義，被告主張之段落並未明確提及「主動」或「被動」，由該些段落僅能得知其均為「取得」之意，故由內部證據無法得知其差異何在，自得再參酌外部證據。
(2)（外部證據）由原告所提教育部重編國語辭典修訂本記載「『擷取』意『採取』，如請勿 隨便擷取花木」，可知「擷取」一詞含有主動之意， 與被動的「接收」不同，故由所屬技術領域中通常知識者之角度觀之，「擷取」於申請時之客觀意義應解讀為「主動取得」，即主動向外部抓取所需的資料，異於被動的「（等候）接收」。
(3)（「擷取」之範圍）系爭專利並未明確界定何謂 「主動擷取」，故只要是由擷取模組所在裝置所發起的獲取程序，即屬於 「擷取」，無論是使用者操作行動裝置上的照相機，或經由網路發送請求 訊息，均在其範圍內。對於使用者的操作而言，因系爭專利之「電子條碼擷取模組」設在使用者的裝置內，是僅排除「使用者直接操控另一台裝置傳送資料」或「使用者操控其他裝置發送請求」等態樣。
「接收」：
(1)（內部證據）「接收」之解釋： 如前所述，「接收」應與「擷取」有所區隔，惟系爭專利並未明確界定何謂「被動接收」，故只要能在模組未主動發出請求的情況下收到外部傳來 的電子條碼資料即屬之。
(2)（外部證據）原告所提教育部重編國語辭典修訂本中有關「擷取」之解釋應為主動取得之意（與原告主張不同）。擷取模組並不會發送訊息，則系爭專利之圖示以單向箭頭表示並無違誤，況一般在繪製接收或擷取資料的模組時，因 其實施用途而僅描繪單向向內之箭頭亦屬常見。
(3)（箭頭不代表絕對的意思）該單向箭頭不代表該模組不具備發送之能力，亦無法藉此認定絕對為被動，原告以系爭專利第 6 圖之箭頭主張系爭專利對於「擷取」與「接收」無主、被動之意云云，並不可採。
my two cents:
「擷取、接收」用語因為被告（智慧局）辯稱「證據 2、3、4、5、6 皆未揭露「主動自動啟動」的方式獲取資料，更未揭 露主動自動啟動獲取「編碼後產生圖形的數位形式」之「電子條碼資料」；且參加人（專利權人）對此也回應系爭專利之主動地擷取並發送電子條碼資料的功效均未見於證據 2 、3與證據 6，也辯稱證據 4 、5除了無法主動地去擷取電子條碼資料以外，亦無法將電子條碼 資料傳送至其他裝置中 ... 等等。如此，使得「擷取」為主動或被動成為爭點（之一）。
雖然法院意見認為「擷取」有主動之意，這點與被告、參加人一致，但也無需強調，當系爭專利面對的是進步性議題時，爭辯這些不重要的技術並無幫助。
本案最後原告勝訴，案件發回重審。本篇討論的是侵權或無效訴訟中「解釋專利範圍」的一般原則，常常也會左右訴訟結果，但本案中，雖法院不同意原告的解釋，專利仍是被判根據證據之組合而不具進步性。
原告"違反一般常識"的論述雖然厲害，但顯然法官仍十分明理地捍衛如何解釋「擷取」等詞的意思。從本案判決可複習解釋專利範圍的原則，對於常見於訊號處理的用詞「擷取」與「接收」，本來就不會特別在說明書解釋，因為有一般認定的意思，除非有新的定義，如此，本案判決中的解釋仍是符合相關領域一般技術人員的理解。好險！！！
TIPO資料：
https://topic.tipo.gov.tw/patents-tw/cp-741-871761-7ebf3-101.html
判決研析：
https://topic.tipo.gov.tw/patents-tw/dl-272818-b0dede4edac64821a2e94e1eed1b894a.html
判決全文：
https://topic.tipo.gov.tw/patents-tw/dl-272819-e31358eebf354f8abc224d0fa4fc2188.html
Ron
2020年6月16日 星期二
權利耗盡v.先使用權之適用 - 智慧財產法院102年度民專訴字第131號民事判決
本篇討論「專利權權利耗盡之適用 - 智慧財產法院102年度民專訴字第131號民事判決」，資訊來源是：TIPO「智慧財產法院102年度民專訴字第131號研析」。
案件資訊：
裁判字號：智慧財產法院 102 年度民專訴字第 131 號
裁判日期：103年7月30日
系爭專利：
第M424232號新型專利「人工睫毛成型裁切機之上、下模具」
第M424231號新型專利「人工睫毛用之成型裁切機」
第M425562號新型專利「使人工睫毛受熱燙成捲翹狀之加溫熱器」
相關法條：專利法第7條、第96條、第120條
判決要旨：
取得專利權後所製造之專利物品既有權利耗盡原則適用，則於專利權取得前受他人委託製造並由他人取得所有權之物品，嗣後取得之專利權專有效力亦不能溯及至先前已由他人取得所有權之物品上，故本件原告不能以系爭專利對被告主張專利權效力。
本案事實：
本案「原告」在取得專利（M424232、M424231、M425562）前受到「被告」委託製造「專利物品」，且被告也取得這些專利獲得前「專利物品」的所有權，並販售之，之後「原告」申請專利並取得專利權（在此不討論專利性問題）。
「原告」主張：
被告未經原告同意，仿製上開模具、機組，在被告之營業址製造生產假睫毛銷售致侵害原告之上開專利權。請求被告不得自行或委託、授權他人製作、販賣之要約、販賣、使用侵害系爭專利所生產假睫毛之物品。
「被告」主張（摘錄）：
(1) 原告指稱被告仿製系爭專利一、二之機器，均為被告於 99 年間 出資聘請原告設計製造，被告有實施該等新型專利之權利。
(2) 被告透過關係企業之名義，出資委託原告設計製造能大量產製人工睫毛之生產機具，並由被告提供裁切人工睫毛之刀模原始樣版交由原告保管。
(3) 原告所取得系爭專利一、二、三之新型專利權，實為被告出資 聘請原告設計製造之成果。
(4) 縱被告並無系爭專利之實施權，被告現所販售之系爭商品製造方法亦無侵害系爭專利之情形。
(5) 原告雖主張系爭專利一、二、三具有專有效力，惟原告已將為系爭機具販售予被告，被告有權利耗盡原則之適用。
本篇討論議題主要是：系爭產品如落入系爭專利一、二、三申請專利範圍，有無權利耗盡原則之適用？
「權利耗盡原則」：專利權人自己製造、販賣或同意他人製造、販賣之專利物品 經第一次流入市場後，專利權人就該專利物品之權利已經耗盡， 不得再享有其他權能」，此為權利耗盡原則（最高法院 98 年度 台上字第 597 號民事判決參照）。
「專利權效力不能溯及先前已由他人取得所有權的物品上」：於專利權取得前受他人委託製造並由他人取得所有權之物品，嗣後取得之專利權專有效力不能溯及至先前已由他人取得所有權之物品上， 故本件原告不能以系爭專利對被告主張專利權效力。
「先使用權」：針對本案情形，判決理由雖以權利耗盡原則論之，惟專利法第 59 條有先使用權規定。
基於先使用權，正在國內以實施該發明 為事業者或正準備該事業，於正實施或準備該發明及事業之目 的之範圍內，對於該專利申請有關的專利權而言具有先使用權。 此係一種法定實施權，存在有此種先使用權時，專利權之效力在該範圍內受限。本案原告於申請系爭專利前出資委託被告製 造機具，就該情事觀之，或有專利法第 59 條基於先使用權之適用。
（摘自判決文）本案判決：「本件系爭3項專利之機具於原告申請專利前，即曾受被告委託製造，並由被告取得所有權，且再由被告委託原告保管機具，已如前述，雖原告係嗣後始取得專利權，與前述原則不盡相同，然取得專利權後所製造之專利物品既有權利耗盡原則適用，則於專利權取得前受他人委託製造並由他人取得所有權之物品，嗣後取得之專利權專有效力亦不能溯及至先前已由他人取得所有權之物品上，故本件原告不能以系爭專利一、二、三對被告主張專利權效力。」
[相關法條]
專利法第7條
(1)受雇人於職務上所完成之發明、新型或設計，其專利申請權及專利權屬於雇用人，雇用人應支付受雇人適當之報酬。但契約另有約定者，從其約定。
(2)前項所稱職務上之發明、新型或設計，指受雇人於僱傭關係中之工作所完成之發明、新型或設計。
(3)一方出資聘請他人從事研究開發者，其專利申請權及專利權之歸屬依雙方契約約定；契約未約定者，屬於發明人、新型創作人或設計人。但出資人得實施其發明、新型或設計。
(4)依第一項、前項之規定，專利申請權及專利權歸屬於雇用人或出資人者，發明人、新型創作人或設計人享有姓名表示權。
專利法第59條
發明專利權之效力，不及於下列各款情事：
一、非出於商業目的之未公開行為。
二、以研究或實驗為目的實施發明之必要行為。
三、申請前已在國內實施，或已完成必須之準備者。但於專利申請人處得知其發明後未滿十二個月，並經專利申請人聲明保留其專利權者，不在此限。
四、僅由國境經過之交通工具或其裝置。
五、非專利申請權人所得專利權，因專利權人舉發而撤銷時，其被授權人在舉發前，以善意在國內實施或已完成必須之準備者。
六、專利權人所製造或經其同意製造之專利物販賣後，使用或再販賣該物者。上述製造、販賣，不以國內為限。（我國採國際耗盡原則）
七、專利權依第七十條第一項第三款規定消滅後，至專利權人依第七十條第二項回復專利權效力並經公告前，以善意實施或已完成必須之準備者。
前項第三款、第五款及第七款之實施人，限於在其原有事業目的範圍內繼續利用。
第一項第五款之被授權人，因該專利權經舉發而撤銷之後，仍實施時，於收到專利權人書面通知之日起，應支付專利權人合理之權利金。
專利法第96條
(1)發明專利權人對於侵害其專利權者，得請求除去之。有侵害之虞者，得請求防止之。
(2)發明專利權人對於因故意或過失侵害其專利權者，得請求損害賠償。
(3)發明專利權人為第一項之請求時，對於侵害專利權之物或從事侵害行為之原料或器具，得請求銷毀或為其他必要之處置。
(4)專屬被授權人在被授權範圍內，得為前三項之請求。但契約另有約定者，從其約定。
(5)發明人之姓名表示權受侵害時，得請求表示發明人之姓名或為其他回復名譽之必要處分。
(6)第二項及前項所定之請求權，自請求權人知有損害及賠償義務人時起，二年間不行使而消滅；自行為時起，逾十年者，亦同。
專利法第120條...準用發明專利。
判決文：https://law.judicial.gov.tw/FJUD/data.aspx?ty=JD&id=IPCV,102%2c%e6%b0%91%e5%b0%88%e8%a8%b4%2c131%2c20140730%2c2
TIPO連結：
https://topic.tipo.gov.tw/patents-tw/cp-740-871602-9b40a-101.html
Ron
案件資訊：
裁判字號：智慧財產法院 102 年度民專訴字第 131 號
裁判日期：103年7月30日
系爭專利：
第M424232號新型專利「人工睫毛成型裁切機之上、下模具」
第M424231號新型專利「人工睫毛用之成型裁切機」
第M425562號新型專利「使人工睫毛受熱燙成捲翹狀之加溫熱器」
相關法條：專利法第7條、第96條、第120條
判決要旨：
取得專利權後所製造之專利物品既有權利耗盡原則適用，則於專利權取得前受他人委託製造並由他人取得所有權之物品，嗣後取得之專利權專有效力亦不能溯及至先前已由他人取得所有權之物品上，故本件原告不能以系爭專利對被告主張專利權效力。
本案事實：
本案「原告」在取得專利（M424232、M424231、M425562）前受到「被告」委託製造「專利物品」，且被告也取得這些專利獲得前「專利物品」的所有權，並販售之，之後「原告」申請專利並取得專利權（在此不討論專利性問題）。
「原告」主張：
被告未經原告同意，仿製上開模具、機組，在被告之營業址製造生產假睫毛銷售致侵害原告之上開專利權。請求被告不得自行或委託、授權他人製作、販賣之要約、販賣、使用侵害系爭專利所生產假睫毛之物品。
「被告」主張（摘錄）：
(1) 原告指稱被告仿製系爭專利一、二之機器，均為被告於 99 年間 出資聘請原告設計製造，被告有實施該等新型專利之權利。
(2) 被告透過關係企業之名義，出資委託原告設計製造能大量產製人工睫毛之生產機具，並由被告提供裁切人工睫毛之刀模原始樣版交由原告保管。
(3) 原告所取得系爭專利一、二、三之新型專利權，實為被告出資 聘請原告設計製造之成果。
(4) 縱被告並無系爭專利之實施權，被告現所販售之系爭商品製造方法亦無侵害系爭專利之情形。
(5) 原告雖主張系爭專利一、二、三具有專有效力，惟原告已將為系爭機具販售予被告，被告有權利耗盡原則之適用。
本篇討論議題主要是：系爭產品如落入系爭專利一、二、三申請專利範圍，有無權利耗盡原則之適用？
「權利耗盡原則」：專利權人自己製造、販賣或同意他人製造、販賣之專利物品 經第一次流入市場後，專利權人就該專利物品之權利已經耗盡， 不得再享有其他權能」，此為權利耗盡原則（最高法院 98 年度 台上字第 597 號民事判決參照）。
「專利權效力不能溯及先前已由他人取得所有權的物品上」：於專利權取得前受他人委託製造並由他人取得所有權之物品，嗣後取得之專利權專有效力不能溯及至先前已由他人取得所有權之物品上， 故本件原告不能以系爭專利對被告主張專利權效力。
「先使用權」：針對本案情形，判決理由雖以權利耗盡原則論之，惟專利法第 59 條有先使用權規定。
基於先使用權，正在國內以實施該發明 為事業者或正準備該事業，於正實施或準備該發明及事業之目 的之範圍內，對於該專利申請有關的專利權而言具有先使用權。 此係一種法定實施權，存在有此種先使用權時，專利權之效力在該範圍內受限。本案原告於申請系爭專利前出資委託被告製 造機具，就該情事觀之，或有專利法第 59 條基於先使用權之適用。
（摘自判決文）本案判決：「本件系爭3項專利之機具於原告申請專利前，即曾受被告委託製造，並由被告取得所有權，且再由被告委託原告保管機具，已如前述，雖原告係嗣後始取得專利權，與前述原則不盡相同，然取得專利權後所製造之專利物品既有權利耗盡原則適用，則於專利權取得前受他人委託製造並由他人取得所有權之物品，嗣後取得之專利權專有效力亦不能溯及至先前已由他人取得所有權之物品上，故本件原告不能以系爭專利一、二、三對被告主張專利權效力。」
[相關法條]
專利法第7條
(1)受雇人於職務上所完成之發明、新型或設計，其專利申請權及專利權屬於雇用人，雇用人應支付受雇人適當之報酬。但契約另有約定者，從其約定。
(2)前項所稱職務上之發明、新型或設計，指受雇人於僱傭關係中之工作所完成之發明、新型或設計。
(3)一方出資聘請他人從事研究開發者，其專利申請權及專利權之歸屬依雙方契約約定；契約未約定者，屬於發明人、新型創作人或設計人。但出資人得實施其發明、新型或設計。
(4)依第一項、前項之規定，專利申請權及專利權歸屬於雇用人或出資人者，發明人、新型創作人或設計人享有姓名表示權。
專利法第59條
發明專利權之效力，不及於下列各款情事：
一、非出於商業目的之未公開行為。
二、以研究或實驗為目的實施發明之必要行為。
三、申請前已在國內實施，或已完成必須之準備者。但於專利申請人處得知其發明後未滿十二個月，並經專利申請人聲明保留其專利權者，不在此限。
四、僅由國境經過之交通工具或其裝置。
五、非專利申請權人所得專利權，因專利權人舉發而撤銷時，其被授權人在舉發前，以善意在國內實施或已完成必須之準備者。
六、專利權人所製造或經其同意製造之專利物販賣後，使用或再販賣該物者。上述製造、販賣，不以國內為限。（我國採國際耗盡原則）
七、專利權依第七十條第一項第三款規定消滅後，至專利權人依第七十條第二項回復專利權效力並經公告前，以善意實施或已完成必須之準備者。
前項第三款、第五款及第七款之實施人，限於在其原有事業目的範圍內繼續利用。
第一項第五款之被授權人，因該專利權經舉發而撤銷之後，仍實施時，於收到專利權人書面通知之日起，應支付專利權人合理之權利金。
(1)發明專利權人對於侵害其專利權者，得請求除去之。有侵害之虞者，得請求防止之。
(2)發明專利權人對於因故意或過失侵害其專利權者，得請求損害賠償。
(3)發明專利權人為第一項之請求時，對於侵害專利權之物或從事侵害行為之原料或器具，得請求銷毀或為其他必要之處置。
(4)專屬被授權人在被授權範圍內，得為前三項之請求。但契約另有約定者，從其約定。
(5)發明人之姓名表示權受侵害時，得請求表示發明人之姓名或為其他回復名譽之必要處分。
(6)第二項及前項所定之請求權，自請求權人知有損害及賠償義務人時起，二年間不行使而消滅；自行為時起，逾十年者，亦同。
專利法第120條...準用發明專利。
判決文：https://law.judicial.gov.tw/FJUD/data.aspx?ty=JD&id=IPCV,102%2c%e6%b0%91%e5%b0%88%e8%a8%b4%2c131%2c20140730%2c2
TIPO連結：
https://topic.tipo.gov.tw/patents-tw/cp-740-871602-9b40a-101.html
Ron
2020年6月15日 星期一
專利法下沒有 「明確保留權利規則」- 再探Impression Products, Inc. v. Lexmark International, Inc.
本篇補充筆記「最高法院對權利耗盡的明確態度 - Impression Products, Inc. v. Lexmark International, Inc.（https://enpan.blogspot.com/2017/06/impression-products-inc-v-lexmark.html）」中最高法院判決的簡要說明（ syllabus）以及 網友Edward有關 「明確保留權利規則，"express-reservation rule"」意見。（編按，十分抱歉，因為不會第一時間看到部落格上的留言 ，都是好久以後 "突然" 發現... ）
網友回應上篇內容：
Edward 提到...
您好，我對您說的這部分有些疑惑：「（明確保留權利規則，"express-reservation rule"）如此，最高法院的決定表示美國在權利耗盡原則中採取中立立場，除非專利權人明確表明保留權利，否則海外銷售將已經耗盡專利權。因為這個明確立場將影響海外購買者的期待，例如期待權利已經耗盡而可以自由地重新使用與重新銷售。」
按照我對法院的邏輯的理解，法院應該不允許這樣的保留的，正如這段所提到的：「The theory behind the Government's express- reservation rule also wrongly focuses on the likely expectations of the patentee and purchaser during a sale. Exhaustion does not arise because of the parties' expectations about how sales transfer patent rights. More is at stake when it comes to patents than simply the dealings between the parties, which can be addressed through contract law. Instead, exhaustion occurs because, in a sale, the patentee elects to give up title to an item in exchange for payment. Allowing patent rights to stick remora-like to that item as it flows through the market would violate the principle against restraints on alienation. Exhaustion does not depend on whether the patentee receives a premium for selling in the United States, or the type of rights that buyers expect to receive. As a result, restrictions and location are irrelevant; what matters is the patentee's decision to make a sale.」
(1)專利權人Lexmark已經透過其「回收計畫」在初次販售墨水匣時耗盡其專利權，不論國內耗盡或國際耗盡。
(2)針對本次墨水匣議題，當Impression Products是自銷售者合法取得而進口美國，因為「海外銷售產品」如同在美國本土販售，已經耗盡所有專利權，包括製造、使用、販售與販售要約，本次專利權人Lexmark不能對Impression Products提出專利侵權告訴。
案件討論（根據 Syllabus的內容）：
根據35 U. S. C. §154(a) /271(a)，專利權可排除他人未經授權而製造、使用、販售、提供販售或進口（ 美國本土），否則將面對專利侵權責任，然而，專利權還是有限制的，就是 「 專利權耗盡原則」，也就是專利產品一旦售出，專利權人就 不能再以專利法限制購買其產品或是後續的行為。
當然，即便這樣，問題還是很多，如 轉售再進口、回收再重製 販售、又進口...等衍生的國內耗盡、國際耗盡議題。
值得一提的是，要玩這些遊戲，武器要夠，就是國內外的大小專利權，本案主角 Lexmark就擁有國內外各種印表機、配件的 零組件專利（這裡列舉了Lexmark專利：https://patents.justia.com/assignee/lexmark-international-inc），且負責國內外產品設計、製造與銷售，產生本次議題的原因是，Lexmark提供「墨水匣」消費者兩個選項：
(1)全額 購買，沒有 回收限制；
(2)加入回收計劃（僅美國本土），可以較低費用購買，並簽署合約，墨水匣只有使用一次，用完只能給Lexmark回收。
問題就發生在，其他（國外）「回收業者」向消費者購買空的墨水匣，重置（裝填）後又進口美國，Lexmark向這些業者提出侵權告訴，其中之一即本次被告Impression Products, Inc.。
Impression販售的「重製墨水匣」中有美國國內 參與Lexmark回收計劃的墨水匣 ，也有 Impression在國外取得沒有參與回收計劃的墨水匣，重製後又進口美國。Lexmark認為以上兩種情況都侵害其專利權。
以上兩個情況涵蓋國內與國際 耗盡的議題，Impression的答辯產生了「耗盡原則」適用性的問題，首先認為Lexmark將產品售出，專利權應已耗盡，如果進口墨水匣是國外取得， 專利權也應耗盡。
美國地方法院認為對國內販售的墨水匣，其專利權已經耗盡，但對進口者並未耗盡。CAFC想得比較複雜，對於國內販售的墨水匣，Impression已經知道Lexmark規則，因此可通過侵權訴訟限制他人重製再販售的行為，也就是Lexmark可告Impression侵害其專利權（但未說是否侵權），清楚表達其立場，但對於國外重製進口的墨水匣，認為Lexmark並未權利耗盡。
（重要）
最高法院意見：
1. （針對國內販售專利物品）Lexmark對於在美國國內販售且參與回收計畫的墨水匣，專利權已經耗盡。
最高法院的意見是，縱使Lexmark與消費者訂了回收計畫的合約，但並沒有讓Lexmark可以對所設定販售的物品保留其專利權。
"As a result, even if the restrictions in Lexmark’s contracts with its customers were clear and enforceable under contract law, they do not entitle Lexmark to retain patent rights in an item that it has elected to sell."
這是基本的權利耗盡的精神，當販售了物品，這個物品已經不在專利權的壟斷範圍內（“is no longer within the limits of the [patent] monopoly”），且這個物品已經成為私人物品。
如本案，Lexmark通過合約限制消費者的使用與再販售權利，或許在合約法（contract law）效力下可以強制執行，但並非通過「專利侵權訴訟」解決（編按，根據最高法院意旨，在專利法下，保護發明人可以因為其發明獲得利益，但專利物品一旦賣出，已經取得利益，因此權利已經耗盡，不能再對已販售物品有使用或是支配的權利，而彼此訂定的合約卻是另一議題）。
最高法院意見是，Lexmark不能針對Impression對回收計畫下墨水匣的重製提起專利侵權訴訟，因為這些事Lexmark已經販售出去的物品，專利權已經耗盡，不能以專利權來控制Impression的重製行為。（編按，專利法與侵權訴訟無法解決合約的問題，這部份與CAFC"非經授權的行為"的判定相左）
2. （針對海外販售物品）Impression向海外消費者取得Lexmark海外販售的墨水匣，這些墨水匣沒有回收計畫，經重製（裝填）後再進口美國，法院認為，Lexmark不能針對這些墨水匣向Impression提起侵權訴訟，認為，海外販售物品如國內販售，已經耗盡專利權。
這個議題涉及美國採用的「國際耗盡原則」，常見是著作權，作者已經賣出一本書，對這本書的著作權已經耗盡，也就不能限制購買者的權利，例如再販售，此稱為「first sale doctrine」。
對於Lexmark來說，認為其專利權對海外販售物品並未耗盡，主要理由是認為海外販售的物品並不能如國內販售的價格而有專利法保障獲利。然而，法院認為，專利法不會保障價格，販售物品後，專利權人已經獲得利益，不論是否滿意。
這裡涉及一個案例「Boesch v. Gräff」，此案例中，法院認為專利權對於海外販售的物品權利未耗盡，理由是，該案中，專利權人無法控制海外交易，不能決定如何販售，因此權利耗盡，反之，如果專利權人本身可以決定販售物品，權利已經耗盡。
對於這個「 express-reservation rule」問題：
"express-reservation rule"稱為「明確保留權利規則」，這針對「海外販售」的行為而定，海外販售專利物品時，專利權已經耗盡，除非專利權人明確表示保留權利。
然而，最高法院這裡提到「下級法院」長期允許專利權人明確保留權利，最高法院否定這個規則，認為這個規則給專利權人錯誤的期待。買賣雙方的交易將通過合約解決。
任何合約限制與地點（海內外）都與專利權耗盡無關（"As a result, restrictions and location are irrelevant for patent exhaustion"）。
（本篇結論）如此，如網友Edward所言，最高法院並不認同「明確保留權利規則」，這個爭議並不能以專利法解決，物品一旦售出，專利法不能讓專利權人保留任何權利。
[相關法條] 35 U. S. C. §154(a) (Contents and term of patent; provisional rights)
(1)Contents.—
Every patent shall contain a short title of the invention and a grant to the patentee, his heirs or assigns, of the right to exclude others from making, using, offering for sale, or selling the invention throughout the United States or importing the invention into the United States, and, if the invention is a process, of the right to exclude others from using, offering for sale or selling throughout the United States, or importing into the United States, products made by that process, referring to the specification for the particulars thereof.
(2)Term.—
Subject to the payment of fees under this title, such grant shall be for a term beginning on the date on which the patent issues and ending 20 years from the date on which the application for the patent was filed in the United States or, if the application contains a specific reference to an earlier filed application or applications under section 120, 121, 365(c), or 386(c), from the date on which the earliest such application was filed.
(3)Priority.—
Priority under section 119, 365(a), 365(b), 386(a), or 386(b) shall not be taken into account in determining the term of a patent.
(4)Specification and drawing.—
A copy of the specification and drawing shall be annexed to the patent and be a part of such patent.
35 U. S. C. §271(a) (Infringement of patent)
(a)Except as otherwise provided in this title, whoever without authority makes, uses, offers to sell, or sells any patented invention, within the United States or imports into the United States any patented invention during the term of the patent therefor, infringes the patent.
最高法院決定：
https://www.supremecourt.gov/opinions/16pdf/15-1189_ebfj.pdf
（備份：https://app.box.com/s/nuojzonc8ofgff31mbjo1hofigc9mxoe）
my two cents:
本案最高法院認為，國內與國外一樣，當專利物品販售後，除非專利權人無法控制專利物品的交易，否則權利已經耗盡，包括對重製、再販售與重製後進口等行為，如果雙方有合約的訂定，並不能通過專利侵權訴訟解決爭議。
常常回顧過去寫的內容，也常常是痛苦的，因為新的東西總是新鮮，對於舊的東西（過去的文章），除了需要一些時間回顧外，還常常會產生更多想法，甚至發現錯誤。就像寫完一篇專利說明書，第二次看時，會看到許多錯誤，第三次看時，又會想新增內容，第四...就完蛋了，可能想重 ... 基於現實的份上，就不要看太多次了。
Ron
網友回應上篇內容：
按照我對法院的邏輯的理解，法院應該不允許這樣的保留的，正如這段所提到的：「The theory behind the Government's express- reservation rule also wrongly focuses on the likely expectations of the patentee and purchaser during a sale. Exhaustion does not arise because of the parties' expectations about how sales transfer patent rights. More is at stake when it comes to patents than simply the dealings between the parties, which can be addressed through contract law. Instead, exhaustion occurs because, in a sale, the patentee elects to give up title to an item in exchange for payment. Allowing patent rights to stick remora-like to that item as it flows through the market would violate the principle against restraints on alienation. Exhaustion does not depend on whether the patentee receives a premium for selling in the United States, or the type of rights that buyers expect to receive. As a result, restrictions and location are irrelevant; what matters is the patentee's decision to make a sale.」
(1)專利權人Lexmark已經透過其「回收計畫」在初次販售墨水匣時耗盡其專利權，不論國內耗盡或國際耗盡。
(2)針對本次墨水匣議題，當Impression Products是自銷售者合法取得而進口美國，因為「海外銷售產品」如同在美國本土販售，已經耗盡所有專利權，包括製造、使用、販售與販售要約，本次專利權人Lexmark不能對Impression Products提出專利侵權告訴。
案件討論（根據 Syllabus的內容）：
根據35 U. S. C. §154(a) /271(a)，專利權可排除他人未經授權而製造、使用、販售、提供販售或進口（ 美國本土），否則將面對專利侵權責任，然而，專利權還是有限制的，就是 「 專利權耗盡原則」，也就是專利產品一旦售出，專利權人就 不能再以專利法限制購買其產品或是後續的行為。
當然，即便這樣，問題還是很多，如 轉售再進口、回收再重製 販售、又進口...等衍生的國內耗盡、國際耗盡議題。
值得一提的是，要玩這些遊戲，武器要夠，就是國內外的大小專利權，本案主角 Lexmark就擁有國內外各種印表機、配件的 零組件專利（這裡列舉了Lexmark專利：https://patents.justia.com/assignee/lexmark-international-inc），且負責國內外產品設計、製造與銷售，產生本次議題的原因是，Lexmark提供「墨水匣」消費者兩個選項：
(1)全額 購買，沒有 回收限制；
(2)加入回收計劃（僅美國本土），可以較低費用購買，並簽署合約，墨水匣只有使用一次，用完只能給Lexmark回收。
問題就發生在，其他（國外）「回收業者」向消費者購買空的墨水匣，重置（裝填）後又進口美國，Lexmark向這些業者提出侵權告訴，其中之一即本次被告Impression Products, Inc.。
Impression販售的「重製墨水匣」中有美國國內 參與Lexmark回收計劃的墨水匣 ，也有 Impression在國外取得沒有參與回收計劃的墨水匣，重製後又進口美國。Lexmark認為以上兩種情況都侵害其專利權。
以上兩個情況涵蓋國內與國際 耗盡的議題，Impression的答辯產生了「耗盡原則」適用性的問題，首先認為Lexmark將產品售出，專利權應已耗盡，如果進口墨水匣是國外取得， 專利權也應耗盡。
美國地方法院認為對國內販售的墨水匣，其專利權已經耗盡，但對進口者並未耗盡。CAFC想得比較複雜，對於國內販售的墨水匣，Impression已經知道Lexmark規則，因此可通過侵權訴訟限制他人重製再販售的行為，也就是Lexmark可告Impression侵害其專利權（但未說是否侵權），清楚表達其立場，但對於國外重製進口的墨水匣，認為Lexmark並未權利耗盡。
（重要）
最高法院意見：
1. （針對國內販售專利物品）Lexmark對於在美國國內販售且參與回收計畫的墨水匣，專利權已經耗盡。
最高法院的意見是，縱使Lexmark與消費者訂了回收計畫的合約，但並沒有讓Lexmark可以對所設定販售的物品保留其專利權。
"As a result, even if the restrictions in Lexmark’s contracts with its customers were clear and enforceable under contract law, they do not entitle Lexmark to retain patent rights in an item that it has elected to sell."
這是基本的權利耗盡的精神，當販售了物品，這個物品已經不在專利權的壟斷範圍內（“is no longer within the limits of the [patent] monopoly”），且這個物品已經成為私人物品。
如本案，Lexmark通過合約限制消費者的使用與再販售權利，或許在合約法（contract law）效力下可以強制執行，但並非通過「專利侵權訴訟」解決（編按，根據最高法院意旨，在專利法下，保護發明人可以因為其發明獲得利益，但專利物品一旦賣出，已經取得利益，因此權利已經耗盡，不能再對已販售物品有使用或是支配的權利，而彼此訂定的合約卻是另一議題）。
最高法院意見是，Lexmark不能針對Impression對回收計畫下墨水匣的重製提起專利侵權訴訟，因為這些事Lexmark已經販售出去的物品，專利權已經耗盡，不能以專利權來控制Impression的重製行為。（編按，專利法與侵權訴訟無法解決合約的問題，這部份與CAFC"非經授權的行為"的判定相左）
2. （針對海外販售物品）Impression向海外消費者取得Lexmark海外販售的墨水匣，這些墨水匣沒有回收計畫，經重製（裝填）後再進口美國，法院認為，Lexmark不能針對這些墨水匣向Impression提起侵權訴訟，認為，海外販售物品如國內販售，已經耗盡專利權。
這個議題涉及美國採用的「國際耗盡原則」，常見是著作權，作者已經賣出一本書，對這本書的著作權已經耗盡，也就不能限制購買者的權利，例如再販售，此稱為「first sale doctrine」。
對於Lexmark來說，認為其專利權對海外販售物品並未耗盡，主要理由是認為海外販售的物品並不能如國內販售的價格而有專利法保障獲利。然而，法院認為，專利法不會保障價格，販售物品後，專利權人已經獲得利益，不論是否滿意。
這裡涉及一個案例「Boesch v. Gräff」，此案例中，法院認為專利權對於海外販售的物品權利未耗盡，理由是，該案中，專利權人無法控制海外交易，不能決定如何販售，因此權利耗盡，反之，如果專利權人本身可以決定販售物品，權利已經耗盡。
對於這個「 express-reservation rule」問題：
"express-reservation rule"稱為「明確保留權利規則」，這針對「海外販售」的行為而定，海外販售專利物品時，專利權已經耗盡，除非專利權人明確表示保留權利。
然而，最高法院這裡提到「下級法院」長期允許專利權人明確保留權利，最高法院否定這個規則，認為這個規則給專利權人錯誤的期待。買賣雙方的交易將通過合約解決。
任何合約限制與地點（海內外）都與專利權耗盡無關（"As a result, restrictions and location are irrelevant for patent exhaustion"）。
（本篇結論）如此，如網友Edward所言，最高法院並不認同「明確保留權利規則」，這個爭議並不能以專利法解決，物品一旦售出，專利法不能讓專利權人保留任何權利。
[相關法條] 35 U. S. C. §154(a) (Contents and term of patent; provisional rights)
(1)Contents.—
Every patent shall contain a short title of the invention and a grant to the patentee, his heirs or assigns, of the right to exclude others from making, using, offering for sale, or selling the invention throughout the United States or importing the invention into the United States, and, if the invention is a process, of the right to exclude others from using, offering for sale or selling throughout the United States, or importing into the United States, products made by that process, referring to the specification for the particulars thereof.
(2)Term.—
Subject to the payment of fees under this title, such grant shall be for a term beginning on the date on which the patent issues and ending 20 years from the date on which the application for the patent was filed in the United States or, if the application contains a specific reference to an earlier filed application or applications under section 120, 121, 365(c), or 386(c), from the date on which the earliest such application was filed.
(3)Priority.—
Priority under section 119, 365(a), 365(b), 386(a), or 386(b) shall not be taken into account in determining the term of a patent.
(4)Specification and drawing.—
A copy of the specification and drawing shall be annexed to the patent and be a part of such patent.
35 U. S. C. §271(a) (Infringement of patent)
(a)Except as otherwise provided in this title, whoever without authority makes, uses, offers to sell, or sells any patented invention, within the United States or imports into the United States any patented invention during the term of the patent therefor, infringes the patent.
最高法院決定：
https://www.supremecourt.gov/opinions/16pdf/15-1189_ebfj.pdf
（備份：https://app.box.com/s/nuojzonc8ofgff31mbjo1hofigc9mxoe）
my two cents:
本案最高法院認為，國內與國外一樣，當專利物品販售後，除非專利權人無法控制專利物品的交易，否則權利已經耗盡，包括對重製、再販售與重製後進口等行為，如果雙方有合約的訂定，並不能通過專利侵權訴訟解決爭議。
常常回顧過去寫的內容，也常常是痛苦的，因為新的東西總是新鮮，對於舊的東西（過去的文章），除了需要一些時間回顧外，還常常會產生更多想法，甚至發現錯誤。就像寫完一篇專利說明書，第二次看時，會看到許多錯誤，第三次看時，又會想新增內容，第四...就完蛋了，可能想重 ... 基於現實的份上，就不要看太多次了。
Ron
2020年6月12日 星期五
日本訴願程序、時機與成果筆記
本篇筆記內容來源：日本審判與訴願手冊
JPO：Handbook for Trial and Appeal System in Japan
https://www.jpo.go.jp/resources/report/sonota-info/document/panhu/shinpan_gaiyo_e.pdf
日本專利局下有「專利審查部」與「訴願部（審判與訴願部，Trial and Appeal Department (TAD)）」，訴願部的使命是：解決專利審查爭端。
"The Trial and Appeal Department (TAD) at the JPO, which is responsible for the trial and appeal system in Japan, has a mission to endeavor to use industrial property rights effectively for developing Japanese industry under the trial and appeal system."
"The Trial and Appeal Department (TAD), one of the departments of the JPO, plays two major roles. One is a role as "Upper instance court for examination" to determine the validity of the examiner's decision of refusal. The other is a role of "Approaching an early resolution of intellectual property disputes" to contribute a review the validity of the rights and to resolve the disputes."
訴願的流程與適用範圍，從大架構看，訴願是專利商標審查決定的救濟程序，或是解決爭議（異議、舉發、撤銷、修正）的專利局部門。
執行訴願審查時，由3或5位行政法官（administrator judge）組成訴願委員會（panel）審理案件，並會舉辦口審（oral proceedings），情境示意圖：
提起訴願的時機與資格：
(1)當申請人不服審查結果（核駁審定），可提起訴願。
(2)當「任何人」對獲准的專利、商標有意見時，可向TAD提起異議程序（opposition）。
(3)任何人對獲准專利、設計與商標不服時，可向TAD提起舉發（invalidation）。
(4)任何人要撤銷商標權（rescission），可向TAD提起撤銷案。
(5)專利權人提起錯誤修正，可提起訴願。
(6)任何人需要JPO對於權利範圍的意見時，可向TAD請求advisory opinion。
對以上意見不符者，可向TAD提起訴願。
審查與訴願程序的區隔：
日本訴願成功（approval）比例達7成：
對訴願決定不服者，提起行政訴訟（日本智慧財產高等法院），同意訴願決定的比例很高，達8成，也就是多數行政訴訟結果同意訴願決定。
任何第三方可對核准專利（公告後6個月內）或商標（公告後2個月內）向TAD提起異議（opposition），本流程針對專利：
提起異議的結果，多數還是會維持專利權，只是差在有沒有修正：
行政法院同意訴願決定的平均比例：70.4%
特別介紹TAD協助「解釋權利範圍」的服務：“Hantei” (Advisory Opinion)，這是可以協助企業間進行授權談判的服務。
本部落格相關內容也可參考：
- 日本專利制度與各程序流程（https://enpan.blogspot.com/2014/09/blog-post_22.html）
- 日本訴願制度（Appeal Procedure）（https://enpan.blogspot.com/2009/10/appeal-procedure.html）
- 日本專利補帖筆記（https://enpan.blogspot.com/2014/12/blog-post_3.html）
- 日本專利/新型/商標訴願程序修正（https://enpan.blogspot.com/2009/03/blog-post_6666.html）
JPO：Handbook for Trial and Appeal System in Japan
https://www.jpo.go.jp/resources/report/sonota-info/document/panhu/shinpan_gaiyo_e.pdf
檔案來源：https://www.jpo.go.jp/e/system/trial_appeal/
Ron
JPO：Handbook for Trial and Appeal System in Japan
https://www.jpo.go.jp/resources/report/sonota-info/document/panhu/shinpan_gaiyo_e.pdf
日本專利局下有「專利審查部」與「訴願部（審判與訴願部，Trial and Appeal Department (TAD)）」，訴願部的使命是：解決專利審查爭端。
"The Trial and Appeal Department (TAD) at the JPO, which is responsible for the trial and appeal system in Japan, has a mission to endeavor to use industrial property rights effectively for developing Japanese industry under the trial and appeal system."
"The Trial and Appeal Department (TAD), one of the departments of the JPO, plays two major roles. One is a role as "Upper instance court for examination" to determine the validity of the examiner's decision of refusal. The other is a role of "Approaching an early resolution of intellectual property disputes" to contribute a review the validity of the rights and to resolve the disputes."
訴願的流程與適用範圍，從大架構看，訴願是專利商標審查決定的救濟程序，或是解決爭議（異議、舉發、撤銷、修正）的專利局部門。
執行訴願審查時，由3或5位行政法官（administrator judge）組成訴願委員會（panel）審理案件，並會舉辦口審（oral proceedings），情境示意圖：
提起訴願的時機與資格：
(1)當申請人不服審查結果（核駁審定），可提起訴願。
(2)當「任何人」對獲准的專利、商標有意見時，可向TAD提起異議程序（opposition）。
(3)任何人對獲准專利、設計與商標不服時，可向TAD提起舉發（invalidation）。
(4)任何人要撤銷商標權（rescission），可向TAD提起撤銷案。
(5)專利權人提起錯誤修正，可提起訴願。
(6)任何人需要JPO對於權利範圍的意見時，可向TAD請求advisory opinion。
對以上意見不符者，可向TAD提起訴願。
審查與訴願程序的區隔：
日本訴願成功（approval）比例達7成：
對訴願決定不服者，提起行政訴訟（日本智慧財產高等法院），同意訴願決定的比例很高，達8成，也就是多數行政訴訟結果同意訴願決定。
任何第三方可對核准專利（公告後6個月內）或商標（公告後2個月內）向TAD提起異議（opposition），本流程針對專利：
提起異議的結果，多數還是會維持專利權，只是差在有沒有修正：
行政法院同意訴願決定的平均比例：70.4%
特別介紹TAD協助「解釋權利範圍」的服務：“Hantei” (Advisory Opinion)，這是可以協助企業間進行授權談判的服務。
本部落格相關內容也可參考：
- 日本專利制度與各程序流程（https://enpan.blogspot.com/2014/09/blog-post_22.html）
- 日本訴願制度（Appeal Procedure）（https://enpan.blogspot.com/2009/10/appeal-procedure.html）
- 日本專利補帖筆記（https://enpan.blogspot.com/2014/12/blog-post_3.html）
- 日本專利/新型/商標訴願程序修正（https://enpan.blogspot.com/2009/03/blog-post_6666.html）
JPO：Handbook for Trial and Appeal System in Japan
https://www.jpo.go.jp/resources/report/sonota-info/document/panhu/shinpan_gaiyo_e.pdf
檔案來源：https://www.jpo.go.jp/e/system/trial_appeal/
Ron
2020年6月11日 星期四
優先權基礎案的證據能力 - Merck Sharp & Dohme Corp. v. Microspherix LLC (Fed. Cir. 2020)
本篇討論「先前技術是否有結合動機」、「優先權是否有效，查看其臨時申請案內容是否支持後申請案的claims，也關於證據能力」，以及「優先權基礎案的揭露要求」，如果優先權基礎案揭露內容無法充分支持後申請案的內容，且作為前案（證據能力），時間若要溯及優先權日，優先權基礎案揭露內容也應充分。
案件資訊：
上訴人/IPR異議人：MERCK SHARP & DOHME CORP., MERCK SHARP & DOHME B.V., ORGANON USA, INC.
被上訴人/專利權人：MICROSPHERIX LLC
系爭專利：US9,636,401、US9,636,402、US8,821,835（IPR2018-00393, IPR2018-00402, IPR2018-00602）
判決日：June 9, 2020
此案緣起系爭專利權人Microspherix向Merck提出侵權告訴，Merck對系爭專利提出3件IPR異議，PTAB決定是認為Merck並沒有提出可證明系爭專利（claims 1-5, 9-25 of '401、claims 1-19 of '402、claims 1-4, 9-12, 14-20 of '835）不具專利性的優勢證據（preponderance of the evidence），Merck提出上訴。
這幾件系爭專利涉及植入人體的設備，其中包括可以偵測位置的標記，如US9,636,401（Flexible and/or elastic brachytherapy seed or strand），實施例如下圖，股線（strands）引入乳頭下方較小的乳房切除術部位附近，股線展開成線圈。
Claim 1：
1. A flexible non-radioactive strand for implantation into a subject, comprising:
a marker component configured to allow for the determination of the position of the strand within a target tissue, the marker component having a length extending along a centerline of the marker component between a first end and a second end and having a substantially continuous wall bounding a hollow interior; a biocompatible component; and
a therapeutic, prophylactic, and/or diagnostic agent, wherein the marker, biocompatible component and agent are disposed within the hollow interior;
wherein the length of the marker component is greater than the diameter of the hollow interior, and
wherein the substantially continuous wall includes at least one opening adapted to allow the agent to pass out of the hollow interior wherein the strand do not contain a radioisotope.
Merck的產品Nexplanon®（https://www.nexplanon.com/）：
Merck提出IPR的前案證據為US5,150,718(“de Nijs”)、US4,012,497(“Schopflin”)、US6,575,888(“Zamora”)以及US5,626,862(“Brem”)，PTAB否決Merck異議理由，駁回理由是，(1)相關領域技術人員沒有動機結合先前技術，因為前案提出的成份為有毒成份，即便結合前案提到的管子，仍不能植入人體，植入後會有濾出毒物的問題。(2)PTAB駁回Merck提出系爭專利不具新穎性或非顯而易見性的主張。
關於系爭專利的專利性問題，與時間有關，如先前技術'888(“Zamora”)主張2000年1月的provisional申請案60/178,083優先權，而後續正式案於2001年1月領證，而系爭專利的優先權皆為2000年11月（臨時案），最早正式案申請日在2001年5月。
根據2006年專利法，35 U.S.C. § 102(e)就是「比申請日/優先權日」的新穎性條款，若依照這個時間線，Zamora為適格的前案，不過...。
其中，Zamora的正式案申請日在系爭專利優先權日（臨時案）後，但在正式案申請日前，不過，Zamora的臨時申請案申請日在最前面。除了技術有差異外，PTAB認為Zamora在2000年1月的臨時申請案並未支持Zamora的Claim 1，使得Zamora並不能主張其2000年1月的臨時申請案優先權，也影響Zamora作為本次系爭專利前案的適格性（資格不符）。
Merck對此意見提出上訴，上訴議題包括：(1)依據前案Nijs與Schopflin，系爭專利為顯而易見？（與前案結合動機相關） (2)Zamora作為前案的適格性。
關於前案「是否具有結合動機」？其中元件有毒，是否可以結合另一案簡單達成本案植入裝置？法官認為，即便系爭專利並未要求植入物應該無毒，但PTAB仍將此列入「前案是否有結合動機」的考量，而CAFC法官也同意PTAB決定，基於這個特點，相關領域技術人員並未有結合前案（有毒物）的動機。
關於「臨時申請案是否為適格的優先權案」？法院的判斷是，先確認系爭專利可以主張其臨時案優先權，因為臨時案除了符合撰寫規定外，也充分支持之後正式案的申請專利範圍。
"Written description is adequate if “the disclosure of the application relied upon reasonably conveys to those skilled in the art that the inventor had possession of the claimed subject matter as of the filing date.”"
反過來看Zamora，關鍵是，其優先權基礎案臨時申請案內容是否提供後正式申請案專利範圍的支持？
"A reference patent is only entitled to claim the benefit of the filing date of its provisional application if the disclosure of the provisional application provides support for the claims in the reference patent in compliance with [the written description requirement]."
結果是，法院與PTAB意見一致，認為Zamora的優先權不成立（請參考以上時間線），因此也失去其作為先前技術的資格。
my two cents:
作為優先權基礎的臨時申請案仍應符合112揭露規定，特別是其中作為支持後續正式申請案請求項內容的內容要符合可據以實施的揭露要求，反過來作為引證前案時也是對應要求。優先權基礎案揭露要求：
"Written description is adequate if “the disclosure of the application relied upon reasonably conveys to those skilled in the art that the inventor had possession of the claimed subject matter as of the filing date.”"
判決文：
http://www.cafc.uscourts.gov/sites/default/files/opinions-orders/19-2197.OPINION.6-9-2020_1601130.pdf（備份：https://app.box.com/s/flkpt2d4x78cqw3srwbn86ss8c7ycvcz）
參考資料：
https://patentlyo.com/patent/2020/06/backdating-board-provisionals.html
Ron
案件資訊：
上訴人/IPR異議人：MERCK SHARP & DOHME CORP., MERCK SHARP & DOHME B.V., ORGANON USA, INC.
被上訴人/專利權人：MICROSPHERIX LLC
系爭專利：US9,636,401、US9,636,402、US8,821,835（IPR2018-00393, IPR2018-00402, IPR2018-00602）
判決日：June 9, 2020
此案緣起系爭專利權人Microspherix向Merck提出侵權告訴，Merck對系爭專利提出3件IPR異議，PTAB決定是認為Merck並沒有提出可證明系爭專利（claims 1-5, 9-25 of '401、claims 1-19 of '402、claims 1-4, 9-12, 14-20 of '835）不具專利性的優勢證據（preponderance of the evidence），Merck提出上訴。
這幾件系爭專利涉及植入人體的設備，其中包括可以偵測位置的標記，如US9,636,401（Flexible and/or elastic brachytherapy seed or strand），實施例如下圖，股線（strands）引入乳頭下方較小的乳房切除術部位附近，股線展開成線圈。
Claim 1：
1. A flexible non-radioactive strand for implantation into a subject, comprising:
a marker component configured to allow for the determination of the position of the strand within a target tissue, the marker component having a length extending along a centerline of the marker component between a first end and a second end and having a substantially continuous wall bounding a hollow interior; a biocompatible component; and
a therapeutic, prophylactic, and/or diagnostic agent, wherein the marker, biocompatible component and agent are disposed within the hollow interior;
wherein the length of the marker component is greater than the diameter of the hollow interior, and
wherein the substantially continuous wall includes at least one opening adapted to allow the agent to pass out of the hollow interior wherein the strand do not contain a radioisotope.
Merck的產品Nexplanon®（https://www.nexplanon.com/）：
Merck提出IPR的前案證據為US5,150,718(“de Nijs”)、US4,012,497(“Schopflin”)、US6,575,888(“Zamora”)以及US5,626,862(“Brem”)，PTAB否決Merck異議理由，駁回理由是，(1)相關領域技術人員沒有動機結合先前技術，因為前案提出的成份為有毒成份，即便結合前案提到的管子，仍不能植入人體，植入後會有濾出毒物的問題。(2)PTAB駁回Merck提出系爭專利不具新穎性或非顯而易見性的主張。
關於系爭專利的專利性問題，與時間有關，如先前技術'888(“Zamora”)主張2000年1月的provisional申請案60/178,083優先權，而後續正式案於2001年1月領證，而系爭專利的優先權皆為2000年11月（臨時案），最早正式案申請日在2001年5月。
根據2006年專利法，35 U.S.C. § 102(e)就是「比申請日/優先權日」的新穎性條款，若依照這個時間線，Zamora為適格的前案，不過...。
其中，Zamora的正式案申請日在系爭專利優先權日（臨時案）後，但在正式案申請日前，不過，Zamora的臨時申請案申請日在最前面。除了技術有差異外，PTAB認為Zamora在2000年1月的臨時申請案並未支持Zamora的Claim 1，使得Zamora並不能主張其2000年1月的臨時申請案優先權，也影響Zamora作為本次系爭專利前案的適格性（資格不符）。
Merck對此意見提出上訴，上訴議題包括：(1)依據前案Nijs與Schopflin，系爭專利為顯而易見？（與前案結合動機相關） (2)Zamora作為前案的適格性。
關於前案「是否具有結合動機」？其中元件有毒，是否可以結合另一案簡單達成本案植入裝置？法官認為，即便系爭專利並未要求植入物應該無毒，但PTAB仍將此列入「前案是否有結合動機」的考量，而CAFC法官也同意PTAB決定，基於這個特點，相關領域技術人員並未有結合前案（有毒物）的動機。
關於「臨時申請案是否為適格的優先權案」？法院的判斷是，先確認系爭專利可以主張其臨時案優先權，因為臨時案除了符合撰寫規定外，也充分支持之後正式案的申請專利範圍。
"Written description is adequate if “the disclosure of the application relied upon reasonably conveys to those skilled in the art that the inventor had possession of the claimed subject matter as of the filing date.”"
反過來看Zamora，關鍵是，其優先權基礎案臨時申請案內容是否提供後正式申請案專利範圍的支持？
"A reference patent is only entitled to claim the benefit of the filing date of its provisional application if the disclosure of the provisional application provides support for the claims in the reference patent in compliance with [the written description requirement]."
結果是，法院與PTAB意見一致，認為Zamora的優先權不成立（請參考以上時間線），因此也失去其作為先前技術的資格。
my two cents:
作為優先權基礎的臨時申請案仍應符合112揭露規定，特別是其中作為支持後續正式申請案請求項內容的內容要符合可據以實施的揭露要求，反過來作為引證前案時也是對應要求。優先權基礎案揭露要求：
"Written description is adequate if “the disclosure of the application relied upon reasonably conveys to those skilled in the art that the inventor had possession of the claimed subject matter as of the filing date.”"
判決文：
http://www.cafc.uscourts.gov/sites/default/files/opinions-orders/19-2197.OPINION.6-9-2020_1601130.pdf（備份：https://app.box.com/s/flkpt2d4x78cqw3srwbn86ss8c7ycvcz）
參考資料：
https://patentlyo.com/patent/2020/06/backdating-board-provisionals.html
Ron
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