僅是說明治療方法的好處並非能有專利性 - Bayer Pharma Aktiengesellschaft v. Mylan Pharmaceuticals Inc. (Fed. Cir. Sept. 23, 2025)

從本案可以學習幾個議題，包括在醫藥類發明中獨有以已知技術/藥物的特定組合/用藥方法與其臨床效果獲得的專利，然而...這類專利進入訴訟時面臨更嚴格的檢驗，包括專利範圍若僅是通知其中用藥-臨床證明有效，是否涉及專利性的限制？請求項中用語是否限定在特定解釋上？先前技術的組合是否有成功的合理期待？以及非顯而易知性的輔助性考量與專利特徵之間是否具有連結關係？等。

Bayer Pharma Aktiengesellschaft v. Mylan Pharmaceuticals Inc. (Fed. Cir. Sept. 23, 2025)案件資料：

上訴人／專利權人：BAYER PHARMA AKTIENGESELLSCHAFT ("Bayer")

被上訴人：MYLAN PHARMACEUTICALS INC., TEVA PHARMACEUTICALS USA, INC., INVAGEN PHARMACEUTICALS INC. ("Mylan")

系爭專利：US10,828,310（ IPR202200517, IPR2022-01513, IPR2022-01515）

判決日期：September 23, 2025

系爭專利關於將「拜瑞妥膜衣錠/rivaroxaban」與「阿斯匹靈/aspirin」合併治療而降低冠狀動脈疾病患者發生心血管事件死亡風險的方法，每日應服用拜瑞妥膜衣錠2.5mg兩次以及阿斯匹靈75-100mg。

Claim 1：

Claim 5：

本案緣起被上訴人Mylan對系爭專利提起IPR異議程序，引用證據Foley，主張系爭專利claims 1-2不具新穎性，引用Foley與Plosker（兩件都是期刊），主張claims 1-8不具非顯而易知性。PTAB判決系爭專利無效。

於是Bayer提起上訴，上訴議題包括（編按，這些是醫藥專利獨特的議題）：

(1) PTAB錯誤解釋“clinically proven effective（臨床證明有效）”為"非限制"特徵，且其本身為固有可預期的（inherently anticipated）。

(2)PTAB錯誤解釋“first product comprising rivaroxaban and aspirin”可包括分開服藥的藥劑形式。

(3)PTAB錯誤地沒有論述為何相關領域技術人員對結合前案Foley與Plosker有合理的期待（"reasonable expectation of success"）。

(4)PTAB錯誤地沒有分析是否臨床證明有效性為非可預期結果（"unexpected result"）。

議題(1)：“clinically proven effective”

PTAB解釋“clinically proven effective”為非限制性特徵，也就是一種固有可預期的特徵，專利權人Bayer主張“clinically proven effective（臨床證明有效）”是一種限制，且需要證明臨床上有效，因此並非是先前技術固有可預期的特徵。

CAFC法官並不作出是否“clinically proven effective（臨床證明有效）”是一種限制特徵，而是認為即便這是限制特徵，但卻是一種功能性而無關專利性的描述。

法院引用前例 - King Pharmaceuticals, Inc. v. Eon Labs, Inc. (Fed. Cir. 2010)，若僅是加入告知病患有關新的方法的好處，治病不會讓治療方法有專利性。

也就是說，在醫藥領域專利範圍中，若用語僅是額外引導已知方法的新穎且非顯而易知的功能性關係，如法院在案例King中的解釋，防止簡單地包括新而功能上無關的限制取得已知產品（與方法）的專利。

“As we explained in King, the rationale underlying this inquiry is “preventing the indefinite patenting of known products [and methods] by the simple inclusion of novel, yet functionally unrelated limitations.””

就本案來說，如案例King，為一種在已知方法中加入在臨床上運行很好的限制，所述“clinically proven effective”與其方法沒有功能上的關聯（編按，看判決文前後文可知，法院指的是，系爭專利範圍已經明確定義劑量，其中“clinically proven effective”用語並沒有定義專利範圍中藥物的劑量，兩者沒有關係）。

依照以上標註的描述，CAFC判定"clinically proven effective"並不具備所引用案例 - Allergan, Inc. v. Sandoz Inc.中關於"wherein"用語產生的功能性限制效果，理由是：系爭專利請求項中已經明確設定其中藥物的劑量，使得"clinically proven effective"對於系爭專利範圍沒有技術效果。

參考案例：

- "wherein"子句的專利範圍解釋的問題 - Allergan, Inc. v. Sandoz Inc. (Aug. 29, Fed. Cir. 2019)（https://enpan.blogspot.com/2024/03/wherein-allergan-inc-v-sandoz-inc-aug.html）。

議題(2)：“first product”

PTAB解釋專利範圍中"first product comprising rivaroxaban and aspirin"並未限制在僅單一劑量的形式，如果分開服藥，兩種藥品可以是同時服藥，或是順序服藥。

然而，Bayer主張系爭專利中的"first product"指的是包括兩種藥品的單一藥劑形式（不是能分開服藥的形式）。

法院認為，專利範圍定義一個“first product"包括了“rivaroxaban”與“aspirin”，其賦予的意義就是"單一藥劑"，否則用"first product"就沒有意義了！也就是，讀申請專利範圍時，其中每個字都有意義，不能忽略"first product"在申請專利範圍中的意義。

根據解釋專利範圍的原則"claims must be interpreted with an eye toward giving effect to all terms in the claims"，加上系爭專利說明書中的描述，都可知系爭專利定義的"first product"為單一劑量（single dosage），而非分開服用兩種藥品的解釋。

舉例來說，系爭專利說明書記載兩種治療方式，第一種是rivaroxaban與aspirin分開服用的劑量形式，另一種是包括rivaroxaban與aspirin的組合劑量形式。這也是PTAB解釋"first product"包括以上兩種形式："separate dosage forms and a combination dosage form"。

但CAFC解釋是，既然專利範圍寫為"first product comprising rivaroxaban and aspirin"，是一種很限定的寫法，並非可以涵蓋各種形式的用藥方式，而是直接連結到說明書中的"a combination dosage form containing both rivaroxaban and aspirin"，這是專利權人/上訴人Bayer的解釋。

於是，CAFC基於以上專利範圍的解釋發回PTAB重審103議題。

議題(3)：Combination of Foley and Plosker

關於相關領域技術人員是否對於組合先前技術有成功的合理期待，考量案例 - In Re Nuvasive，應基於實質證據論述組合先前技術的動機或其成功的合理期待。

據此，法院認為PTAB已論述組合先前技術Foley與Plosker各自描述的用藥劑量的理由（可參考判決文），也就證明兩件前案的組合有成功的合理期待。

參考案例：

- 顯而易見性意見應證明前案結合的動機 - In Re Nuvasive, Inc. (Fed. Cir. 2016)（https://enpan.blogspot.com/2017/03/in-re-nuvasive-inc-fed-cir-2016.html）。

議題(4)：Unexpected Results

系爭專利的非顯而易見性的論述涉及「非顯而易知性的輔助性考量（Secondary considerations of nonobviousness）」，其中之一是"unexpected results/無法預期的結果"。對於「非顯而易知性的輔助性考量」，需要證明"無法預期結果"的客觀證據與"系爭專利發明"的連結關係（nexus）。

根據法院在案例In re Huai-Hung Kao (Fed. Cir. 2011)的意旨，當"輔助性考量"並非是專利範圍中要主張的權利與新穎特徵的結果，其中就沒有連結關係（nexus）。

根據PTAB的最終決定，專利權人主張＂無法預期結果＂的證據僅基於申請專利範圍中的＂clinically proven effective＂，但法院已經判定＂clinically proven effective＂對於系爭專利的專利性為功能性無關的限制，因此專利權人主張的＂無法預期結果＂與＂clinically proven effective＂之間並沒有連結關係（nexus），因此，專利權人主張的＂無法預期結果＂並無法證明系爭專利具有非顯而易知性。

參考案例：

- 商業成功的答辯要件 - IN RE HUAI-HUNG KAO (Fed. Cir. 2011)（https://enpan.blogspot.com/2016/07/in-re-huai-hung-kao-fed-cir-2011.html）。

my two cents:

本案例涉及醫藥專利上的特性，主要四個議題都是學習的課題，呼應本文前言，在本案中，專利範圍僅是通知其中用藥-臨床證明有效，這是無關專利性的限制；解釋專利範圍應以請求項表面上的用語解釋，當然仍是可以考量內部證據；醫藥類發明的先前技術若有相關藥劑與效果的揭示，其組合會有成功的合理期待；非顯而易知性的輔助性考量需要證明與專利特徵的連結關係（NEXUS）。

CAFC判決文：https://www.cafc.uscourts.gov/opinions-orders/23-2434.OPINION.9-23-2025_2576868.pdf（備份：https://app.box.com/s/leahkxfrrjhsm5c2ol4aqmuf6dcvcqsb）

資料參考：https://patentlyo.com/patent/2025/09/redefining-functional-relationship.html

Ron

誰是發明人？CAFC第一件AIA"申請人調查程序" - Global Health Solutions LLC (Burnam) v. Selner (Fed. Cir. Aug. 26, 2025)

AIA改革法案下的「derivation proceeding/申請人調查程序/派生程序」出現在2012年（2013年施行），可參考 - 美國專利改革法案下的DERIVATION PROCEEDING（https://enpan.blogspot.com/2012/09/derivation-proceeding.html），後來在2016年發生第一件爭議 - 第一件申請人調查程序討論 - DER2014-00002（編號非00001）（https://enpan.blogspot.com/2016/09/der2014-00002.html），現在討論上訴到CAFC的第一件申請人調查程序案 - Global Health Solutions LLC (Burnam) v. Selner (Fed. Cir. Aug. 26, 2025)。

Global Health Solutions LLC (Burnam) v. Selner (Fed. Cir. Aug. 26, 2025)案件資訊：

上訴人：GLOBAL HEALTH SOLUTIONS LLC ("GHS")

被上訴人：MARC SELNER

系爭案：DER2017-00031（申請號No. 15/549,111、15/672,197）

判決日期：August 26, 2025

AIA的申請人調查程序（derivation proceeding）：美國國會於2011年通過AIA改革法案，將"first to invent"系統改為"first inventor to file"系統，就是採第一發明人申請主義，表示專利獲准以"申請日(有效申請日)"為依據，但也僅"第一發明人"的申請案才能取得專利，相同發明如果是其他人申請日較早也無法取得專利，因此就制定"誰是發明人"的"申請人調查程序/派生程序"（"派生"這個翻譯無法直接理解，我就直接用白話文來說：＂derivation: 白話文是"起源調查"＂）。

CAFC第一件"申請人調查程序"，本案上訴人GHS與被上訴人Selner對相同發明提出專利申請案：

GHS申請案15/672,197的申請日為August 8, 2017，唯一發明人：Bradley Burnam。

Selner有較早申請案15/549,111，申請日為August 4, 2017。

兩者發明一致，GHS向PTAB提出申請人調查程序（derivation proceeding），主張Selner並非真正發明人，認為GHS的創立者"Bradley Burnam"才是發明人，發明的時間比Selner更早。

故事是，Bradley Burnam更早構思此發明，之後將此構想告知Selner，Selner於是將此構想衍生（derive）出後來的申請案，因此，GHS主張發明人應該是Bradley Burnam。

系爭發明關於"傷口治療藥膏的製備方法"，儘管細節不同，但兩件申請案大致上是一樣的發明。

PTAB階段：

GHS主張Selner發明是源自Bradley Burnam，PTAB查閱兩件申請案申請專利範圍，發現至少一項專利範圍是相同或實質相同。

判決文中解釋雙方發明人彼此的關係與合作歷史，也有合作開發與本次系爭發明相關的藥品，之後分開，Burnam即創立GHS。

經查相關記錄（在此不贅述），PTAB查出GHS證明Burnam構思出系爭發明，並於Feb. 14, 2014下午4:04pm之前通過電子郵件告知Selner，但又查出Selner證明他構思系爭發明的時間是"同一天"的12:55pm（應是指中午）。證據都是根據來往的email，雖證據力不強，但Selner至少證明發明不可能來自Burnam。

PTAB否決GHS的主張，GHS提起上訴，在一比較妥協的主張中，GHS主張Bradley Burnam至少是共同發明人之一。

CAFC階段：

法院在審理之前建立判決此類案件的法律基礎，事實上的議題主要是查是哪一方建立較早的發明概念？或是較早申請案的發明是否源自後申請案的發明人？

📎在derivation proceeding中，原告應提出證明(i)自己發明的概念，以及(ii)與被告溝通發明的構想比被告的申請案申請日更早。

(i) conception of the claimed invention, and 

(ii) communication of the conceived invention to the respondent prior to respondent’s filing of that patent application.

被告要克服此主張就需要證明其發明是獨立的構想，且比原告所宣稱的"溝通"更早！

由於這是AIA第一件進入法院審理的申請人調查訴訟，在此之前法院審理的案件都是pre-AIA的interference（衝突程序），兩者之間的差異是，interference proceeding處理first to invent的議題，derivation proceeding則是first inventor to file，但卻仍有相似的目標（如上兩點），但自然地，interference proceeding在AIA後就被廢除了。

📎“To prove derivation in an interference proceeding, the party asserting derivation must establish prior conception of the claimed subject matter and communication of the conception to the adverse claimant.”

然而，判決文提到，事實上訴訟雙方與PTAB都不清楚derivation proceeding與pre-AIA的interference proceeding有什麼不同，即便Burnam或Selner都將訴訟導向「first to invent」而非著墨在「first inventor to file」，但對於當事人而言，如Selner就只要證明自己的發明是獨立於Burnam，這種錯誤應該是無害的（“this error was harmless”）。不過，法院對PTAB的要求就沒有這麼隨便了（"the Board’s erroneous focus on who was first-to-invent amounts to no more than harmless error."）。

對於上訴人GHS而言，上訴主張包括(1)PTAB錯誤地採用Selner的證據而沒有考慮他的證據；PTAB不當地要求GHS舉證反駁Selner的主張，而沒有要求Selner證明自己的主張；(3)認為PTAB應採用「doctrine of simultaneous conception and reduction to practice（同時構思而付諸實現原理）」。

然而，法院並沒有同意GHS的主張，認為：

(1)Selner已經證明他是獨立完成發明。這裡又再次證明了「研發過程的文件與物理證據」是對誰是發明人/第一發明人最可靠的佐證，本案被上訴人Selner的電子郵件（特別是難以篡改的網路電子郵件/web-based email，甚至還有精準的時間，本案爭議就是email（其中資訊/metadata非Selner管理，也不能被篡改）反映出同一天的早或晚）就是一種可靠的佐證，再加上一些額外輔助證據，再再證明Selner沒有錯。（編按，曾有前輩說，如果想要證明一個著作/發明完成日就是將著作用信（存證信函為佳）發出（寄給自己也可），就有了一個不可抹滅的證據，因為收發雙方與遞送方都有時間證據；另外有方式是公布在網路上，不過也要看伺服器是否可靠不會被篡改。）另外，法院也不認為PTAB有忽略GHS提出的證據。

(2)法院認為PTAB在舉證責任的處理無誤，PTAB已經仔細考量雙方主張。

(3)法院認為被告/被上訴人Selner沒有必要證明“付諸實現/"reduction to practice"”而證明其構想。此議題是要討論，“發明構思完成”是證明誰是發明人的主要判斷，但是是否也是要使發明“reduction to practice/付諸實現”？

PTAB作出正確的理解：在發明構思（conception of invention）之初，發明人並非能實際讓發明付諸實現，其中不確定的事是，發明人是無法知道細節而能與其他已知技術釐清出其發明。

於是法院判決是，從來沒有判定“真實的付諸實現”是在不可預測的發明領域中完整構思的必要條件。

(4)法院也拒絕GHS的請求：當法院判定Selner證明其獨立完成發明構思，讓Burnam列為共同發明人。法院認為這個主張應以另一審理程序處理，且GHS應提交完整的論述與解釋。顯然GHS僅憑一些不足為道的證據不能讓法院判定可將Burnam列為共同發明人之一。

CAFC同意PTAB判決。

CAFC判決：https://www.cafc.uscourts.gov/opinions-orders/23-2009.OPINION.8-26-2025_2563662.pdf（備份：https://app.box.com/s/lpved2x60dohujomxcxz0d4njy012sxp）

資料參考：https://patentlyo.com/patent/2025/08/circuits-derivation-valentines.html

Ron

設計專利的侵權綜合議題教科書 - Dynamite Marketing, Inc. v. The WowLine, Inc. (Fed. Cir. 2025)

本來看到本篇像看連續劇一樣（如果這樣看訴訟也是頗為有趣的！），訴訟（"New York action"）中又興起另一訴訟（"Florida action"），本來是夥伴的，因為訴訟變成敵人，結果這個敵人成為原本敵人的＂戰略夥伴＂。

Dynamite Marketing, Inc. v. The WowLine, Inc. (Fed. Cir. 2025)案件資訊：

原告/上訴人：DYNAMITE MARKETING, INC.

被告/被上訴人：THE WOWLINE, INC., SHERMAN SPECIALTY LLC ...

被告：WWW.SUPERIORPROMOS.COM ...

特別地，本案伴隨另一個對於inventorship的訴訟：

被告：4TH DIMENSON INNOVATIONS, INC., BY AND THROUGH ITS FORMER OFFICER LAERIK COOPER, LAERIK COOPER

系爭設計專利：US D751,877

判決日期：September 12, 2025

US D751,877

產品（https://walletninja.com/）：

故事開始於Shlaferman在2013年創作出系爭設計"初稿"，後來找了機構工程師Cooper繪製出工程圖 - Wallet Ninja（這是一種工具卡），經多次討論後定稿，2014年開始販售，並提出設計申請案（申請日：2/26/2014），於2016年取得系爭專利 - D751,877，並將專利權讓與"Dynamite Marketing Inc."。但Cooper在申請過程中並未要求列為創作人/inventor，最終以Shlaferman為唯一創作人取得設計專利，設計特點包括：卡片上有"尺、多種尺寸的螺絲起子、六角扳手、開信刀、開罐器和開箱刀"。

Wallet Ninja到了2017年熱賣接近200萬件，Dynamite的競爭者Sherman開始販售自己的工具卡產品 - TOL4系列，不過也收到停止侵權信（cease-and-desist letter ），後來重新設計TOL4工具卡，還是收到第二次停止侵權信，但Sherman仍繼續販售上述產品，判決文繪製修改前後與系爭設計專利比對的圖：

於是Dynamite於地院對Sherman提起蓄意侵權訴訟，Sherman主張沒有侵權，並反訴系爭設計不符35 U.S.C. § 103，並主張系爭設計僅是"功能性設計/functional design"。

Inventorship：

在侵權訴訟的探索程序（discovery）中發現Cooper協助"Wallet Ninja"開發，因此產生Cooper是否應為共同創作人/發明人的議題，如果Cooper應列為創作人，這將可能導致本訴訟被撤銷。後來，Dynamite將Cooper列為系爭設計的共同創作人，並同樣將專利讓與給Dynamite。

不過，訴訟提到，這個彌補的作為失敗，使得Dynamite也向Cooper與其公司提起訴訟（本文稱＂Florida action＂），提起系爭設計的唯一創作人為Shlaferman的確認之訴（declaratory judgment）。Cooper在2021年11月提起反訴，要求更正系爭設計的創作人（35 U.S. Code § 256 - Correction of named inventor），主張他才是"Wallet Ninja"的唯一創作人，或者至少是共同創作人之一。

後來，Cooper對Dynamite的對手 - 本案被告Sherman簽署「追溯授權協議(Nunc pro tunc License Agreement)」，也就是向本案被告宣告「他應擁有的系爭設計的所有權與其利益」，也就是Cooper將加入本次侵權訴訟的戰局（本文稱＂New York action＂），而且Sherman也同意擔負Cooper在＂Florida action＂的所有費用。

以上故事就是典型的「敵人的敵人就是朋友」。

後來Florida action合併至New York action一起審理，Cooper參戰（＂New York action＂），但為不同於Sherman不同的訴訟議題，有兩個部分：

phase 1: 法院審理inventorship與ownership議題（後來因為要先解決此議題，也交給陪審團一併審理）；

phase 2: 陪審團則審理侵權、專利無效與損害賠償議題。

專利權人Dynamite在地方法院階段大獲全勝：

phase 1: 陪審團判決Cooper並未有足夠證據證明其至少為共同發明人與擁有人。

phase 2: 陪審團判決系爭設計有效、Sherman蓄意侵權成立，並判決Sherman賠償Dynamite $1,850,000。

地院還同意被告應支付Dynamite所有訴訟費用，共$3,535,317.33。

Sherman輸得太慘，獨立上訴CAFC，Cooper不玩了！

CAFC階段：

上訴議題包括：

(1)因為Cooper不上訴，Sherman是否有權對Cooper的判決提出上訴，如果可以，是否地院的inventorship判決有錯？

(2)是否地院判決系爭設計專利有效（35 U.S.C. § 103）與其功能性判斷有錯？

(3)是否地院判決Sherman蓄意侵權成立有錯？

(4)是否能免除地院判決的損害賠償？

(5)是否地院判決被告擔負原告律師費用有錯？

議題(1)，因為Cooper缺席上訴程序，是否Sherman還是可以對此議題提起上訴，因為此議題涉及原告是否可以行使系爭設計專利權，

法院提到當事人才能提起訴訟的訴訟原則，雖然有時也會考慮非當事人在場的情況（最高法院意見），這裡提出幾個條件，主要就是看是否影響非當事人的利益：

法院否決Sherman的上訴主張，基於幾個理由，包括雙方雇用不同律師，且在訴訟之初即將訴訟拆為兩個部分，因此Sherman不能對發明人權利做主提上訴。

議題(2)，對於系爭設計的非顯而易見性，引用案例LKQ Corp. v. GM Global Technology Operations LLC (Fed. Cir. Jan. 20, 2023)，即便當中認為不一定要用「Rosen and Durling」測試（用以避免主張設計無效的異議人結合多件前案進行比對）作為設計非顯而易見性的判斷，並可採用KSR原則，整體應引用主要前案並有動機組合其他前案特徵（＂primary reference and motivation to combine prongs＂）- LKQ測試原則，但整體而言，本案法院認為要證明設計不具非顯而易見性，應(a)引用一主要參考前案；(b)提出清楚並有說服力的理由普通設計者（ordinary designer）在沒有後見之明下有動機修改主要參考前案並組合其他前案的一些特徵可實現系爭設計。

可參考：

- 基於普通觀察者的設計新穎性與創造性判斷 - LKQ Corp. v. GM Global Technology Operations LLC (Fed. Cir. Jan. 20, 2023)（https://enpan.blogspot.com/2023/07/lkq-corp-v-gm-global-technology.html）。

整體上，CAFC認為Sherman（針對專家證人Dr. Formosa的證詞）沒有排除其後見之明而提出清楚而有說服力的理由（上述(b)點）證明系爭設計為顯而易見。

議題(3)，針對系爭設計僅是功能性設計的主張，也就是如果設計僅是功能目的的設計（utilitarian purpose），就不能取得設計專利。（"“Elements of [a] design may indeed serve a utilitarian purpose,” but ornamentality is more likely the root of the design “[w]hen there are several ways to achieve the function.”"）

經考量系爭設計在最初設計的改版，與Sherman的被告侵權設計，與Wallet Ninja的產品（如上述截圖），認為系爭設計的設計元素與其他多功能卡的比對，可證明系爭設計並非僅是功能性設計，因此否決Sherman主張。

議題(4)，在侵權議題中，從探索程序得知Sherman的CEO曾在電子郵件中檢驗被告侵權物的侵權可能，即便知悉有侵權問題，但還是將庫存販售完畢（編按，難怪網路上找不到被告侵權產品），加上種種從來網信息得出的資訊，陪審團判決蓄意侵權，地院也否決Sherman的不侵權主張，CAFC也同意。

議題(5)是被告是否擔負原告的損害賠償（lost profits theory），這裡採用的判斷原則是＂Panduit factors＂如下，可參考過去報導：「介入權」與損害賠償 - Presidio v. ATC (Fed. Cir. 2017)（https://enpan.blogspot.com/2017/12/presidio-v-atc-fed-cir-2017.html）。

關於如何證明對手的利益是自己的損失，這裡提到幾點要件（four-factor Panduit test）： 對取得專利的產品的需求、缺乏可接受的非侵權替代品、製造與行銷能力，以及可獲得的利潤。

(1) demand for the patented product; 

(2) an absence of acceptable, noninfringing substitutes; 

(3) manufacturing and marketing capability to exploit the demand; and 

(4) the amount of profit that would have been made

基於上述Panduit factors，法院同意地院陪審團判決的損害賠償。

最後是，是否Sherman要擔負原告訴訟費用，Sherman主張地院法官濫用裁量權，並且理由不充分。對此，Sherman在訴訟中有不當影響訴訟的行為，如地院認為Sherman在訴訟中的行為魯莽、站不住腳、不可接受、輕率且不合理，甚至有玩弄花招（gamesmanship）（"The District Court found Sherman’s conduct at times “reckless,” “utterly indefensible,” “unacceptable,” “bordering on frivolity,” and “unreasonable,”"），因此判決Sherman應擔負原告訴訟費用。

以上，即便Sherman找到盟友Cooper，但Cooper抽手，全盤皆輸。

my two cents:

本案例花了一些時間看，從設計案出發，發生的議題都很有意思，但Sherman全盤皆輸也挺意外的，至少覺得被告侵權敗訴判賠損害賠償算合理，但要擔負原告訴訟費用感受上並不是很合理。(這應該是因為Sherman或其律師在訴訟策略上發生錯誤所致。)

CAFC判決文：https://www.cafc.uscourts.gov/opinions-orders/24-1523.OPINION.9-12-2025_2572373.pdf（備份：https://app.box.com/s/yjt53dkdm5vppimsmy61cwc4lnbrk3va）

Ron

不能因為發明是"軟體本身"就可以直接駁回 - In re McFadden (Fed. Cir. 2025)

In re McFadden (Fed. Cir. 2025)案件資訊：

上訴人：IN RE: BRIAN DAVID MCFADDEN

系爭專利申請案：16/231,749

判決日期：September 5, 2025

本案緣起USPTO/PTAB以申請案不符35 U.S.C. §§ 101 and 112駁回系爭申請案16/231,749，申請人上訴CAFC。

系爭申請案關於一種控制與優化使用者之間交換資訊的方法與系統，發明解決的問題是，在社群媒體網路中缺乏生產者與消費者之間資訊分享的規範，方法讓生產者在社群媒體網路中輸入要交換的資訊，消費者指出想要哪些資訊，不要那些資訊。

列舉Claims 1, 10, 18如下（其中各項描述的內容確實挺"危險"的），社群網路系統包括貼文或其等效資訊項目、使用claim 1方法判斷第二使用者的區域的次系統，以及使用包含第二使用者區域判斷提供第二使用者貼文或其等效資訊串流的模組。（目前公開案只剩Claim 1）

上述申請專利範圍在系爭申請案最終審查意見中，審查委員以不明確（不符35U.S.C.112(b)）駁回claims  10-17，因為其中混合了裝置與方法的描述，另以不符專利適格性（不符35U.S.C.101）駁回claims 10-18，理由是專利範圍為軟體/software，沒有硬體或結構限制特徵，不符101規定的可專利標的。訴願階段，PTAB委員有相同的判定，對於不符101的核駁理由補充申請案為軟體本身（software per se），沒有電路、電腦、CPU、記憶體或電腦可讀取儲存媒體等硬體限制，也沒有使用"means"或"step"關聯說明書描述的硬體結構（訴諸112(f)解釋）。

編按，上述意見並未這算是頗老派的101核駁意見，引用USPTO的Final OA部分，以及PTAB的分析截圖如下：

USPTO：

PTAB：

也就是說，USPTO/PTAB委員皆認為專利不符101是因為發明為軟體本身，沒有硬體的描述或關聯說明書描述的硬體結構。而其中，雖也引用了之前法院案例作為佐證，但並未採用Alice判例後的TWO-STEP test。而以上意見明顯地／也暗示基於專利範圍的寫法，即便是裝置或系統，都沒有結構特徵的描述，使得整體上看來，可以解釋為何審委不用TWO-STEP test而直接判斷系爭申請案不符35U.S.C.101規定。

而這個有點老派的理由到了CAFC，或許就不通了！！！

案件上訴CAFC。

CAFC法官判定PTAB錯誤地同意USPTO基於101, 112的核駁意見（同時否決USPTO與PTAB審查意見，應該會成為USPTO內部檢討案件）。

101議題：

CAFC確實這樣想（編按，看判決時若一頁頁地往下看，雖判決文一開始會講結論，但其中論證的過程才是重點，讀判決時自然有自己的一番想法，最後可證明自己的判斷符合CAFC判決，也是一種訓練），認為USPTO/PTAB不能僅因系爭申請案專利範圍缺乏硬體特徵就判定發明不在101規定的專利標的範疇內，並且認為在101論證中應採用TWO-STEP檢驗。

經查系爭案申請專利範圍，可知，專利範圍描述的是資料與資料中的訊號，這確實是35U.S.C.101中不具專利適格性的標的，但也不是PTAB認知因為缺乏結構特徵就不符35U.S.C.101專利適格性的規定，因為就像許多方法專利一樣，軟體本身仍有創新性。

而申請專利範圍是否有硬體或結構特徵也須看是否訴諸35U.S.C.112(f)解釋，本案申請人主張本案專利範圍應以手段功能用語（means-plus-function）解釋，而非PTAB認為因為沒有"means"或"step"等先佔語就不能關聯說明書內容。

法院同意申請人主張，認為判斷是否訴諸112(f)解釋專利範圍，先判斷申請專利範圍中用語是否以功能手段用語撰寫，本案確實沒有使用"means"等先佔語，即不適用112(f)，但此推論可被反駁（rebuttable）。

就如本案Claim 10的描述，"a subsystem configured to use the method of claim 1 to determine an include region for a second user of the social network"，"subsystem"就一般技術人員而言並非表示有特定結構，在此專利範圍中，"subsystem"就如"means"一般，為手段功能用語，將訴諸112(f)解釋。

訴諸112(f)解釋專利範圍，經參考系爭案說明書內容，內容描述電腦系統具備的硬體元件，也就不是PTAB所認定系爭申請案專利範圍缺乏硬體，即便僅是電腦的一般描述而已，系爭申請案發明仍屬於101規定的專利標的之一。

CAFC法官要求PTAB不能停在發明缺乏硬體的分析，而是要考量TWO-STEP檢驗架構，也就是檢驗發明是否涉及抽象概念，若為抽象概念應考量專利範圍是否具有可以轉換為可專利的元件...等步驟。

112議題：

在112(b)不明確的議題上，USPTO/PTAB作出不明確的理由是系爭案專利範圍混合了裝置與方法的描述，其中依據是案例 - IPXL Holdings v. Amazon.com (Fed. Cir. 2005)，此案例IPXL引用於MPEP2173.05(p)中。

根據MPEP2173.05(p)的記載，案例IPXL說明系統專利範圍中描述了使用者的輸入手段（an input means），"輸入手段"被認為不明確，理由是不清楚當有人創造了一個讓使用者使用輸入手段的系統時，是否此系統會侵害其具有輸入手段的專利。也就是說，系統專利的描述包括了一個需要人去操作的動作，將導致無法判斷是否系統侵害此專利權（準確地說是＂contributory infringement／幫助侵權／共同侵權＂），因此反過來認定專利不明確。

本次系爭申請案就面對此類問題，因為系爭案專利範圍混和了裝置與方法的描述（導致當有人執行了其中方法是否發生共同侵權的疑慮！）

（重要）這也是軟體發明常常遇到的問題，CAFC法官提出評估是否系統或裝置專利範圍不當引入方法特徵的判斷原則：查是否其中有使用者的行為而非系統的功能？（這裡引用案例 - In re Katz Interactive Call Processing Pat. Litig. (Fed. Cir. 2011)）

這裡提到原則一：如果申請專利範圍並未明確主張使用者的行為，而是系統的功能，就不會落入IPXL案例中不明確的問題。

原則二：同時涉及方法與裝置的申請專利範圍會導致不明確，但裝置使用功能語言並非一定是不明確。

原則三：當申請專利範圍僅使用功能語言描述系統的功能，專利範圍並非不明確。

（重要）本次系爭申請案專利範圍為主張系統的功能性，如claims 10-17中描述“a subsystem configured to use the method of” one of the method claims，其中用語"configured to"指出subsystem能夠使用所主張的方法範圍（"capable of using the claimed method"），而非PTAB委員所稱專利範圍不當地描述其實施方法步驟。

也就是說，系爭申請案專利範圍沒有要求方法步驟的效果，是指系統能夠(capable of)使用所主張的方法。

結論：否決PTAB決定，發回重審。

1. 不能因為是軟體本身而沒有硬體描述就判定不符101規定。

2. 系爭申請案描述的系統是能夠使用所描述的方法，而非實施所描述的方法步驟。

CAFC判決：https://www.cafc.uscourts.gov/opinions-orders/24-2107.OPINION.9-5-2025_2568553.pdf（備份：https://app.box.com/s/thzwt58ct484ukw9a8nto6gbh9pi5ca4）

資料參考：https://patentlyo.com/patent/2025/09/delivers-reversal-rejections.html

Ron

“FUCK”！- IN RE: ERIK BRUNETTI (Fed. Cir. 2025)

本篇可以有個副標題是，法官教我們如何評估一個商標申請案是否可以是一個商標。

「FUCK」是否可以成為商標，在本案申請人挑戰CAFC之前想都沒想到，現在可以看看，雖然結果並不讓人意外，但好看的是其中各種討論給出的想法。本篇故意把這個字放在標題，看起來應該是很＂衝擊＂吧！（然而，對本次申請人Brunetti而言並非第一次挑戰法律底線，過去曾以「FUCT」商標申請案挑戰，案件進入最高法院，最高法院的意見是：以不道德或是毀謗性為理由核駁商標是"違憲"的。）

IN RE: ERIK BRUNETTI案件資訊：

上訴人/商標申請人：Erik Brunetti

系爭商標基本資料：No. 88308426（TTAB Nos. 88308426, 88308434, 88308451, 88310900）

本案緣起申請人Erik Brunetti向美國專利商標局提出“FUCK”商標申請案（涵蓋類別如太陽眼鏡、手機殼、珠寶、手錶、背包等商品，以及相關商品零售的服務），並且就是這個字，沒有別的裝飾。

案件經USPTO駁回後，TTAB（商標審判與上訴委員會）訴願決定駁回本申請案，理由是“FUCK”沒有如商標的功能，也就是這個"琅琅上口(Widely-used Commonplace Wording,各種情況都廣泛使用的常見用語)"的字缺乏商標該有的識別性的功能（原本是講：非運作如商標的功能/fail to function as a trademark），雖“FUCK”無法獲得商標，但上訴到CAFC時，法官對TTAB的決定提出了指正。

"the applied-for mark is a slogan or term that does not function as a trademark or service mark to indicate the source of applicant’s goods and/or services and to identify and distinguish them from others."

另外，在本案中，TTAB駁回系爭申請案還有個理由是其申請商品中的珠寶等物品並未與申請人網頁內容有關係（獲准美國商標的要件之一是要提交相關商業行為的證據）。

-----在此一提-----

本案判決中提到系爭申請案原本被駁回理由（初審/non-final office action）是“包括不道德/immoral或毀謗/scandalous的內容”，但申請人引用最高法院曾在其案例“Iancu v. Brunetti (2019)”中作出以不道德或毀謗性理由核駁商標申請案是“違憲”的決定，USPTO在下次審查意見才作出上述“缺乏商標該有的功能”的核駁意見。

相關案例CAFC階段可參考：

- FUCT ?（https://enpan.blogspot.com/2018/04/fuct.html）

- 最高法院認爲不讓“FUCT"註冊商標是違憲的 - Iancu v. Brunetti (06/24/2019)（https://enpan.blogspot.com/2025/09/fuct-iancu-v-brunetti-06242019.html）

---------------------

TTAB階段：

在2022年8月，TTAB確認了USPTO駁回商標申請案的決定。就TTAB而言，因為"FUCK"是一個再通常不過的字，本質上無法作為商品或服務的識別標章，公眾僅會以一般意義理解這個字而已，甚至"FUCK"這個字在英文使用上是個萬用詞/"all-purpose word"，表示任何情況都可使用的字。

“The record before us establishes that the word FUCK expresses well-recognized familiar sentiments and the relevant consumers are accustomed to seeing it in widespread use, by many different sources, on the kind of goods identified in the [applications at issue]. Consequently, we find that it does not create the commercial impression of a source indicator, and does not function as a trademark to distinguish Applicant’s goods and services in commerce and indicate their source.”

法院不能接受核駁商標的理由僅是基於這是一個普通詞（"mere commonality"），認為這並非是一個檢驗（"... is not the test"），似乎用了USPTO/TTAB駁回商標申請案的類似理由"指教"了TTAB，法院認為以上駁回理由並非運作如核駁該有的方式（"failure to function refusal"）（編按，呼應上述商標駁回理由？），應該是要評估（assess）是否系爭商標「FUCK」功能如一個商標的功能 - 公眾（即消費者或潛在消費者）可以從"FUCK"識別其商品或服務的來源？   

CAFC階段：

商標申請人的上訴理由之一是，Brunetti不服TTAB/USPTO僅是認為"FUCK"是個負面用語就駁回商標申請案，當然，這是商標申請人的一面之詞，TTAB駁回理由是因為這個字不能讓消費者識別商品或服務來源，缺乏商標的功能。

上訴理由之二是，Brunetti認為這是TTAB報復他在之前案件上勝訴（上述Iancu v. Brunetti (06/24/2019)案）才駁回系爭申請案，但法院並不同意，顯然這也是一面之詞，沒有證據。

上訴理由之三是，Brunetti主張Iancu v. Brunetti (06/24/2019)案的結果已經支配/dictate本案結果。法院認為這是兩碼字事，不同的議題不能混為一談。並且"FUCT"與"FUCK"兩個商標申請案是基本上不同的標記/mark，本系爭申請案"FUCK"是一個廣泛使用的字，不同地，"FUCT"（發音是"fucked"，玩個文字遊戲）已經成功註冊商標No. 6230977，不代表這次可以獲准商標。

（接著文中講述了商標該有的意義與規定...，還有，即便通常字可以建立"secondary meaning"，但商品識別性/"source-identifier"的要求是更高的...，很有知識性，有興趣者可以參考原文。）

針對"FUCK"是否可以成為註冊商標，法院引用判例強調不能因為這是個通常字就可以駁回商標申請，文中提到香菸商標"CAMEL"就是一個例子，我則想到"APPLE"、"ORACLE"都是通常字，但都因具有識別性為合規的註冊商標。

針對TTAB駁回商標申請案的理由 - "applied-for mark ("FUCK") “is arguably one of the most expressive words in the English language” and that it is used “to convey a wide range of recognized concepts and sentiments."，法院也認同，TTAB著重的是"FUCK"是一個萬用字，沒有表達特定資訊，也不會讓消費者意識到這是一個商標。但也如申請人Brunetti提到USPTO也核准了一些通用字作為商標，如"LOVE"，甚至也有人已經註冊"FUCK"作為商標，但也無法理解地/inexplicably駁回了一些，法院似乎認同這個說法。

No. 2191439

No. 6172195

No. 7344225

以上註冊商標讓USPTO啞口無言，沒有爭辯，但這也非審查委員需擔負解釋的責任。法院也順道一提，2022年有700個商標審查委員審理各式各樣的商標申請案，自然有些衝突的結果，無法要求那麼多審查委員能夠做出一致的決定，其中當然也有錯誤核准與錯誤駁回的申請案。但是，這也不代表TTAB不需要考量現行處理的方式 - 也就是法院時時刻刻都有新的判決成為審查單位審查的參考，甚至需要遵守的意見。

（編按，雖不表示TTAB/USPTO/法院判決不需要考量前例，但上訴人若是僅是用支持自己的歷史案件作為答辯依據，法院/USPTO判決依據應該是依照最新的決定，這樣也排除了法院或審查委員被過去的"錯誤"所"情緒勒索"。）

因此，作任何決定的“論述”十分重要（"the Board “must examine the relevant data and articulate a satisfactory explanation for its action including a ‘rational connection between the facts found and the choice made.’”"）。

"For all these reasons, the Board must provide rational guidance that is sufficiently explained."

這樣，法院認為TTAB駁回系爭商標申請案的理由論述不夠，不能直接“覺得應該核駁”，忽略申請人提出之前獲准案例的主張。

CAFC法官嫌TTAB論述不夠：

因此發回重審！！！

my two cents:

本案如果有後續，應該繼續追蹤，誰都會好奇"FUCK"怎麼取得商標？

"FUCK"就如USPTO/TTAB examining attorney認定的是一個萬用字、常見字，也是情緒十分強的常用語，一般人並無法認同這是一個專用字，也無法用這個字就辨識出商品或服務來源，理應“表面上”不能獲准專利。但法院認為，審查單位也不能過於“主觀地”認定不能獲准商標（就如商標申請人認為TTAB自己發明了"failure-to-function doctrine"），法院要求論述，雖法官自己"充分"論述TTAB的論述不夠，但也沒給答案。之後回到TTAB，應該就是找到相應的前例、市調以及強大的論述，說服申請人這個"FUCK"真的不能給予商標權。

CAFC判決：https://www.cafc.uscourts.gov/opinions-orders/23-1539.OPINION.8-26-2025_2563636.pdf

Ron

最高法院認爲不讓“FUCT"註冊商標是違憲的 - Iancu v. Brunetti (06/24/2019)

（補資料/漏新聞）因為同一商標申請人Erik Brunetti觸發"FUCK"商標的司法爭議，就回頭查前案例“FUCT"的狀態，當年申請不服CAFC決定，上訴最高法院（Iancu v. Brunetti (06/24/2019)）。

CAFC：FUCT ?（https://enpan.blogspot.com/2018/04/fuct.html）

[最高法院階段]

案件資訊：

IANCU, UNDER SECRETARY OF COMMERCE FOR INTELLECTUAL PROPERTY AND DIRECTOR, PATENT AND TRADEMARK OFFICE v. BRUNETTI

Brunetti商標申請案“FUCT”在USPTO/TTAB被駁回，理由是"consist of or comprise immoral or scandalous matter” (15 U. S. C. §1052(a))"，涉及法條是15 U. S. C. §1052(a)：

15 U.S.C § 1052 - Trademarks registrable on principal register; concurrent registration

No trademark by which the goods of the applicant may be distinguished from the goods of others shall be refused registration on the principal register on account of its nature unless it— (商標獲准排除以下情況)

(a)Consists of or comprises immoral, deceptive, or scandalous matter; or matter which may disparage or falsely suggest a connection with persons, living or dead, institutions, beliefs, or national symbols, or bring them into contempt, or disrepute; or a geographical indication which, when used on or in connection with wines or spirits, identifies a place other than the origin of the goods and is first used on or in connection with wines or spirits by the applicant on or after one year after the date on which the WTO Agreement (as defined in section 3501(9) of title 19) enters into force with respect to the United States.

...

案件進入CAFC，可參考 - FUCT ?（https://enpan.blogspot.com/2018/04/fuct.html），CAFC判決：即便是申請人似乎也同意這個字有爭議（遊走法律邊緣），只是不認為不能取得商標，法院並未禁止，對此，法官最後仍是斷定這是個不道德的字，或說，法官並不解決這個議題，只是，不過...就「言論自由」來看，USPTO/PTAB的決定違憲。

（重要）最高法院的基本態度是，如果商標註冊被拒絕是基於觀點/viewpoint的理由，這是違憲的。

基於以上概念，法院認為因為商標內容涉及不道德或是毀謗內容就被駁回，這是屬於"基於觀點"的核駁理由，違反憲法第一修正案（First Amendment）原則。

最高法院認為，上述法條 -15 U. S. C. §1052(a)，表面上區分為兩類，一是符合傳統道德標準的商標，二是違反傳統道德標準的商標。法院說明，這個對法條的表面觀點偏見導致觀點-歧視的應用（"This facial viewpoint bias in the law results in viewpoint- discriminatory application"）。

這裡，法院引用前例 - Matal v. Tam案，法院宣告拒絕“貶低人”的商標註冊是違憲的。

最高法院的意見是：法條15 U. S. C. §1052(a)拒絕“不道德”或是“毀謗”內容獲准商標，並非是指淫穢、露骨或是褻瀆（"lewd, sexually explicit, or profane marks"）的內容，也不僅是指其表達方式，因此，如果不道德或是毀謗被公平地解釋，這個法條應該被廢止。最高法院同意CAFC判定以不道德、褻瀆等內容駁回商標申請是違憲的意見。

相關案例可參考本部落格報導： 

- 有妨害善良風俗疑慮的商標仍受到言論自由保障 - MATAL v. TAM（https://enpan.blogspot.com/2017/06/matal-v-tam.html） 

- FUCT ?（https://enpan.blogspot.com/2018/04/fuct.html）

最高法院判決：https://www.supremecourt.gov/opinions/18pdf/18-302_e29g.pdf

Ron