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Ron
2021年10月7日 星期四
新版中華民國專利資訊檢索系統
新版中華民國專利資訊檢索系統：https://twpat.tipo.gov.tw/
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2021年10月6日 星期三
日本專利法部分修正簡介(筆記)
因應Covid-19疫情與數位化等需求，日本國會於2021 年3月2日通過專利法部分修正法案，並於2021年5月14日通過相關法條。
因應Covid-19疫情提出的新程序：
(1)
針對專利、實用新型、設計與商標，可以視訊進行審判與上訴，以視訊進行法院的言詞程序。
(2)
引入支付費用的替代方案（取消印花稅儲存方案），如銀行轉帳、信用卡與其他。
(3)
數位化國際設計與商標申請案。簡化通知申請人審查意見的程序，取代傳統郵件。
(4)
免收因為疫情逾期的加收費用。
因應數位化需求提出保障權利人的措施：
(1)
即便是海外帶入私用，或海外郵寄等，加強管制海外進入日本的偽造品（侵害商標權）。
(2)
因為數位科技形成各種複雜的專利授權形式，專利權人修正專利權時，可以不用非專屬被授權人的同意。
(3)
放寬因為過期而喪失權利（包括專利、新型、設計與商標）恢復權利的規定。
增進智慧財產系統的措施：
(1)
在專利侵權訴訟中引入的的三方意見措施，通過各方收集補充證據，使得法院可以基於更廣泛影響的意見做出審判，並讓專利律師回應問題時尋求第三方意見。
(2)
因應審查負擔與數位化程序等措施修改費用結構。
(3)
新增農林漁業智慧財產權業務、改變專利律師日本名字，以及引入單人專業公司制度。
Ron
2021年9月30日 星期四
一件有關發明人不實的案例筆記 - Jaswant S. PANNU v. IOLAB CORPORATION (CAFC 1998)
剛好有需要討論inventorship，在此筆記一下涉及102(f)的1998年案例 - 發明人確實才能主張專利權。
專利權人於1993年向Iolab提出侵權告訴，但Iolab提起請願，主張專利無效，理由是Pannu不是系爭專利的唯一發明人，還有William Link，另主張系爭專利並未揭示best mode，違反112規定。
依照Iolab提出的證據，CAFC認為Iolab對，但也沒全對，同意Pannu與Link為共同發明人，理由是，William Link也沒主張自己是唯一發明人，且Pannu也向他揭示了發明的概念，Pannu對發明有貢獻。
案件資訊：
原告/被上訴人/專利權人：JASWANT S. PANNU and JASWANT S. PANNU, M.D., P.A.
被告/上訴人：IOLAB CORPORATION
系爭專利：Re32,525
判決日：August 06, 1998
本案緣起Jaswant向地方法院對Iolab提起侵權告訴，Iolab提起專利無效（35 U.S.C. §102(f)）的請願，但地院判決專利有效，Iolab對此決定提起上訴。
102(f)：
A person shall be entitled to a patent unless -
...
(f) he did not himself invent the subject matter sought to be patented.
系爭專利有些歷史，簡單來說，專利權人魚1980年提出專利申請案，之後提出CIP案，到了1985年提出再領證（reissue），即本次系爭專利。
專利權人於1993年向Iolab提出侵權告訴，但Iolab提起請願，主張專利無效，理由是Pannu不是系爭專利的唯一發明人，還有William Link，另主張系爭專利並未揭示best mode，違反112規定。
地院判決是專利有效，沒有違反112規定，且侵權成立。
CAFC階段：
主要議題關於inventorship，Iolab主張系爭專利不符102(f)無效，因為沒有將William Link列在發明人中，甚至主張William Link才是唯一發明人，因為Pannu的發明已經是本次系爭專利的先前技術。
事實上，發明人是可以更正的，可參考以下案例參考連結，
但案件經上訴CAFC後，CAFC同意Iolab的主張 - Pannu不是唯一發明人，據此也根據旁系禁反言，不得主張專利權。
CAFC在此判決是：
The district court properly construed the disputed claim terms and did not err in denying the post-trial motions challenging the infringement and non-infringement verdicts. However, the court did err by granting JMOL on the issue of inventorship. Iolab introduced sufficient evidence on which a reasonable jury could have found clear and convincing evidence that Link is a co-inventor. On such a finding and absent correction, the patent would be rendered invalid under section 102(f). Accordingly, we vacate the judgment in favor of Pannu and remand for a determination of the inventorship question and any related issues in a manner not inconsistent with this opinion.
後續CAFC曾經有再確認的決定：August 8, 2001
關於發明人是誰？
如此，在沒有更正發明人時，根據102(f)，CAFC判決系爭專利是無效的，撤銷地院判決被告須繳付雙方律師費用的決定，還以"旁系禁反言（collateral estoppel）"防止Jaswant繼續主張Re32,525專利權。
其他參考：
- 發明人不實而不准專利（共同發明人有誰？） - In re VerHoef (Fed. Cir. 2018)（https://enpan.blogspot.com/2018/05/in-re-verhoef-fed-cir-2018.html）
- 發明人更正不會讓專利無效、司法禁反言之適用 - Egenera, Inc. v. Cisco Systems, Inc. (Fed. Cir. 2020)（https://enpan.blogspot.com/2020/10/egenera-inc-v-cisco-systems-inc-fed-cir.html）
Ron
我國進入訴願審議委員會之前的程序筆記
本篇筆記我國訴願法第58條規定。
以上流程中在程序審查後，若有欠缺，可補正，如紅色標示：
訴願法第58條規定：
訴願人應繕具訴願書經由原行政處分機關向訴願管轄機關提起訴願。
原行政處分機關對於前項訴願應先行重新審查原處分是否合法妥當，其認訴願為有理由者，得自行撤銷或變更原行政處分，並陳報訴願管轄機關。
原行政處分機關不依訴願人之請求撤銷或變更原行政處分者，應儘速附具答辯書，並將必要之關係文件，送於訴願管轄機關。
原行政處分機關檢卷答辯時，應將前項答辯書抄送訴願人。
流程：
1、本會主要受理有關商標法、專利法、著作權法、公司法、商業登記法、商品檢驗法、水利法、土石採取法、工廠管理輔導法、石油管理法、電子遊戲場業管理條例等法規之訴願案件，並依訴願法、行政院及各級行政機關訴願審議委員會審議規則等所規定之審理流程為審查。
2、受理訴願案件，係由承辦人員先進行程序審查，程序有瑕疵者，即先行通知當事人補正，當事人不補正或不能補正者，案件即簽請3位委員審查（審議規則第11條），再提交訴願審議委員會審議。
3、前揭訴願案件倘經初步審查無程序不合法之情事或經補正者，即函請原處分機關依訴願法第58條第2項及第3項規定，自我省查原處分是否合法妥當，再依其自省結果，陳報本會已自行撤銷或變更原行政處分，或針對訴願理由詳實答辯，並將答辯書及相關卷證檢送本會審理。
4、訴願案件經原處分機關依法答辯後，即由本會承辦人員就原處分書、訴願書及原處分機關所檢送之書面及證據資料，詳加審查，研擬處理意見，簽具提案稿，提請本會3位委員（商標案及其他案為3位法律委員；專利案為包括1位法律委員及2位具專業技術背景之委員）審查後，提交訴願審議委員會議審議。依訴願法第53條規定，訴願決定應以委員過半數之出席，出席委員過半數同意行之，依審議之結果製作訴願決定書發交訴願人等。
5、訴願人等倘對本部所作之訴願決定不服，仍可依法向行政法院（如高等行政法院、智慧財產法院、各地方法院行政訴訟庭）提起行政訴訟，以資救濟。
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當對行政機關處分不滿時，如對專利審查結果不滿，申請人可提起訴願，在進入訴願審議委員會審理之前，會先由承辦人員執行一個「程序審查」，當訴願理由僅是程序問題時，這個「補正程序」可以解決不需要進入訴願程序的"小問題"。
以上流程中在程序審查後，若有欠缺，可補正，如紅色標示：
Ron
2021年9月18日 星期六
一些AfterFinal的筆記
本篇只是舊資料看看後，找出有點用的資訊來筆記：
- 回覆final office action的幾個方案：(1)修正專利範圍（不提RCE）；(2)提出答辯意見（不提RCE）；(3)提出延續審查請求（RCE）；(4)訴願通知（notice of appeal，這是預備進入訴願，或是想要爭取更多時間）；(5)提出訴願理由（appeal brief）。
- 回應final/non-final office action的期限是自發出OA後三個月內/或發出AA（advisory action）日期的法定期限，稱短期法定期限（shortened statutory period, SSP），可延長至多到6個月。
- 當審查委員接獲申請提交的After Final意見後，若沒有提出RCE，會回應諮詢意見（advisory action，AA），AA的內容包括：判定是否受理申請人提交的修正與答辯、回應或拒絕回應修正與答辯意見、發出Ex parte Quayle action，表示在特定條件下為可核准、核准意見（表示受理修正後專利範圍，並核准專利）、要求面詢以討論克服核駁理由的事項，或是審查委員自己提出修正建議。
- 當申請人回應final office action，審查委員判定不准專利，可以在AA中表達。
- 一般來說，除非提出RCE或是審委同意，final office action後的修正不會被受理。（盡快提交（如final office action發出後兩個月內）修正等待AA是這類修正的建議）
- 但有幾種修正可能會被受理：(1)刪除請求項；(2)符合OA要求的修正（如112議題）；(3)提出呈交訴願的修正；(4)提出好且足夠修正必要且為何前次不修的理由的修正；或是(5)會讓申請案處於核准狀態的修正。
- 審查委員會拒絕受理After Final的修正的理由：(1)沒有排除任何核駁意見，修正並不能核准或能提起訴願；(2)修正產生新事物（new matter）；(3)修正產生新議題（new issue）；以及/或(4)修正新增額外請求項，但沒有刪除被駁回的範圍，使得申請案不適進入訴願。
- 回應After Final或提出After Final的修正，是否有在發出Final Office Action的兩個月內的差異：
- 「二次諮詢意見（second Advisory Action）」，After Final之後，若申請人提出了第二次回應，而沒有發出notice of appeal，審查委員也可能發出第二次AA。
- 在第一次AA後（第一次AA針對申請人第一次回覆），申請人及時提出第二次回覆，可能會收到第二次AA。
- 當第一次AA在Final Office Action發出後三個月內發出，可能會有第二次AA。
- 「Ex parte Quayle action」，當申請人於After Final後回應，且其中除了一些格式問題外申請案處於可核准狀態，審查委員可發出Ex parte Quayle要求修正。
- 審查委員逕自修正：
- RCE相關議題在此忽略。
其他參考：
- MPEP 706.07(f) Time for Reply to Final Rejection（https://enpan.blogspot.com/2009/01/mpep-70607f-time-for-reply-to-final.html）
- AA的Q&A筆記（https://enpan.blogspot.com/2020/03/aaq.html）
- 諮詢意見後的修正建議（https://enpan.blogspot.com/2015/01/blog-post_35.html）
2021年9月14日 星期二
法定禁反言的適用條件 - In re DMF, Inc. (Fed. Cir. 2021)
本篇討論：法定禁反言的適用盡然/是否還是要看「被告侵權產品」與主張專利無效的證據（本案為型錄）是否具有實質差異而定，還有更多條件 ... - In re DMF, Inc. (Fed. Cir. 2021)。
案件資訊：
上訴人/專利權人：DMF, INC.
系爭專利：US9,964,266
（侵權被告AMP Plus, Inc.在地院階段提起系爭專利無效的請願。本案判決僅4頁，卻是滿滿的信息(法律知識)，本篇理出一些來龍去脈）
本案議題基於＂35 U.S.C. § 315(e)(2)＂中關於提出專利無效議題所形成的「法定禁反言（statutory estoppel）」規定。起因是在地院審理的專利侵權案被告AMP Plus, Inc., dba ELCO Lighting (“ELCO”)曾於IPR異議程序中提起專利無效的主張，但根據35 U.S.C. § 311(b)規定提起IPR主張專利無效的請願人，在35 U.S.C. § 315(e)(2)規定中是不能在民事訴訟（如侵權訴訟）或是在ITC程序中再次提起專利無效的請願。這就是這裡講的「法定禁反言」的相關規定。
然而，本案在地方法院階段判決ELCO在審理期間提起系爭專利無效的主張並未牴觸上述「法定禁反言」的規定，因此原告對此判決DMF提起上訴，提起petitions for a writ of mandamus挑戰地院關於法定禁反言的決定。
--相關法條--
35 U.S. Code § 315 - Relation to other proceedings or actions（35 U.S.C. § 315(e)(2)）
(e)Estoppel.—
(1)Proceedings before the office.— The petitioner in an inter partes review of a claim in a patent under this chapter that results in a final written decision under section 318(a), or the real party in interest or privy of the petitioner, may not request or maintain a proceeding before the Office with respect to that claim on any ground that the petitioner raised or reasonably could have raised during that inter partes review.
(2)Civil actions and other proceedings.— The petitioner in an inter partes review of a claim in a patent under this chapter that results in a final written decision under section 318(a), or the real party in interest or privy of the petitioner, may not assert either in a civil action arising in whole or in part under section 1338 of title 28 or in a proceeding before the International Trade Commission under section 337 of the Tariff Act of 1930 that the claim is invalid on any ground that the petitioner raised or reasonably could have raised during that inter partes review.
35 U.S. Code § 311 - Inter partes review（35 U.S.C. § 311(b)）
(b)Scope.—
A petitioner in an inter partes review may request to cancel as unpatentable 1 or more claims of a patent only on a ground that could be raised under section 102 or 103 and only on the basis of prior art consisting of patents or printed publications.
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系爭專利US9,964,266關於一種小型嵌入式燈具，DMF以此對ELCO提起侵權告訴，ELCO在地院提起多項專利範圍無效的主張，證據主要是船隻照明公司"Imtra Marine Lighting"的型錄。
然而，被告ELCO在May 2019已經對系爭專利提起IPR異議程序，PTAB也啟始（institute）IPR（表示起初PTAB認同ELCO提出的證據（如上述型錄）可以有效挑戰專利權），但最終判定是ELCO並未證明專利無效。
據此，在本案侵權訴訟中，DMF可以更有信心地提起告訴，但卻被地院判決澆了一盆冷水，即便根據35 U.S.C. § 315(e)(2)主張ELCO不能基於相同證據提起專利無效（法定禁反言），但仍被法院否決。地院判決理由是，35 U.S.C. § 315(e)(2)的適用是基於被告侵權產品與型錄是否有實質差異，然而，因為被告侵權產品與無效證據（型錄）有實質差異（"there be some substantive difference between the product and the printed prior art that is germane to the invalidity dispute at hand."），因此此階段主張專利無效並未牴觸法定禁反言（未符合法定禁反言的條件!）。
CAFC階段：
在上述決定中，主要概念是，專利無效主張（顯而易見性）是結合多個證據的主張，特別是前案證據是被告產品相關型錄，甚至前案就是產品本身。但是否適用侵權訴訟中的「法定禁反言」，仍有條件：
(1) 主張法定禁反言請願的一方（本案為DMP）需要證明沒有其他方法可以救濟；
(2) 證明提出此請願是明確而無可爭辯法律權利；以及
(3) 說服法院執行"writ of mandamus"（法定禁反言令）適用當下情況。
然而，DMF並未證明本次請願/救濟是必要的，也就是ELCO在地院的動作並非適用法定禁反言(基於以上理由)。
my two cents:
本篇討論到「法定禁反言」適用條件，原本這是要避免同一無效主張在各種不同行政或司法階段重複使用的情況，但侵權議題卻有不同的概念，因為這是與被告侵權產品本身有關，專利無效是結合多種證據的決定，但單一證據卻不太會與被告侵權產品相關，更遑論是專利無效失敗也表示型錄中的產品應該不會落入專利範圍內。
...總之，有點語無倫次的結論就是...因為這個判決有些需要更多法律基礎，卻仍有很多信息在當中，花了很多時間理解，這裡暫時沒有一定的說法。
判決文：http://www.cafc.uscourts.gov/sites/default/files/opinions-orders/21-153.ORDER.9-9-2021_1831489.pdf（備份：https://app.box.com/s/k9k7m02j90f2irouxi5jedcjemt8l4za）
參考資料：https://patentlyo.com/patent/2021/09/estoppel-printed-publication.html
Ron
2021年9月9日 星期四
AI不是法律上之「人」- 110年度行專訴字第3號
關於A.I./Mr. Dabus是否可以是發明人？我國智財法院也有判決了
可參考之前報導：
- 歐洲專利局駁回AI為發明人的專利申請案（https://enpan.blogspot.com/2020/09/ai.html）
- A.I.發明人！Mr. A.I.（https://enpan.blogspot.com/2020/04/aimr-ai.html）
案件資訊：
裁判字號： 智慧財產及商業法院 110 年行專訴字第 3 號判決
裁判案由： 發明專利申請
原告：泰勒 史蒂芬 L.（THALER, Stephen L.）
被告：經濟部智慧財產局
系爭案：第108140133 號發明專利申請案
裁判日期： 民國 110 年 08 月 19 日
這件"世界知名"的申請案申請人"刻意地"將專利申請案註明為「人工智慧系統」，並在來往文書（包括要求補件為自然人發明人）中主張申請書形式上已符合法律規範理應接受審查，但是因為發明人問題專利局「不予受理」，訴願也駁回，申請人上訴智慧財產及商業法院（已從智慧財產法院更名）。
我國專利法、施行細則並沒有"明文"規定發明人應該是自然人，但在專利法逐條釋義中規範創作出發明、新型、設計之人：「在發明專利稱為發明人；在新型專利稱為新型創作人；在設計專利稱為設計人。由於法人之研發工作，係透過自然人進行，所以本法所稱之發明人、新型創作人及設計人，均僅限於自然人」，亦表明何謂「發明人」也指出：「發明人係指實際進行研究發明之人，發明人之姓名表示權係人格權之一種，故發明人必係自然人，而發明人須係對申請專利範圍所記載之技術特徵具有實質貢獻之人，所謂「實質貢獻之人」係指為完成發明而進行精神創作之人，其須就發明或新型所欲解決之問題或達成之功效產生構想（conception），並進而提出具體而可達成該構想之技術手段」。
如此並無疑義，發明人應該是「自然人」。
本案原告主張：「以DABUS列為發明人非但無礙於專利實務運作，誠實揭露本件屬於AI發明反而有助於專利審查之進行」，也強調台灣專利法不同於其他國家明界定發明人須為自然人，應對新興技術納入考量，文字上沒有限縮，在程序上可以突破，認為如果自我設限駁回此案，無疑失去引領國家創新先機。
被告引用法律，也認為雖法律上沒有文字限制（專利法逐條釋義與審查基準有），但是＂精神上＂應該是自然人，其中基於發明人須係對申請專利範圍所記載之技術特徵具有實質貢獻之人，所謂「實質貢獻之人」係指為完成發明而進行精神創作之人，其須就發明或新型所欲解決之問題或達成之功效產生構想（conception），並進而提出具體而可達成該構想之技術手段等規定，主張發明人必然是自然人。
根據以上規定，也釐清專利與著作權不同，「著作人」可以是「自然人」或「法人」，但也不會是「人工智慧系統」。
本件爭點為：系爭申請案有無專利法第17條第1項之適用？
專利法第17條第1項：申請人為有關專利之申請及其他程序，遲誤法定或指定之期間者，除本法另有規定外，應不受理。但遲誤指定期間在處分前補正者，仍應受理。
法院判決：
㈠發明人應為自然人：
判決引用專利法、逐條釋義、施行細則等，引用段落如上文，因此，根據我國現行相關法規之規定，發明人不僅應為就申請專利範圍之技術特徵進行精神創作而有實質貢獻之人，且應為自然人。
㈡AI不是法律上之「人」：
1. 引用民法中規定之「人」，按「人之權利能力，始於出生，終於死亡」、「權利能力及行為能力，不得拋棄」、「人格權受侵害時，得請求法院除去其侵害...」等，認為人應可以行使權利能力及為行為能力。
2. 針對本系爭案發明人，認為DABUS 並非依我國法律所設立之法人，所以，本件要探究的是DABUS 是不是我國法律上之自然人？進一步詢問: 「若本件『DABUS 』要委任原告處理訴訟，則原告是否會接受委任？委任費用收取對象為何？例如法人會有營業所，受委任會知道要對誰為意思表示。」答案很明顯，原告非受到DABUS委任，因此判決DABUS 非我國法律上之非法人及自然人。
㈢系爭申請案有專利法第17條第1 項規定之適用，應不予受理。
「本件人工智慧DA BUS 在我國法律上被視為「物」，屬於權利客體，不能成為權利主體，無享受權利能力與資格，是以，本件欠缺自然人為發明人情況下，應認原處分所為不受理並無違法。」
my two cents:
台灣很多事情總想要搶在國際之先，但本案並沒有抓住機會，失去先機！但確實也不需要搶在前頭，總要以法律為基礎，可參考過去報導，如果要准A.I.為發明人仍要有論述基礎。還有，也不是「將A.I.列為發明人」就好，還要考量「權利能力」，如讓與、死亡、繼承等，有些國家還考量A.I.是否可以宣誓？
Ron
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