2012年8月15日 星期三

"Intended use"核駁理由如何答辯?

先可參考部落格文章:
預期的用途:
http://enpan.blogspot.tw/2011/01/intended-use.html
"Intended Use"難以核准專利:
http://enpan.blogspot.tw/2009/12/intended-use.html
MPEP 2106 II C 筆記:
http://enpan.blogspot.tw/2012/08/mpep-2106-ii-c.html

如果要問,"Intended use"(預定用途)核駁理由如何答辯?

第一個問題會回到「遇到怎樣的先前技術」?
原因是,這類的核駁理由(可參考MPEP 2106)多半是根據檢索得出的先前技術所作出的,審查委員並不會空口說白話!理由包括根據前案技術,該專利請求項所載的技術為預定用途或功效。


第二個問題是「功能性」的描述在已經有先前技術的前提下,變得容易被判斷為「預定用途」?
在此例中,權利範圍涉及透過行動電話本身的簡訊功能產生的技術特點,但由於技術手段皆利用手機本身已具備的功能,因此權利範圍所界定的技術被認為僅為「功能性語言(functional language)」,與/或被認定為「預定用途(intended use)」,更基於發明所遇到的先前技術,認為沒有產生差異。由於此例中權利範圍也描述了一些判斷式,因此引用MPEP 2106 IIC段所述,權利範圍界定的選項並未執行任何步驟,或是現在到特定結構,被認為是預定用途。

我認為,在引用習知技術核駁另一個發明的技術特徵時,應以「整體」技術作為考量,而非單一技術元件,因為這樣容易變成習知技術的簡單組合,因此此類欲克服「預定用途」的「主觀」的核駁時,仍應針對習知技術進行差異比對,並能適當限縮範圍以強化差異。

第三個問題是「缺乏結構特徵」的權利範圍可能導致「預定用途」的判斷?
在審查委員審理專利時,若遇到wherein, whereby或是類似的功能描述,常會因為這類描述缺乏結構特徵而認為沒有專利價值/權重(patent weight),可能在某些審查委員的主觀意識下不在專利性的考量內,因此為克服此類核駁理由,可以考慮補入結構特徵,避免僅使用功能性用語描述專利特徵。(US Examiners will not cite any prior art against an “intended use” limitation since they are simply ignoring it (it has no patentable weight), thanks to Dr. Ken Muncy, MG-IP

Ron

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