pre-appeal再一次筆記 - 基於USPTO簡報

關於pre-appeal，顧名思義，就是提出notice of appeal之前的前導措施，之前曾翻為「訴願先行」，經過試行、延長方案，現在還是final office action之後的備用選項之一，本部落格過去的報導如下：

- After Final方案筆記（https://enpan.blogspot.com/2020/08/after-final.html）
- Pre-Appeal Brief Conference Pilot Program（https://enpan.blogspot.com/2008/12/pre-appeal-brief-conference-pilot.html）
- 訴願先行（pre-Appeal）的一些筆記（https://enpan.blogspot.com/2016/11/pre-appeal.html）
- 一件訴願先行案例報導（https://enpan.blogspot.com/2016/11/blog-post_17.html）
- 看看Pre-Appeal（先前訴願）成果如何（https://enpan.blogspot.com/2015/11/pre-appeal.html）

先看看USPTO簡報的一些重點：

- 美國官方的指示是，如果案件遭遇至少兩次核駁後，就可以採用一些救濟程序，可能申請人與審查委員膠著在一些無法解開的議題，即建議提起appeal（PTAB審理）/pre-appeal（指派三位審查委員，我的理解是其中之兩位是supervisory examiners，另一位是primary examiner（應該是原審委））。

- pre-appeal為appeal的預備動作：

- 提出pre-appeal的注意事項：

- 使用pre-appeal要爭論什麼（與實質技術比對不同，而是說明審查意見明顯錯誤），引證案非適格前案、發明實體非引證案可以對比、請求項元件明顯非揭示、說明書並非沒有支持(112)、103核駁無理由、沒有103核駁合理證據、非顯而易見性的輔助性考量（secondary consideration）、不當組合/反向教示、提出判例分析、提出最廣合理解釋的疑問（解釋專利範圍）、挑戰OA固有問題，以及/或針對PHOSITA/POSITA的103議題？

- 2018年做出pre-appeal結果的統計。

- 2018年做出appeal的結果統計。

- Pre-Appeal vs. Appeal

pre-appeal設計是進入appeal程序之前的設計，目的是解決法律層面的議題，但就專利而言，自然還是脫離不了技術討論，不過還是會去避免技術比對，而是討論專利範圍解釋問題、引證案是否適格、審委核駁意見（例如motivation to combine, teach away, design choice, hindsight等）的問題。

提出Pre-appeal，應同時提出notice of appeal，預備進入訴願，pre-appeal由一個panel審查（一般指派3位審查委員，其中之一是原審委（primary examiner），另兩位是supervisory examiner），panel會做一個decision: 同意申請人意見，建議進入訴願；核准；建議修正，重啟prosecution，重新給定答辯期限；不符要求，撤回pre-appeal，回到原程序。

pre-appeal是原來USPTO審查程序的接續程序，但也是”平行”程序，因為pre-appeal進行中，還是可以對申請提出其他動作，如有任一動作（如直接提出appeal brief, 提出RCE, 提出修正, 拋棄…等），pre-appeal會被終止。

收到decision後，根據審委指示執行下一動作，針對進行appeal的decision，一個月內要提出appeal brief，或發出notice of appeal後兩個月內提出appeal brief；如果不想進appeal，可提出適時針對Final office action提出RCE，延續原案審查程序；針對reopen審查程序的decision，會重新給新的期限。

pre-appeal的決定包括：

ex1:

ex2:

USPTO PDF: https://www.uspto.gov/sites/default/files/documents/Appeals%20and%20PreAppeals%20Processes.pdf

MPEP 1204: https://www.uspto.gov/web/offices/pac/mpep/s1204.html

Ron

型錄證據能力之認定 - 109年度行專訴字第18號

TIPO指定行政判例 - 109年度行專訴字第18號，討論議題涉及「型錄證據能力之認定」。

案件資訊：

裁判字號：智慧財產法院109年度行專訴字第18號判決

裁判日期：民國110年04月29日

裁判案由：設計專利舉發

系爭設計：D179735（鞋底）

申請日：2016/04/08

申請號：105301814

本案起因設計專利舉發事件，訴訟參加人對原告的「鞋底」設計專利提出專利舉發，智慧局裁定舉發成立，原告續提起訴願，訴願決定是駁回，原告即提起行政訴訟。

當初舉發證據之一（證據2）為一鞋材公司的「2015年產品型錄」，原告主張此為私文書，有造假可能；對於其他證據則是主張並未完全揭露系爭專利之全部設計特徵。

法院意見：

型錄的真實性：

法院審理的邏輯是先解釋設計特徵、確認證據內容，以及「證據能力」，就以本案證據2為例，法院先確認證據2的真實性，並無造假，其中判斷依據如下，因為是型錄，所以"精美"、"項目"、"封面封底"設計等，都是耗費心思、金錢打造，不會是隨便做做，因此法院認定其真實性。

型錄為適格證據（有證據能力）：

型錄既然是真的，依照型錄記載日期，依照「刊物公開日之認定原則」，型錄至少是2015年底印製，早於系爭設計的申請日。法院判定：「證據2當可作為論斷系爭專利是否具創作性之適格證據」。

設計創作性審查：

『創作性之審查，應以申請專利之設計整體為對象，並與所選定之主要引證資料進行比對，再判斷其二者之差異是否足以使該設計所屬技藝領域中具有通常知識者參酌先前技藝及申請時之通常知識而能易於思及』，據此，法院判定證據2（型錄）與系爭設計在鞋底的部分為「呈現相同之整體視覺效果，設計特徵並無不同」，判定證據2已揭露系爭專利鞋底之側面及底面造形，而其他部分，如頂面，就以其他證據對比。

行政法院判決幾個證據的組合均足以證明系爭專利不具創作性。

my two cents:

本案例被TIPO標註，顯然是通過此判決確認型錄的證據能力。

司法院裁判書：https://law.judicial.gov.tw/FJUD/data.aspx?ty=JD&id=IPCA,109%2c%e8%a1%8c%e5%b0%88%e8%a8%b4%2c18%2c20210429%2c3

TIPO連結：https://topic.tipo.gov.tw/patents-tw/cp-741-901649-a27b5-101.html

- 判決研析：https://topic.tipo.gov.tw/patents-tw/dl-280629-e1c4db3391064e87acb6cf5f075cf0c7.html

- 判決全文：https://topic.tipo.gov.tw/patents-tw/dl-280629-e1c4db3391064e87acb6cf5f075cf0c7.html

Ron

設計的非顯而易見性是整體來看 - In re Lapworth (1971)

本案討論美國設計專利的1971年經典案例 - In re Lapworth, 59 C.C.P.A. 738, 451 F.2d 1094, 172 U.S.P.Q. 129 (1971)，其中議題涉及設計案的專利性比對原則。

案件「In Re Charles William Lapworth」源自設計申請人不服USPTO駁回意見，提起訴願，訴願委員會確認USPTO審查結果，再提起上訴CCPA。

系爭設計對應的帆船CAL-36從網路上可找到：https://sailboatdata.com/sailboat/cal-36，設計者就寫著本案設計人：C. William Lapworth。

申請人/上訴人提出圖式如下，表示設計專利保護的對象是船身，沒有包括帆的部分。

審查意見提出的前案如下，此前案也是相同人設計的OAL-40：

（編按，我在看判決中的圖式時，真的以為是相同的圖，貼在這裡時還要很細節地根據窗戶差異貼上，避免弄錯，顯見．．．相似度有多高了！）

申請人主動提出兩個船身的差異比對，如下：

申請人主張，訴願委員會並沒有根據許多細節差異判斷其整體的差異，並宣稱系爭設計更優雅、更細緻。法院引用前例：In re Laverne, 53 CCPA 1158, 356 F. 2d 1003, 148 USPQ, 674 (1966)，其中涉及設計專利的專利性測試：

1) 考量的是普通觀察者的視覺感受。

2) 細節差異不會影響普通觀察者對於設計整體外觀的印象。

3) 比對前後設計，不是比對細節差異，而是整體來看的獨特性（distinctiveness in overall appearance ）。

upon a comparison of the subject design with that of the reference, we are inclined to agree with the Examiner that the average observer would take the two designs as mere manifestations of the same basic design, rather than characteristically different designs capable of supporting different patents. The detailed differences over the reference pointed out in the appeal brief, do not, in our opinion, affect the appearance of the design as a whole and the impression it makes to the eye of the average observer, which are still largely controlling of patentability of designs. It is distinctiveness in overall appearance of an Object, when compared with the prior art, rather than minute details or small variations in configuration as appears to be the case here, that constitutes the test of design patentability.

這張圖顯示兩艘船的正視圖"差異"，就法官而言（雖認為訴願委員會並未採用法院判例審查），這張圖是"差異圖"，卻也是"相似圖"，差異僅在細節上，雖另有差異在船艙上蓋、駕駛艙座椅等，但是就顯而易見性的判斷上，法院同意不予專利。

判決文參考連結：https://cite.case.law/ccpa/59/738/

Ron

解釋NDA的原則 - Soarus L.L.C. v. Bolson Materials Int’l Corp. (7th Cir. Oct 1, 2018)

本案討論美國聯邦第七巡迴上訴法院判決 - Soarus L.L.C. v. Bolson Materials Int’l Corp., 2018 U.S. App. LEXIS 27802 中涉及訴訟雙方已經先簽了保密合約（non-disclosure agreement，NDA），不過其中一方Bolson對合約中談論的技術提出3D列印專利並實施，因此產生了爭議。

案件資訊：

原告/上訴人：SOARUS L.L.C.

被告/被上訴人：BOLSON MATERIALSINTERNATIONAL CORP.and TIMOTHY J.HEENAN

系爭專利：US8,404,171

判決日：OCTOBER 1,2018

先前，日本合成化學工業株式會社（Nippon Synthetic Chemical Industry Co.）發展一種聚合物，稱G-Polymer，本案原告Soarus販售G-Polymer，Soarus與Bolson討論使用G-Polymer發展3D列印技術，雙方簽訂NDA。

本案爭議在於，訴訟雙方Soarus v. Bolson簽訂NDA後，Bolson以其中保密的技術G-polymer開發出的3D列印技術提出臨時申請案（provisional application），並獲准專利US8,404,171，Soarus就不爽了，對Bolson提告，主張系爭專利'171揭示了關於G-polymer的保密資訊，違反NDA。

地方法院判決NDA規範不許使用其中保密技術提出專利申請，但不是禁止使用其中技術的應用申請專利，原告提出上訴，由美國聯邦第七巡迴上訴法院審理。

問題是，非針對Bolson針對3D列印提出申請案的問題，而是申請專利中的揭示內容以及沒有獲得Soarus同意是否違反NDA？

（解釋合約的原則）這裡提到解釋合約的原則，如果其中文字有清楚的有模糊的，就用其字面、通常與普遍意思（plain, ordinary and popular meaning）來解釋，如果NDA是有解釋空間的，將應該去判斷雙方簽訂NDA的意圖（"it is only if the NDA is ambiguous that Illinois law would turn us to extrinsic evidence to determine the parties’ intent."），除非雙方都不同意這樣解釋。

法院參考其中第6與第10條，其中第10是第6條的例外條款。

本次爭議中的NDA限制保密資訊的揭露，其中規範Bolson不能使用其中保密資訊提出任何智慧財產的申請，但Bolson仍可以使用其中保密的G-ploymer技術在特定領域提出新的申請案，地方法院即根據這部分排除條款判定Bolson並未違反NDA。（編按，基於Illinois）

（重要）基於地院根據字面與普通意思解釋NDA中條款，過去的案例也表示，法院不會以無效合約中規範的角度去解釋合約，或是不會用其中字面或普通意思相反的角度解釋合約，並須排除其中任何一方的主觀意見。反過來看，如果Soarus認為Bolson違反NDA是對的，就不應有第10條款的存在才是。

如此，上訴法院認為上述第10條款保留了Bolson提出專利申請的權利。

判決Bolson並未違反NDA。

這個法院解釋NDA的原則與態度十分重要，就是依照合約字面意義解釋當時雙方的意圖：

my two cents:

不錯的案例，合約簽署當下應該是有利於雙方各自的利益，這個角度想，應該不會否決將來對此利益的好的方向 - 專利申請、交叉授權。

判決文：
http://media.ca7.uscourts.gov/cgi-bin/rssExec.pl?Submit=Display&Path=Y2018/D10-01/C:18-1144:J:Scudder:aut:T:fnOp:N:2227379:S:0（備份：https://app.box.com/s/hfspmiag1euyrpx44dkokxhltv9kbh5q）

資料參考：
https://patentlyo.com/patent/2018/10/patenting-exception-disclosure.html

Ron

圖像設計名稱與圖式應指出"article of manufacture"

本篇討論台灣/美國設計案名稱怎麼寫？

－－－我國設計專利－－－

在討論之前，針對"電腦圖像"或是"圖形化使用者介面"，先提一下我國設計審查基準的規定：

「圖像設計者，基於電腦圖像（Computer Generated  Icons）及圖形化使用者介面（Graphical  User  Interface,  GUI）係透過電腦程式產品所產生，而電腦程式產品亦屬廣意上可供產業上利用之實用物品，故所稱之物品亦得為「電腦程式產品」等不具實體形狀之應用程式或軟體。脫離所應用之物品之創作，並非設計專利保護之標的，不符合設計之定義。」

這裡提到「電腦程式產品」廣義上屬於「實用物品」，也就是我國設計專利的保護標的可以及於「電腦程式產品」，即便這不是"具體的物體"，仍符合物（可對應美國專利法規定的article of manufacture（製品））的保護。

而「設計名稱」就是設計專利保護標的，規定上應記載應用於「何物品之圖像」或「何物品之圖形化使用者介面」，不能僅記載圖像本身，亦不得僅記載為所應用之「何物品」。根據我國審查基準，並基於以上理解電腦程式產品屬於廣義的物品，因此設計名稱可以是：

「電腦程式產品之圖像」、「電腦程式產品之圖形化使用者介面」、「電腦程式產品之操作選單」或「電腦程式產品之視窗畫面」等。

因為「電腦程式產品」並非具體之物，但又可視為「專利可保護的物」，因此設計專利中的圖式表示可以不必繪製圖像或UI所應用的電腦螢幕或相關裝置。根據我國審查基準規定：

「基於圖像設計所應用之物品為不具實體形態之電腦程式產品，以圖像設計申請專利，原則上圖式僅須揭示該電腦圖像或圖形化使用者介面，而無須另以實線或任何斷線繪製螢幕、顯示器或相關電子資訊裝置等載體；惟若申請專利之設計欲表現該圖像設計之物品、環境或所欲排除主張之部分者，亦得參考部分設計有關「不主張設計之部分」的表現方式為之。」

因此，我國設計專利的名稱與圖式已經提供極大的彈性，圖式可以為圖像本身，不用依附任任何物品，也表示提供專利權人擁有更大的範圍解釋空間。

－－－美國設計規定與法院案例－－－

最近接獲USPTO的設計審查意見，其中提到【設計名稱】的問題，認為名稱應該涉及（direct to）「article of manufacture」，因此設計名稱應描述設計所應用的物（製品/article of manufacture），並表示"article of manufacture"應解釋為實體的物件或是具體的物質（tangible object or physical substance），這裡引用案例 - Henry Hanger & Display Fixture Corp. of America v. Sel-O-Rak Corp. (5th Cir. 1959)、Pelouze Scale & Mfg. Co. v. American Cutlery Co. (7th Cir. 1900)，以及Kim Craftsman, Ltd. v. Astro Products, Inc. (D.N.J. 1980)。

表示，"graphical user interface (GUI)"或是GUI中的部分，應理解為表面裝飾，而其本身並不能視為"article of manufacture"。（重要）

因此設計名稱應要指出一個普遍已知的物品，如display screen或display screen of an electronic device，審查意見建議名稱應為：DISPLAY SCREEN WITH GRAPHICAL USER INTERFACE。（重要）

列舉一些涉及GUI/ICON的核准美國設計案的名稱與圖式，圖像仍是要依附特定物品，而多數圖式都有明確的物品：

USD798894

Display device with a dental keyboard graphical user interface 

USD790563 

Display screen or portion thereof with animated graphical user interface

USD802607 

Display screen or portion thereof with animated graphical user interface

USD797784 

Display screen or portion thereof with graphical user interface

USD799542 

Display screen or portion thereof with icon for presentation of analyte data

USD393850 

Icon for a computer display

Ron

即便是已公開內容仍可能視為營業秘密？ - Masimo Corp. v. True Wearables, Inc. (Fed. Cir. 2022)

本案討論的議題是，將秘密公開是否就解除了營業秘密的保護？判決是，不一定喔！

Masimo Corp. v. True Wearables, Inc.案件資訊：

原告/被上訴人/專利權人：MASIMO CORPORATION, CERCACOR LABORATORIES, INC.

被告/上訴人：TRUE WEARABLES, INC., MARCELO LAMEGO

判決日：January 24, 2022

本案緣起原告Masimo對True Wearables提起違反合約（breach of contract）、違反加州與聯邦營業秘密法、違反信託義務（breach of fiduciary duty）以及專利侵權（patent infringement）等告訴，並針對違反營業秘密的主張請求初步禁制令（preliminary injunction）。地方法院核准此請求。案件之後上訴CAFC。

本案議題主要是針對「營業秘密」，Masimo的營業秘密關於裝置中多種生理數據判斷"總血紅蛋白濃度（稱SpHb）"的演算法，要估計出病患的SpHb，這個裝置要射出多個波長的光線到病患的手指尖，再量測出多少光線被吸收，利用演算法估計SpHb。特別的是，這個演算法的公式中有多達257個係數，這個公式就是靠這些係數優化。如何得出這些係數就是本案的營業祕密。

本案當事人之一Lamego博士為原告之一的Cercacor實驗室的前員工，並開發了所述的營業祕密，離開這個前公司後，Lamego博士後來短期在別間公司上班，之後就到本案被告True Wearables上班，並開發了「Oxxiom裝置」，這是一種脈衝血氧計（pulse oximeter），並提出專利申請（申請號：16/198,335），還主張臨時案優先權（62/591,158）。

USPTO於2021年1月11日對TrueWearables申請案發出核准通知。此申請案的優先權案'158描述當時在Cercacor工作時開發有關前述演算法中係數（本案營業秘密）的變化之一，當知道此申請案核准後，Masimo即提出違反營業秘密的主張，並要求法院發出初步禁制令，藉此防止營業秘密被公開（因為申請案一旦領證後，臨時申請案就會被公開）。

地方法院審理此案時，採用Winter factors判斷是否發出初步禁制令，要考量以下四個條件：

(1) it is likely to succeed on the merits, 

(2) it is likely to suffer irreparable harm, 

(3) the balance of equities favors the plaintiff, and

(4) the injunction is in the public interest.

（(1)營業秘密勝訴的可能性；(2)是否會有不可恢復的損害；(3)衡平原則；(4)發出初步禁制令是否符合公眾利益。）

地院的判決是，Masimo在營業秘密的主張可能會勝訴、有不可恢復損害的風險，以及考量了雙方平衡即判定發出初步禁制令，並認為這是符合公眾利益的決定。

CAFC階段：

以下各方的論點都是要證明系爭營業秘密是否是「普遍知悉（generally known）」的內容？

針對營業秘密，Masimo提出證據：

- 有證據顯示關鍵人物Lamego博士在Cercacor工作時將上述演算法係數以營業秘密保護；

- Lamego博士在TrueWearables工作時還標示出筆記中的內容是營業秘密；

- Lamego博士在對上述申請案審查答辯時提到其中揭示內容屬於營業秘密，不是一般常識。

TrueWearables自然是否決Masimo的所有主張，並認為並沒有足夠的證據證明地院的判決，以上地院的判決並不恰當。

TrueWearables的答覆之一是，IEEE已經公開過與本次營業秘密等同的演算法，並被相關領域的社群知悉。TrueWearables主要論述是，Masimo提出的營業祕密已經是公開事實，甚至Lamego博士在專利臨時申請案中的內容是從IEEE公開資料得出。

營業秘密的討論：

針對系爭議題是否屬於營業秘密，地院的判決是，即便宣稱是營業秘密的公開物，並無關是否屬於「California  Uniform  Trade Secrets Act (“CUTSA”)」符合規定的「普遍知悉的資訊」。（重要）

"... evidence of publication of the alleged trade secret irrelevant as a matter of law to whether it is ‘generally known’  under  the  CUTSA."

編按，也就是說，不論是否是普遍知悉的內容，若內容已經被營業秘密保護，其中若有違法事實，仍不能說違法取得的＂已知秘密＂都是違法的。地院判定是，證據如IEEE公開文獻，都不能明確表示被營業秘密保護的資訊是普遍知悉（generally known）。

然而，怎樣的證據可以證明相關內容不是營業秘密？

法院引用案例Ultimax v. CTS Cement，在特定領域（此案例指的是水泥）中的相關公眾可能知道被宣稱是營業秘密的內容，因為相關水泥成分已經揭漏在專利中。也就是說，專利公開就是一個很標準破除營業秘密的證據，但其他就有證據力的問題。

再如Convolve v. Compaq案例，法院判定揭露在公眾已知的學術文件的內容不是CUTSA規定的營業秘密。

在Attia v. Google LLC案例中，宣稱是營業秘密的擁有人授權其他人去公開揭露在專利申請案中的資訊，這樣就已經不是營業秘密。

然而，CAFC認為本案的IEEE文獻或其他可能揭露營業秘密的內容，都不是Cercacor或Masimo授權公開的，仍保有其營業秘密。

CAFC的判定是，因為TrueWearables沒有證明Masimo的證人是根據IEEE的公開文獻得到營業秘密的知識，TrueWearables並不能依照自己可查驗的營業祕密來答辯，使得CAFC同意地院判決。

因此，如果要以IEEE等期刊等級的文獻破除營業秘密是有難度的。

補充：

關於Winter factors的案例：是否實施專利為核發初步禁制令的依據，但還有其他條件 - Trebro. v. FireFl (Fed. Cir. 2013)（https://enpan.blogspot.com/2014/04/trebro-v-firefl-fed-cir-2013.html）

判決文：https://cafc.uscourts.gov/opinions-orders/21-2146.OPINION.1-24-2022_1897012.pdf（備份：https://app.box.com/s/jbt9u036b832w4zvkc60utpxgjoxs749）

參考資料：https://patentlyo.com/patent/2022/01/publication-extinguish-secret.html

Ron

虛擬世界尚無人格權可言？ - 臺灣高等法院高雄分院刑事判決110年度上易字第395號

本篇討論在虛擬世界（可以蹭一下＂元宇宙＂議題）是否也有不得被污辱的人格權，本篇討論的法院判決-「臺灣高等法院高雄分院刑事判決110年度上易字第395號」，或者可以連結到元宇宙議題，想像在元宇宙中各種可以對照真實世界的事件都會有類似真實世界的規則，並且不勝枚舉，例如，各種虛擬世界的活動都會面對各種權利、義務與規則，產生的爭議也需要有對應的法律來解決，不一定可以簡單地適用真實世界的法律。

（編按，現在很多很多專利布局都基於元宇宙的概念下，然而，若僅是關於虛擬世界的各種應用，如強調沉浸體驗的AR、VR、各種"不需在場"的遠距運用、進入元宇宙的虛擬身分、虛擬空間互動、遊戲等，其實都已經存在大量專利，因此即便是基於這麼新的元宇宙的大架構下，專利布局仍是需要有更新穎、可實施的技術來支撐。）

「臺灣高等法院高雄分院刑事判決110年度上易字第395號」討論到一般認知的法律是規範「真實世界」，若虛擬世界的身分無法對應到真實世界的身分，真實世界的法律（本案涉及公然侮辱罪）恐怕是不能適用在虛擬世界中。

案例中的「原告」與「被告」都是手機遊戲「天堂M」的玩家，各有各自的遊戲暱稱，並處於敵對陣營，被告在遊戲中以各種文字"公然"辱罵原告，上萬玩家都可以看到，原告於是以涉犯刑法第309條第1項公然侮辱罪對被告提出告訴。

審理公然侮辱罪就看證據，並且需要的是「積極證據」（不能讓人有懷疑的直接或間接證據），否則因為無罪推定原則而難以認定公然侮辱。

公訴人列舉證據包括：

被告、告訴人之供述

臺北市政府警察局信義分局福德街派出所受理刑事案件報案三聯單

陳報單

受理各類案件紀錄表

天堂M 角色「 雜魚屠夫」IP位置

會員資料

發話紀錄

通聯調閱查詢單

臺北市政府警察局信義分局函

聊天擷圖

臺北市政府警 察局信義分局函

遊戲橘子數位科技股份有限公司回文

被告承認對暱稱「KGB上水姑娘」辱罵，但不認識原告，不知道這個暱稱是誰，辯稱沒有罵人的意思。

被告無罪：

雖辱罵是事實，但是因為遊戲中暱稱「KGB上水姑娘」並無身分、地址等各種連結真實身分的資訊，屬於不具識別性的暱稱，原告也沒有通過傳播而使得「天堂M」遊戲中一般參與者可以分辨其真實身分，無法由遊戲中暱稱得知真實世界的人物身分，因此與真正辱罵「某特定自然人」不同，僅違反網路禮節，原告不致因「天堂 M 」中暱稱「KGB上水姑娘」之角色受到褒貶而有所影響。

高等法院判決：被告於遊戲群組內張貼辱罵文字，在客觀上，難認原告因此有何名譽或社會客觀評價遭到減損之可言，難認被告於遊戲群組內張文字有「侮辱」、「意圖散布於眾」而使原告名譽受損。

因此難認被告構成公然侮辱罪。

my two cents:

看來，這算是頗為保守的（或說落後）的判決，無法形成「元宇宙」適用的判例，但也是因為真實世界法律沒有跟上腳步，法官可能也是依法判決。

我認為，顯然法官不玩遊戲，現在玩遊戲的玩家投入在遊戲的程度可能不比現實生活少，甚至虛擬世界對某些人而言更為真實，可能更看重遊戲中的身分(帳號、暱稱)，帳號或暱稱一但被辱或是盜用，都是極大的損失，可能導致玩家「無法在遊戲中生存」（反過來讓真實世界的他感到羞憤），如果法律沒有保障這種虛擬人格權，真是太無法接受了。

因此需要適用元宇宙的法律，即便是虛擬人物，都應有人格權。

然而，要適用元宇宙，依照本次法院意見，只要元宇宙的身分可以對照真實世界的身分，也就是「實名制」，經過嚴格身分驗證讓虛擬世界身分具有人格權，也就可能讓法律可適用虛擬世界，不過，這應該不是最終解決方案。

裁判書：https://law.judicial.gov.tw/FJUD/data.aspx?ty=JD&id=KSHM,110%2c%e4%b8%8a%e6%98%93%2c395%2c20211104%2c1

資料參考：瀛睿律師事務所討論的元宇宙法律問題初探

Ron

延遲專利適格性回覆試行計畫（DSMER）

USPTO於今年1月發布「Deferred Subject Matter Eligibility Response (DSMER) pilot program（延遲專利適格性回覆試行計畫）」，官網內容：https://www.uspto.gov/patents/initiatives/patent-application-initiatives/deferred-subject-matter-eligibility-response；聯邦記事：https://www.federalregister.gov/documents/2022/01/06/2021-28473/deferred-subject-matter-eligibility-response-pilot-program。

DSMER試行於2/1/2022~7/30/2022，主要目的之一是讓申請人可以先不用回覆涉及專利適格性（35U.S.C.101，subject matter eligibility (SME)）的官方審查意見，當完成處理其他審查意見（如112, 102, 103等）後，才來處理101問題。

這個試行計畫僅適用在USPTO主動邀請的案件（涉及101核駁理由的案件）上，計畫頗為特別，就是讓申請人先不用管101問題，可延遲到最後才解決，可能的用意是，讓申請人不要被101議題干擾或是綁手綁腳，先專注在其他實質問題上，但是實務上，這些問題是可以一併解決就解決，並不見得會花太多時間。另一想法是，雖說101議題是法律議題，但很多時候101議題會連鎖到其他102, 103議題，因此，當102, 103議題獲得解決後，延遲解決的101問題也可能已經自動解決了，也就不用花時間答辯與審查，這樣確實會增進審查效率。

申請人可以接受或拒絕參與DSMER。

會被USPTO邀請試行DSMER的條件包括：(1)申請案為正式案；(2)申請案不能是其他先申請的正式案的延續案；(3)申請案不能是申請優先審查等脫離一般審查順序的案件；(4)第一次OA要同時包括有適格性101議題，以及其他非適格性議題的情況。

即便申請人應回應每個OA中的審查意見，但DSMER提供參與此試行計畫的申請人針對101議題有限度的豁免權（limited waiver），可以延遲回應101議題，直到所有問題都有最終處置，或是讓USPTO撤回所有核駁理由時。

因此，參與試行計畫的案件很有可能在最終處置後自動解決101議題（包括撤回102/103核駁意見、或是案件被放棄，這應該是DSMER本意），但是也很有可能在所有問題都解決後，還要花一次回覆單獨處理101議題（這不像是有效率的方式，應該不是DSMER本意）。

參與DSMER的案件還是有資格應用其他USPTO各種審查方案，如AFCP、Fast-Track Appeals Pilot Program、Fast-Track for COVID-19-Related Appeals Pilot Program、Pre-Appeal、QPIDS等。

my two cents: （不負責任感想）想了一下，覺得DSMER是USPTO策略性迴避101議題的計畫，因為：101答辯意見可能淪為"各說各話"，審查與答辯雙方會落於主觀並各持己見的，這類答辯內容可能有很多制式文章可以抄（我的方法之一是使用「2019 Revised Patent Subject Matter Eligibility Guidance」中的內容，找到其中符合當下案件的範例，找到有用的段落用在答辯中），因此答辯與審查有時是長篇大論，或是言不及義，因此，或者，先不處理可能可以增進審查效能。

感謝公司主管Fish分享此訊息。

Ron

頂層網域名稱是否可成為註冊商標的案例 - IN re Vox Populi Registry Ltd. (Fed. Cir. 2021)

案件資訊：

申請人：IN RE: VOX POPULI REGISTRY LTD.

系爭商標：87/187,215（TTAB No. 87187215）、86/700,941

判決日：February 2, 2022

本案申請人Vox是頂層管理網域「.SUCKS」的公司，並想要將「.SUCKS」註冊為商標。

本案緣起Vox Populi Registry Ltd.針對TTAB否決商標申請案（申請號：87/187,215）的決定提起上訴，系爭商標如下，英文是「.SUCKS」，中文直翻就是「爛」，或有其他不雅的意思，事實上是關於一個頂層網域名稱".sucks"的「class 42/45」商標申請案。

'941：

'215：

兩件商標申請案在USPTO審查階段被駁回，理由是，根據申請人Vox提交的使用證據，無法使得".SUCKS"成為連結到特定服務的標誌，應該就是識別性不足的問題。申請人提起訴願，TTAB，TTAB委員會認為".SUCKS"無法作為特定來源的識別符（".SUCKS “will not be perceived as a source identifier"），相反地，僅會被視為網域名稱之一。

TTAB認為，".SUCKS"字母或其設計元素沒有能建立商業印象，不具識別性以能承載此標誌為一個註冊商標。

The Board further concluded that “the stylized lettering or design element in the mark does not create a separate commercial impression and is not sufficiently distinctive to ‘carry’ the overall mark into registrability.”

針對'215案，申請人Vox上訴CAFC。

根據法規15 U.S.C. §§ 1052–53，一個「服務標章」應要識別並區分出一個對應的服務，而如果是一個通用或是敘述性的用語，是無法成為一個來源的識別符（"fails to function as a source identifier"），雖然可以通過第二含意（secondary meaning）證明其識別性。這裡引用最高法院案例「U.S. Pat. & Trademark Office v. Booking.com B.V. (2020)」，這同樣關於網域名稱是否屬於通用的案例，可參考："generic.com"是否是通用名稱？ - USPTO v. Booking.Com B.V. (Supreme Court 2020)（https://enpan.blogspot.com/2020/07/genericcom-uspto-v-bookingcom-bv.html）。

上訴議題是，是否商標申請案可以為來源的識別符（source identifier），或為符合法律規定的為敘述性（descriptive）的標誌？

（編按，所謂敘述性(descriptive)講的是標章文字是否僅是描述相關類別商品("merely descriptive of the goods")。根據以上討論，要成為一個註冊商標，至少要具備識別商品或服務來源的功能，不能僅是描述商品或服務，或是僅是通用文字，雖然最高法院判例表示不能僅根據是否是通用字而判定不具識別性。）

CAFC引用幾件TTAB案例，表示，若要獲得註冊商標，申請人要提出證據證明一般大眾能夠通過申請中的商標識別來源，若僅是商品或服務的一般資訊描述，都無法成為來源識別用途。

本商標申請案「.SUCKS」，就法院來說，如TTAB判定，一般消費者會認為這是一個網域名稱，商標申請人Vox本身是網域名稱營運商，其網站中使用「.SUCKS」連結到以此做為網域名稱的商品，Vox提供客戶使用「.SUCKS」指向客戶的某項商品，卻不是作為Vox本身服務的識別符，也就是TTAB與法院認為消費者藉著「.SUCKS」識別Vox客戶的商品，而不是識別Vox提供的網域名稱管理服務。

雖然Vox可以找到證人證明「.SUCKS」可以成為識別Vox服務的商標，但法院認為這些證人比一般大眾"更有見識"，應該是相關領域的人，不能代表一般想要申請網域名稱的消費者，證詞不可採。

更者，一般文字如「.SUCKS」要成為註冊商標，要在消費者心中建立特別商品或服務的印象，而不是文字本身的意思，因此觀看此商標的人的第一印象很重要。

判決中提出幾個"經過設計"的文字，但法院仍無法准予商標權的一些範例，主要理由是，僅是一些文字圖案變化不足以建立其識別性：

相較之下，本案系爭商標申請案還更為簡潔並以等高而沒有變化的文字為主，不足以在消費者心中建立識別其來源的印象。

CAFC駁回本申請案。

CAFC判決文：https://cafc.uscourts.gov/opinions-orders/21-1496.OPINION.2-2-2022_1902170.pdf（備份：https://app.box.com/s/9d247mu6coank9mn6ogc8xmnyblpe5g7）

資料參考：https://patentlyo.com/patent/2022/02/federal-trademark-registration.html

Ron

USPTO答辯修正後產生的超項費用筆記

筆記

專利申請案申請時須繳納審查費用，其中計算基礎除了有說明書頁數外，主要還是申請專利範圍的項數，一般理解是審查基本費用涵蓋總數20請求項（含3項獨立項）（3+20原則），若總數超出20項，或是獨立請求項超過3項，都會有超項費用；若其中含有多重附屬項（multiple dependent claim），除多收一筆費用外，還要根據其中實際依附關係計算附屬項數。

而進一步問題是，若在申請時繳付費用後，日後修正刪除部分請求項又新增請求項，是否有會重新計算項數，費用怎麼算？

簡單回答是，修正後請求項範圍"剩下的（刪除或新增後進入審查的請求項）"請求項總數與獨立項數量若在申請時繳付審查費用的範圍內，不會有額外費用（additional fee）；反之，經過增刪修正後，剩下的請求項數量若超出已經繳付的範圍，就要繳付額外費用。（經限制選擇後withdrawn的請求項仍在計算項次之列）

以下是摘錄MPEP規定與一些註解：

MPEP § 714

https://www.uspto.gov/web/offices/pac/mpep/s714.html

Any amendments (including after-final amendments) that add new claims in excess of the number of claims previously paid for in an application must be accompanied by the payment of the required excess claims fees. Failure to pay the excess claims fees will result in non-entry of the amendment. See MPEP § 607.

（新增請求項超出前次繳付費用(如前次申請或OA費用)涵蓋的範圍，需繳超項費。）

Since a request for continued examination (RCE) is not a new application, an amendment filed before the first Office action after the filing of the RCE is not a preliminary amendment. See MPEP § 706.07(h). Any amendment canceling claims in order to reduce the excess claims fees should be filed before the expiration of the time period set forth in a notice that requires excess claims fees. Such an amendment would be effective to reduce the number of claims to be considered in calculating the excess claims fees. See MPEP § 607.

（先解釋preliminary amendment。若要刪除請求項來減少費用，需要在官方發出繳交超項費通知之前提交修正。）

MPEP 714.10

Claims Added in Excess of Claims Previously Paid For

Applicant is required to pay excess claims fees for each claim that is in excess of 3 in independent form or in excess of 20 (whether dependent or independent). Fees for a proper multiple dependent claim are calculated based on the number of claims to which the multiple dependent claim refers (37 CFR 1.75(c)) and a separate fee is also required in each application containing a proper multiple dependent claim. See MPEP § 607. When applicant adds a new excess claim that is in excess of the number of claims that were previously paid for after taking into account claims that have been canceled, applicant must pay the required excess claims fees before the examiner considers the new claim. For example, in an application that contains 6 independent claims and 30 total claims for which the excess claims fees were previously paid, when applicant cancels 10 claims, 2 of which are independent, and adds 11 claims, 3 of which are independent, excess claims fees for a 7th independent claim and a 31st claim are required.

（20+3原則。說明多重附屬項費用計算。當新增超出之前繳付費用的請求項時，會考量已經刪除的請求項計算超項費用。例如，之前繳付費用已經涵蓋總請求項30項，含6個獨立請求項，之後刪除其中10項請求項，其中有2個獨立項（剩下20總項含4個獨立項），此時，新增11項請求項，含3個獨立項（提交31總項含7個獨立項），經考量前次繳付費用含蓋了30總項含6獨立項，此時超項費用針對第7個獨立請求項以及第31項超出的請求項。可知，即便有新增範圍，但因為取代刪除項，以提交的總項來算超項費用。）

MPEP § 607

https://www.uspto.gov/web/offices/pac/mpep/s607.html

Upon submission of an amendment (whether entered or not) affecting the claims, payment of fees for those claims in excess of the number previously paid for is required.

（當修正影響到請求項，比對前次繳付費用來算超項費。）

The additional fees, if any, due with an amendment are calculated on the basis of the claims (total and independent) which would be present, if the amendment were entered. The amendment of a claim, unless it changes a dependent claim to an independent claim or adds to the number of claims referred to in a multiple dependent claim, and the replacement of a claim by a claim of the same type, unless it is a multiple dependent claim which refers to more prior claims, do not require any additional fees.

（修正範圍若沒有意外，如附屬項改寫為獨立項、使請求項依附多重附屬項等，不會有額外費用。）

After a requirement for restriction, nonelected claims will be included in determining the fees due in connection with a subsequent amendment unless such claims are canceled.

（經過限制選擇後，非選擇請求項仍被列為費用計算內，除非是刪除的。表示刪除的請求項在任何階段都不算在費用計算內。）

An amendment canceling claims accompanying the papers constituting the application will be effective to diminish the number of claims to be considered in calculating the filing fees to be paid. A preliminary amendment filed concurrently with a response to a Notice To File Missing Parts of Application that required the fees set forth in 37 CFR 1.16, which preliminary amendment cancels or adds claims, will be taken into account in determining the appropriate fees due in response to the Notice To File Missing Parts of Application. No refund will be made for claims being canceled in the response that have already been paid for.

（若是回應"Notice To File Missing Parts of Application"提出的初步/主動修正（preliminary amendment）刪除或新增請求項，會重新計算費用，不會對刪除已繳費用的請求項退費。）

The additional fees, if any, due with an amendment are required prior to any consideration of the amendment by the examiner.

（額外費用。）

Money paid in connection with the filing of a proposed amendment will not be refunded by reason of the nonentry of the amendment. However, unentered claims will not be counted when calculating the fee due in subsequent amendments.

（修正若未被受理，不退費。對未受理請求項，後續修正不計算費用。）

Amendments affecting the claims cannot serve as the basis for granting any refund. See MPEP § 607.02 subsection V for refund of excess claims fees.

（影響請求項的修正不能退費。）

Excess claims fees set forth in 37 CFR 1.20(c)(3) and (c)(4) apply to excess claims that are presented during a reexamination proceeding.

（超項費規定適用經過再審程序的超項。）

Ron

美國專利局發布新的檢索工具與網頁

USPTO launches new Patent Public Search tool and webpage

USPTO於February 1, 2022發布新檢索工具與網頁：https://www.uspto.gov/about-us/news-updates/uspto-launches-new-patent-public-search-tool-and-webpage

新的網頁布局：https://ppubs.uspto.gov/pubwebapp/，是可以自己決定頁面的設計，下檢索條件時會即時給予提示與指正，雖需要適應，但看來基本功能是十分容易上手的，應該也需要慢慢體會而感到其中好用的地方。

USPTO新檢索工具的特色例如：彈性調整的"頁面布局（Layout）"、多色標示關鍵字的功能（highlighting）、可以快速找到關鍵內容的文件標註功能（tagging）、可以在影像上加註的功能（notes）、全文檢索，以及沿用過去的檢索語法。

相較於之前在不同檢索頁面的方式，新的檢索系統可以快速決定檢索範圍 - 公開案、公告案或是掃描檔案，並宣稱與審查委員使用的檢索系統相近的功能，讓使用者可以更貼近審查委員的角度進行檢索，預設網頁下方顯示檢索結果，右方可以看到點選的專利內容。

Quick Search:

網頁布局可以用tabs集中在一個viewer中。

Advanced search:

厲害的notes功能：

感謝在美前同事Cynthia Lee的分享。

Ron