Good或Bad Faith訴訟行為的討論 - Sarif Biomed v. Brainlab (Fed. Cir. 2018)

Sarif Biomed v. Brainlab (Fed. Cir. 2018)

案件資訊：
原告/專利權人/被上訴人：SARIF BIOMEDICAL LLC
被告/上訴人：BRAINLAB, INC., BRAINLAB AG, BRAINLAB MEDIZINISCHE COMPUTERSYSTEME GMBH
系爭專利：US5,755,725
判決日：March 21, 2018

本案緣起被原告/專利權人/上訴人Sarif被上訴人Brainlab等提出侵權訴訟，地院判決是專利無效與侵權不成立，被告Brainlab於是提出返還律師費用（35 U.S.C. § 285）的請願，不過被地院法官拒絕，Brainlab上訴CAFC。

系爭專利'725案為溯及1994年PCT案優先權的美國專利，於1998年獲准，關於一種電腦輔助的顯微外科手術（microsurgery）的設備，按照現在頗為通行的顯微外科手術，都是倚賴電腦的科技發展，通過電子儀器、顯像器與偵測儀器的輔助，讓醫師可以進行肉眼無法執行的手術，如系爭專利描述的影像輔助定位技術。


在地院階段，判定專利無效的理由是專利說明書並未揭示明確的結構特徵可以支持專利範圍中有關使用照相機影像與影像資料庫來判斷座標的工具，因此系爭專利範圍不明確，專利無效，侵權也因此不成立。

後來，勝訴的Brainlab追加律師費用的請願，但被否決，因為此案不符合35 U.S.C. § 285規定的例外情事，理由是原告並非基於"bad faith"而提告，只是因為"不明確"而專利無效。

35 U.S.C. § 285
The court in exceptional cases may award reasonable attorney fees to the prevailing party.

在CAFC階段，在審判35 U.S.C. § 285議題時，看得是地方法院有否濫權？有否基於錯誤的法律見解與對證據錯誤的理解而作出錯誤的評斷？

CAFC法官引用兩個案例：Digeo, Inc. v. Audible, Inc. (Fed. Cir. 2007)，以及AdjustaCam, LLC v. Newegg Inc. (Fed. Cir. 2017)，後者引述前者，後者報導可以參考：不願和解妥協的NEWEGG的勝利方程式 - AdjustaCam v. Newegg (Fed. Cir. 2017)。

判斷是否"例外"而可返還合理律師費用的原則是，在凸顯出某一方來自他人（如法院）的實質訴訟立場的強度與其不合理方式下，才為"例外"，而可以要求返還費用。



很抽象的原則，在Octane Fitness, LLC v. Icon Health & Fitness, Inc. (2014)案中，最高法院則要求下級法院要考量整個環境，特別是訴訟者的動機！

可參考報導：地方法院有決定律師費誰付的裁量權 - Octane Fitness v. Icon Health (Supreme Court 2014)（https://enpan.blogspot.com/2014/05/octane-fitness-v-icon-health-supreme.html）。

這裡有幾個要討論的議題：A. substantive strength；B. unreasonable manner。

A. substantive strength
地院法官從原告的論點、證據與專家意見，確認原告Sarif訴訟基於"good faith"。
對於申請專利範圍，地院認為原告"從PTAB到現在"的大致一致，包括對於系爭專利的解釋。
雖與專家證詞有些差異，但CAFC認為地院可以自己判斷如何採用專家證詞，並未濫用。
CAFC認為地院在判決中並未有明顯的錯誤。

B. unreasonable manner
CAFC認為地院對於「合理性」沒有明顯錯誤。
地院合理地採用BRI（最廣而合理的解釋）解釋專利範圍，特別是針對其中功能手段用語。
所謂「不合理」的行為，這裡提到，「以反覆的侵權訴訟要求對方和解」，而沒有認真看待申請專利範圍。
這裡提到一個詞"nuisance suit"，地院認為原告並非無事滋擾，如對方是NPE。
原告也沒有以延遲作為訴訟策略。

結論是，CAFC法官確認地院否決勝訴方返還律師費的判決，並未有濫用判決的問題。

my two cents:
看來，用訴訟「動機」來看整體訴訟是否有不合理的問題，還比較"實際"。

本篇教示我們，在"good faith"的動機下提出訴訟，其中考量的是訴訟者（通常指原告）前後一致的態度與立場，且提出論點與證據都要充分，不能刻意隱藏事實，避免有"硬坳"的問題。

這件活了完整20年專利生涯（也繳了十多年的維持費）的系爭專利在最後的訴訟中"被判無效"，可以說是被現今的專利撰寫標準打敗。這似乎與法律適用「實體從舊、程序從新」原則不同，專利性應該是「實體」的部分；反過來說，當專利權人在「現在」行使專利權，自然應該要符合「現在」的標準，這也是一種說法。

判決文：
http://www.cafc.uscourts.gov/sites/default/files/opinions-orders/17-1103.Opinion.3-20-2018.1.PDF（備份：https://app.box.com/s/i7roa8pl1u43m0rnqtyu9fsp649ktgcl）

資料參考：
https://patentlyo.com/patent/2018/03/means-function-attorney.html

Ron

歷史禁反言與解決問題的陳述限制了專利範圍 - Ottah v. Fiat (Fed. Cir. 2018)

Ottah v. Fiat (Fed. Cir. 2018)

本案有個教示：產品的「優點」可能會變成訴訟中的「缺點」。

從本案學到的功課是「審查歷史禁反言」與「解決問題的陳述」都可能限制了專利範圍的解讀，也就是，任何「強大」的主張或是「刻意解決」的習知問題都可能「過份限縮了專利範圍」，這會讓法官也幫不了忙。

案件資訊：
原告/上訴人：CHIKEZIE OTTAH
被告/被上訴人：FIAT CHRYSLER, TOYOTA, NISSAN MOTORS CO. LIMITED, HYUNDAI MOTOR AMERICA, FORD MOTOR COMPANY, JAGUAR LAND ROVER NORTH AMERICA, GENERAL MOTORS LLC, KIA MOTORS AMERICA, INC. （還有其他被告）
判決日：March 7, 2018
系爭專利：US7,152,840

本案緣起原告Ottah對多間車廠提出侵權告訴，侵權對象是車輛，針對安裝有可以支持手機、書本的支撐架的車輛，系爭專利即界定一個「可拆卸的書夾」，元件有支撐平台、夾具、扣環與伸縮裝置，其中還有許多細節界定這個書夾，雖說這是給後座小朋友的書籍支撐架，但這個支撐架也如一般車內支撐手機的裝置，其中可以彈性抓住書籍、手機，有樞紐可以自由轉向。

1. A book holder for removable attachment, the book holder comprising:

a book support platform, the book support platform comprising a front surface, a rear surface and a plurality of clamps, the front surface adapted for supporting a book, the plurality of clamps disposed on the front surface to engage and retain the book to the book support platform, the rear surface separated from the front surface;

a clasp comprising a clip head, a clip body and a pair of resilient clip arms, the clip arms adjustably mounted on the clip head, the clip head attached to the clip body; and

an arm comprising a first end and a second end and a telescoping arrangement, the clasp on the first end, the second end pivotally attached to the book support platform, the telescoping arrangement interconnecting the first end tob the second end, the clasp spaced from the book support platform wherein the book holder is removably attached and adjusted to a reading position by the telescoping arrangement axially adjusting the spaced relation between the book support platform and the clasp and the pivotal connection on the book support platform pivotally adjusting the front surface with respect to the arm.

限制專利範圍解釋的狀況：
本案癥結/敗筆在系爭專利在其說明書「背景技術」的描述中列舉了多個先前技術，並提到先前技術的缺點沒有考量小朋友...等描述，還在「發明內容」強調了不用額外工具即可移除的優點。

"It is an object of the present invention to provide a book holder that can be easily and remvoably attached to and removed from a bar or portion of the mobile vehicle without tools. "



申請人更曾於審查歷史答辯中過度闡述系爭專利的優點（但這無可厚非）以及適用在小朋友、老人，這些主張成為限制的條件。




被告主張：
根據系爭專利的說明書、答辯歷史，都得知系爭專利所記載的「書本夾」可以在沒有工具的情況下拆解，這時，這些車廠的陳述就說他們車上的夾不適用在書本，而是夾照相機用的，也需要用工具才能拆解。（大家似乎很開心地"說出自己的缺點"）



均等論也救不了專利可讀取範圍。


本案上訴CAFC。

首先，CAFC法官認為地院解釋專利範圍無誤，使得被告們的產品都沒有落入文義讀取，也沒有條件可以避免對權利範圍用語的解釋的禁反言。


因此，CAFC法官同意地院判決，侵權不成立。


另外，由於系爭專利範圍「沒有任何可以讀到被告侵權對象"行動照相機裝置夾"」的描述，夾書也不能均等到夾照相裝置，即解散此告訴，並且是dismissal with prejudice。


my two cents:
本案對於專利權人來說，是個好大的震撼，所有產品的優點都變成訴訟中的「缺點」。

在「先前技術」的著墨無非是要「對照」本發明的技術，並「凸顯」其進步性，但是「多說無益」，除了造成申請人自承先前技術（AAPA）的問題之外，也可能在解讀專利範圍時「過度限制了專利範圍」（雖有均等的可能，但是解決問題一定是針對這些先前技術問題，不容易擴大專利範圍解釋），真是不容易拿捏的課題。

判決文：
http://www.cafc.uscourts.gov/sites/default/files/opinions-orders/17-1842.Opinion.3-6-2018.1.PDF

https://www.cafc.uscourts.gov/opinions-orders/17-1842.opinion.3-6-2018.1.pdf（備份：https://app.box.com/s/8ghy537f8poilvygg8lrfzwze5y6annd）(updated on Aug. 16, 2025，更新連結)

系爭專利審查歷史檔案（重點備份）：
https://app.box.com/s/8h3kcmxb949qhwfee5g3t7fb11vbh8is

參考資料：
https://patentlyo.com/patent/2018/03/dismissed-with-prejudice.html

Ron

利害關係人提出IPR的時間限制 - Worlds Inc. v. Bungie, Inc. (Fed. Cir. 2018)

不像一般再審（reexamination）或是一般知悉的舉發或無效程序，提起IPR程序的一方必須式「利害關係人（real-party-in-interest）」，這個案例告訴我們real-party-in-interest的規定，不僅是要「人」對，如果牽連訴訟，「時間」也要對，都是成為適格利害關係人的條件。

案件資訊：
上訴人/專利權人：WORLDS INC.
被上訴人/IPR異議人：BUNGIE, INC.
判決日：September 7, 2018
系爭專利：US7,945,856、US8,082,501、US8,145,998

本案緣起專利權人Worlds在2012年提起侵權告訴，被告有電視遊戲業者/開發業者，例如有一款遊戲「Call of Duty」，本案被上訴人Bungie同樣為遊戲開發商，開發十分有名的Halo遊戲。

系爭專利US7,945,856等都是關於在虛擬空間中互動的技術，提出一個伺服器，可以讓多人通過網路進入伺服器啟始的一個虛擬空間（聊天室）中進行互動。明顯看到被告遊戲商因為開發了在遊戲中可以「聊天」或「通信」的功能而可能侵權。



（本案爭議在各方彼此的關聯性）Bungie涉及這個爭議是因為它開發了Destiny遊戲，而此遊戲由侵權被告Activision負責銷售。事實上，Bungie"最初"並非Worlds v. Activision訴訟中的任一方，但在2014年Worlds將遊戲Destiny加在被告侵權對象中。此舉惹到Bungie，Bungie對Worlds專利提出6件IPR，其中有三件就是本次案例中的3件系爭專利。

Worlds提起探索程序，要得到Bungie與Activision之間的合作關係（合約），得到的結果就是Destiny由Bungie開發，再由Activision販售，並且，在此合約下，Bungie有義務審視遊戲中的智慧財產權，但也沒有更多的資訊了（需要更深的探索）。

面對這個IPR，Worlds主張Bungie同樣應列為與Activision訴訟的真正的利害關係人（real-party-in-interest），而提起IPR時間離訴訟已經超過一年，但PTAB拒絕，因為證據不夠，即在2016年作出IPR最終決定，並認為IPR啟始條件並非時間（因為與訴訟無關），而是專利性（patentability）。

（時間很重要）但問題是，Bungie與Activision關聯顯得這幾件IPR都是在Activision被提起訴訟後「超過一年」的時間具有疑慮。

對Worlds的專利提起IPR異議，PTAB作出Worlds專利無效的結論，Worlds上訴CAFC。

這裡涉及的法律為：35 U.S.C. § 315(b)（https://www.law.cornell.edu/uscode/text/35/315）

[35 U.S. Code § 315 - Relation to other proceedings or actions]

(b)Patent Owner’s Action.—

An inter partes review may not be instituted if the petition requesting the proceeding is filed more than 1 year after the date on which the petitioner, real party in interest, or privy of the petitioner is served with a complaint alleging infringement of the patent. The time limitation set forth in the preceding sentence shall not apply to a request for joinder under subsection (c).
...

CAFC階段：

上訴議題中，除了專利性外，主要是「利害關係人」的爭議，"未列名"的Bungie應列為與Activision訴訟中的利害關係人，如此，提起訴訟離IPR提出時間已經超過一年，且違反利害關係人規定，這樣IPR應該是違法啟始（institute）。

這裡涉及的法律是：35 U.S.C. § 312(a)(2)（https://www.law.cornell.edu/uscode/text/35/312）

[35 U.S. Code § 312 - Petitions]

(a)Requirements of Petition.—A petition filed under section 311 may be considered only if—
(1) the petition is accompanied by payment of the fee established by the Director under section 311;

(2) the petition identifies all real parties in interest;
...

根據規定，提起IPR時，應舉出所有真正利害關係人。

法院同意，IPR異議人（本案為Bungie）應舉出其作為訴訟利害關係人在一年內提起IPR符合時間規定的責任，並且，也應舉出所有利害關係人，對於專利權人而言，若要反駁，也有相對的舉證責任。

根據規定，很清楚，「1年」是在有訴訟牽連下IPR提起的時間規定，雖有例外條款（如5 U.S.C. § 556(d)），在此例不適用。

對於提起IPR的程序，法院同意在啟始IPR時，除非專利權人提出反對，但應接受最初識別的利害關係人。當異議人提出IPR時，也提出初始證明，專利權人也應提出對等的證據才能反駁。在此案中，法院認為PTAB在「真正利害關係人」議題上有瑕疵，理由是，專利權人提出證據：(1)Bungie與Activision之間的合約揭露兩方合作開發Destiny遊戲，(2)Worlds在2014年訴訟中想要將Bungie加入列為被告；(3)當年對Activision提起告訴的系爭專利與Bungie現在提起IPR的專利一樣。

以上「證據」顯示IPR有time-bar，就是有時間限制，當這個關聯被專利權人提出，而IPR異議人又沒有對等強度的證據證明沒有涉及訴訟利害關係時，顯然PTAB有疏失。



還有，法院指出PTAB的對於舉證責任的判斷有誤，認為PTAB已知Activision應列為IPR利害關係人中，但把舉證責任放在專利權人上，其實應該是IPR異議人的責任才是，當專利權人將探索得到的資訊舉出時，PTAB應要求專利權人舉證。並且，證據顯示Activision應列為利害關係人，而這又牽扯到之前與Worlds的訴訟，所以使得IPR提起時間點已經違反規定。

結論：
發回重審。

my two cents:
程序正義，不論事實如何。

判決文：
http://www.cafc.uscourts.gov/sites/default/files/opinions-orders/17-1481.Opinion.9-7-2018.pdf（備份：https://app.box.com/s/yd4vd4apvbgibu5srq0839y6g7x7gkt8）

Ron

教示一個結果並不代表保證這個結果 - In re Facebook (Fed. Cir. 2018)

我覺得patently-o下的標題極好，就改變一下用在本篇上。本篇很簡單，但在此標題下（"教示一個結果並不代表保證這個結果"），本篇變得很酷。



In re Facebook (Fed. Cir. 2018)

案件資訊：
上訴人：IN RE: FACEBOOK, INC.
判決日：August 14, 2018
系爭專利申請案：13/715,636

系爭專利關於產生連續圖案的技術，就是將使用者上傳的多張照片經過重新調整而顯示出來的技術，一個陣列中讓每張影像佔據的大小不同，可以隨著使用者改變其中之一影像大小，其他影像就改變顯示位置。根據Claim 1的內容可知，Facebook調整照片的考量主要是影像的大小、影像順序，以及顯示陣列的大小，擺好第一張後，考量第一張與最後一張的可用空間，決定第二張影像位置。




在USPTO/PTAB審理過程中，認為以上Claim並不具有新穎性。

案件經上訴至CAFC，爭議在於是否先前技術（Perrodin/US20130238964）有教示此系爭案中處理連續影像（Contiguous Image Elements）的技術？


根據此圖，先前技術在處理影像排列時「並未」考量「連續」的排列方式，如1101, 1102, 1103, 1104等順序，當其中1101改變位置，下圖看來影像順序就「亂了」，事實上先前技術有自己的排列演算法。


根據法院意見，參考先前技術的說明，先前技術處理的影像並未要求「連續」處理影像，例如"Perrodin placed the next images so as to fill each of the next grid spaces, filling them horizontally first, then moving to the next row"，這樣的描述並未對應到系爭案Claim 1處理影像的方式。




如下圖，其實先前技術在處理影像排列時仍考量了「連續」的概念，如1101, 1102, 1103, 1104等順序，當其中1103放大成四倍（2x2），下圖看來其他影像順序仍保留「連續」排列。


如此，CAFC法官認為，Perrodin所揭示演算法並不要求在重新調整大小或重新排列時以「連續」的方式排列（不是全部都要連續），甚至可以讓一些位置「空出來」，因此「規則」與系爭案不同，在此點上，系爭案並非不具備新穎性。


因此，法院否決USPTO/PTAB認為系爭案不具新穎性的核駁意見，但是...議題並未涉及顯而易知性。

my two cents:
本案雖被發回重審，我覺得Facebook將會面對「顯而易見性」的問題。另外，如果Facebook獲准此專利，專利範圍也不見得有太廣的解釋。

在本案中，當法官討論到審查委員對於「連續」影像的解釋時，審查委員似乎就含糊帶過，但這可能是我們一般心態，覺得技術「看來很像」，不過，法官給了頗為嚴謹的態度，就是，即便結果很像，但是中間演算時「並沒有將連續的精神」放進去（因為沒有要求一定要連續，連續可能僅是特例），就不是像系爭案所要主張的發明。

專利這行有許多「人性」存在，並不見得很理性，就像解釋專利範圍，或是解析先前技術的方式、結果，不同人有不同的角度，不過「邏輯」卻應該一致。

最近與客戶分享課程時討論到「發明精神」，事實上，每件發明都是許多的先前技術的組合，但是「精神（發明核心）」在哪裡，就是專利可核准的所在，甚至連侵權鑑定都要找到「精神」所在，如果對照侵權物有此精神，八九不離十侵權會成立。因此，不能沒有「精神」就「含糊地」想要取得專利權。

參考資料：
https://patentlyo.com/patent/2018/08/teaching-result-guaranteeing.html

判決文：
http://www.cafc.uscourts.gov/sites/default/files/opinions-orders/17-2524.Opinion.8-14-2018.pdf（備份：https://app.box.com/s/z9z6vjhakyxz08n3ae95354ezox3pbml）

Ron

用軟體中素材產生的創作仍具備著作權 - 智慧財產法院刑事判決106年度刑智上易字第67號

本篇討論「智慧財產法院刑事判決106年度刑智上易字第67號」，重點是「著作權法所保護之著作本不以高度創作性為必要」，因此即便使用軟體或網站提供的素材（material）進行創作，作品仍被著作權法保護。

案件資訊：
【裁判字號】  106,刑智上易,67
【裁判日期】  1070726
【裁判案由】  違反著作權法
【上訴人】　福爾摩莎華語交流文化事業有限公司

本案緣起上訴人因違反著作權法案件，不服臺灣臺北地方法院105年度智易字第57號，中華民國106 年7 月27日第一審判決，提起上訴。

上訴人被告擅自公開傳輸他人著作，這個著作為「TCA色塊圖樣與描述文字」，但上訴人/被告上訴主張，Canva網站提供設計並下載，但Canva網站保有著作權，因此本案著作權人為Canva，並且，Canva網站提供範本供人製作設計，且為常見圖樣與語句，使得作品"精神作用層次甚低"，不具原創性而非屬著作權法所稱著作。另外還有舉證責任的問題，非本篇重點。

智慧財產法院判決：
在Canva網站製作的作品的著作權並非網站擁有，所宣稱的財產是其中提供的素材（materials），用戶藉由這些素材製作時，也會加上自己的內容（user content），這些權利仍屬於用戶，整體呈現的作品為用戶所有著作權。

法院認為，系爭「TCA色塊圖樣」雖使用Canva 網站所設計，但其既為告訴人所設計，應屬所述的「User Content」，依Canva 網站條款第6條已明文排除在Canva 網站所保留之權利之外，因此否決被告主張。

（重要議題一）就系爭TCA色塊圖樣部分是否具有「原始性」與「創作性」的議題，法院認為，雖然系爭TCA色塊圖樣為日常生活所使用之顏色，亦無高度創意可言（甚至告訴人自承這個圖樣發想自某健身中心），然著作權法所保護之著作本不以高度創作性為必要，只須可表達著作權人個性或獨特性即為已足，...法官認為系爭TCA色塊圖樣外觀所呈現之整體構圖意匠、予人之寓目印象，已產生獨特之視覺效果，足以表現創作人個人思想、感情，自具有原創性無疑。

（重要議題二）另一議題是，「標語」之所以不受著作權法保護，係因標語本身欠缺著作內涵及表達方式，原創性過低之故，但本件系爭敘述文字，均係告訴人為其學校理念所創作之語句，讀者閱讀系爭敘述文字可感受到告訴人對學校理念之表達，已具有創作者之個別性及獨特性，尚難認僅屬一種標語。... 告訴人所享有語文著作權範圍應為整段文字。

（重要議題三）法院說明，系爭著作雖係使用Canva 軟體所創作，然著作權法所保護之「創作」，並不以「單純手工創作」為限，在科技發達之今日，許多創作均係透過先進之硬體或電腦軟體而為，例如「攝影」，即便攝影工具愈來愈強大、愈智慧，甚至不用調整快門、光圈等參數，只要攝影者於攝影時將心中所浮現之原創性想法，於攝影過程中，對拍攝主題、拍攝對象、拍攝角度、構圖等有所選擇及調整，客觀上可展現攝影者與他人可資區別之個性，足以呈現創作者之思想、感情，而非單純僅為實體人、物機械之再現，即應賦予著作權之保護。」

結論是，上訴人/被告敗訴，主要理由是著作人即便通過網站提供的素材進行設計，甚至也參考他人設計，但是只要創作時表達創作理念，仍具備創作性，並不論創作層次高低，都受到著作權保護。

判決文：
http://jirs.judicial.gov.tw/FJUD/index_1_S.aspx?p=fRFr46oHM0ZQn5Nq9LK64912ZY7Q5ut0%2b1TAm26CTC%2bOU%2f3PGGvhBA%3d%3d

my two cents:
從本篇判決知道著作權的涵蓋範圍廣，而且應用他人素材（如軟體或設計網站中提供的素材，素材本身也有著作權）創作的作品，不論層次高低，都具備著作權。

感謝資訊來源：「育稔法律（https://line.me/R/ti/p/%40vtz0558o）line@」09.05.2018法律新知。


Ron

日本標準且關鍵專利授權談判指南

筆記

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補充：(感謝網友Waijee回應與提供資訊，updated on Sep. 11, 2018)
TIPO將本篇JPO SEP授權指南翻成中文：https://www.tipo.gov.tw/ct.asp?xItem=679152&ctNode=7127&mp=1

Word檔：https://www.tipo.gov.tw/dl.asp?fileName=8971510212.docx
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本篇資料來自日本專利局6/5/2018公佈「日本標準且關鍵專利（SEP）授權談判指南（"Guide To Licensing Negotiations Involving Standard Essential Patents "）」，可以成為手中握有SEP專利以及需要技術授權者的參考。

日文原文：
https://www.jpo.go.jp/torikumi_e/kokusai_e/files/seps-tebiki_e/guide-seps-ja.pdf

英文檔案：
https://www.jpo.go.jp/torikumi_e/kokusai_e/files/seps-tebiki_e/guide-seps-en.pdf

全篇56頁（英文），不容易看，有一點點提示：
https://www.jpo.go.jp/torikumi_e/kokusai_e/files/sep_sympo_2018_e/01.pdf





這裡做一些筆記與備註。

前言：
剛好這幾年發展5G通訊技術，新的規格同樣掌握在一個重要大廠手中，如Qualcomm、Nokia、Intel、Samsung、Huawei等，科技產業資訊室網頁上就有5G專頁，不錯的文章如：GSM、UMTS、LTE、5G標準必要專利活動之主要玩家、一支5G手機專利金至少15 ~ 21美元...等，都朝向制訂規格，且大家都爭先主導或是結盟，這樣，各自握有的專利就可能形成標準且關鍵的專利。

有些資料來自IAM：https://www.iam-media.com/who-will-be-technology-leader-5g-part-one
科技新報：http://technews.tw/2018/06/15/about-5g-standard/

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根據本篇筆記的JPO對於SEP專利授權的指南（June 5, 2018），提到要形成SEP，除了專利策略外，還有法律面，以及各國適用狀況，並且視產業而定，目的是找到授權與技術發展的平衡點，有些領域情況將愈來愈複雜。

舉例來說，在通信領域中，過去僅須在電信商、電信業者之間尋求授權，標準明確；但在百花爭鳴的物聯網（IoT）領域中，更多公司與發明人參與其中，在沒有明確標準的情況下，各自實施，且專利權關聯也十分複雜與難以預料，因此更不容易尋求授權與平衡。

「SEP專利授權的指南」中提到「授權談判方法」，善意（good faith）很重要，避免猜忌，並能增加效率；授權金額計算時，也需要尋求「合理」、「不歧視」的方法。


這裡提到歐盟法院（CJEU）提出的架構，本部落格曾有報導：在歐洲實施標準且關鍵專利（筆記）（https://enpan.blogspot.com/2017/08/blog-post_26.html），本篇進一步參考文章：https://www.lexology.com/r.ashx?i=5756118&l=7W2WC7B。


（歐洲）原則是，當授權談判時，權利人應以公平、合理、無歧異（FRAND）原則與有意願取得授權的一方談判，必要時將需要在訴訟中完成，其中提到決紛爭的替代選項（alternative dispute resolution (ADR)），主要是「協調」，基於一個適當的程序，以及有品質的協調人（專家），而歐洲統一專利法庭（Unified Patent Court）就是要作為這個調解中心。

在授權談判中，應考量供應鏈上的各方利益，每個專利權有針對性，若為終端產品，權利人應與終端產品製造商（或販售者）談授權，而其終端產品製造商與其零件供應商（supplier）彼此就以兩者合約約定，這個合約就規範專利賠償的相關約定。


計算權利金的議題是最重要議題之一，這與專利權的強度（對於產品的貢獻度）有關，需要辨識出專利範圍的涵蓋範圍。愈核心，就可能是SEP。以通信領域為例，專利權可能在核心、實現核心的晶片、通訊模組、控制技術或終端產品，專利的強度與授權金額計算正相關。有些專利權可能不是在整個技術鏈上，而是應用面上，如將通信產品應用在智慧家庭、自駕車與機器人上，也有不同的授權條件。


授權談判可使用國際仲裁（international arbitration），若同時在不同國家有相關標準且關鍵專利的爭議，可以進行理解，必要時，也需要在各國打官司。但跨國公司或許無須在各國打官司，可以根據一次判決進行全面和解與授權談判，這裡提到New York Convention。

紐約公約（New York Convention）：http://www.newyorkconvention.org/
"The Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards, also known as the "New York Arbitration Convention" or the "New York Convention", is one of the key instruments in international arbitration. The New York Convention applies to the recognition and enforcement of foreign arbitral awards and the referral by a court to arbitration."

Ron

各國新穎性優惠期筆記

筆記

本部落格過去討論過幾次新穎性優惠期（總覺得整理不夠，不知不覺寫了幾篇），特別有興趣的是美國專利AIA法案施行之後，雖沒有改變1年的優惠期限，但是其中卻有不少微妙變化，可參考過去文章：

• AIA 35 U.S.C. 102(b)(1)(B)筆記（http://enpan.blogspot.com/2018/07/102.html）
• 新穎性先前技術的例外 - MPEP 717（http://enpan.blogspot.com/2018/07/mpep-717.html）
• 美國102與歐洲專利實務筆記（http://enpan.blogspot.com/2018/01/102.html）

先整理一下IP5的專利新穎性優惠期：
US（如上，資格嚴格，但是符合資格者享有最寬鬆的規定）

EP（嚴格，申請日前六個月內，僅適用官方認可的展覽公開（國際展覽會公約），並需提交證明，可參考以下法規，以及歐洲專利簡介I - https://enpan.blogspot.com/2008/08/blog-post_05.html）
Article 55 EPC Non-prejudicial disclosures

(1) For the application of Article 54, a disclosure of the invention shall not be taken into consideration if it occurred no earlier than six months preceding the filing of the European patent application and if it was due to, or in consequence of:
(a) an evident abuse in relation to the applicant or his legal predecessor, or 
(b) the fact that the applicant or his legal predecessor has displayed the invention at an official, or officially recognised, international exhibition falling within the terms of the Convention on international exhibitions signed at Paris on 22 November 1928 and last revised on 30 November 1972. 

(2) In the case of paragraph 1(b), paragraph 1 shall apply only if the applicant states, when filing the European patent application, that the invention has been so displayed and files a supporting certificate within the time limit and under the conditions laid down in the Implementing Regulations.

Rule 25 Certificate of exhibition（需要的證明）

Within four months of filing the European patent application, the applicant shall file the certificate referred to in Article 55, paragraph 2, which:
(a) is issued at the exhibition by the authority responsible for the protection of industrial property at that exhibition; 
(b) states that the invention was in fact displayed there; 
(c) states the opening date of the exhibition and, where the invention was disclosed later than on that date, the date on which the invention was first disclosed; and  

(d) is accompanied by an identification of the invention, duly authenticated by the above-mentioned authority. 

CN（最嚴格規定之一）
專利法第二十四條
第二十四條 申請專利的發明創造在申請日以前六個月內，有下列情形之一的，不喪失新穎性：
（一）在中國政府主辦或者承認的國際展覽會上首次展出的；
（二）在規定的學術會議或者技術會議上首次發表的；
（三）他人未經申請人同意而洩露其內容的。

專利法實施細則第三十條
第三十條 　專利法第二十四條第（一）項所稱中國政府承認的國際展覽會，是指國際展覽會公約規定的在國際展覽局註冊或者由其認可的國際展覽會。專利法第二十四條第（二）項所稱學術會議或者技術會議，是指國務院有關主管部門或者全國性學術團體組織召開的學術會議或者技術會議。

申請專利的發明創造有專利法第二十四條第（一）項或者第（二）項所列情形的，申請人應當在提出專利申請時聲明，並自申請日起2個月內提交有關國際展覽會或者學術會議、技術會議的組織單位出具的有關發明創造已經展出或者發表，以及展出或者發表日期的證明文件。

申請專利的發明創造有專利法第二十四條第（三）項所列情形的，國務院專利行政部門認為必要時，可以要求申請人在指定期限內提交證明文件。


申請人未依照本條第三款的規定提出聲明和提交證明文件的，或者未依照本條第四款的規定在指定期限內提交證明文件的，其申請不適用專利法第二十四條的規定。

KR（寬鬆，包括發明、新型專利與設計，申請前12個月內任何形式的公開，要證明，資料參考：http://koreaniplaw.blogspot.com/2018/01/one-1-year-grace-period-for-design.html）

Article 29 (Requirements for Patent Registration)

Article 30 (Inventions Not Deemed to be Publicly Known, etc.) 

(1) If any of the following applies to a patentable invention, but a patent application is filed within 12 months from the relevant date, the invention shall not be deemed to fall under any subparagraph of Article 29 (1), for the purposes of Article 29 (1) or (2):

1. When a person entitled to a patent has caused his/her invention to fall under any subparagraph of Article 29 (1): Provided, That this shall not apply where the relevant application has been laid open, or the patent has been registered and published, in the Republic of Korea or in any foreign country under a treaty or an Act;

2. When the invention falls under any subparagraph of Article 29 (1) contrary to the will of the person entitled to a patent. 

(2) A person who seeks to claim entitlement under paragraph (1) 1 shall file a patent application to that effect and submit documents evidencing the relevant facts to the Commissioner of the Korean Intellectual Property Office within 30 days from the filing date of the patent application in the manner prescribed by Ordinance of the Ministry of Trade, Industry and Energy.

(3) Notwithstanding paragraph (2), if the amendment fee prescribed by Ordinance of the Ministry of Trade, Industry and Energy has been paid, documents stating the willingness to become entitled to the application of paragraph (1) 1 or documents evidencing such willingness may be submitted during the period set in either of the following subparagraphs: 

1. The period during which amendment is permitted under Article 47 (1);

2. A period of not more than three months from the date when the certified copy of a written decision to grant a patent under Article 66 or the certified copy of a written judgment to revoke the decision to reject a patent application under Article 176 (1) (limited to a judgment made to register a patent but including a judgment on a retrial) is served: Provided, That the period shall end on the day when it is intended to have the grant of a patent registered under Article 79, if the period up to such day is less than three months.

JP（日本專利修法後的喪失新穎性的例外 - https://enpan.blogspot.com/2018/06/blog-post.html）

以下筆記參考了：
http://mewburn.com/resource/grace-periods-for-disclosure-of-an-invention-before-applying-for-a-patent/

提供12個月新穎性優惠期的國家有：
阿根廷、南韓、澳洲、馬來西亞、巴西、墨西哥、加拿大、秘魯、智利、菲律賓、哥倫比亞、土耳其、愛沙尼亞、美國、日本（新修法）。

提供6個月新穎性優惠期的國家有：
歐亞大陸、阿爾巴尼亞、日本、聖馬力諾、俄羅斯。

即便都在歐洲，或是歐盟，各國也有自己的規定。
my two cents:
我覺得找這種期限問題，攸關權利，每次搜尋都要找最新的，應該去該國官網瞭解，避免這類報導是「過去消息」。

資訊參考：
https://zh.wikipedia.org/wiki/国际展览局
https://baike.baidu.com/item/国际展览会公约（Convention on international exhibitions）
專利新穎性優惠期筆記（https://enpan.blogspot.com/2013/05/blog-post.html）
新穎性優惠期的筆記（https://enpan.blogspot.com/2014/01/blog-post_29.html）
日本專利修法後的喪失新穎性的例外（https://enpan.blogspot.com/2018/06/blog-post.html）
歐洲專利簡介I（https://enpan.blogspot.com/2008/08/blog-post_05.html）
韓國專利法英文版：http://www.kipo.go.kr/upload/en/download/PATENT_ACT_2016.pdf

Ron