2020年11月4日 星期三

自動投票系統不具專利適格性 - Voter Verified, Inc. v. Election Systems & Software, LLC (Fed. Cir. 2018)

前次討論MPEP 2106(所謂「心智活動」(案例整理) - MPEP 2106(https://enpan.blogspot.com/2020/11/mpep-2106.html))提到案例:Voter Verified, Inc. v. Election Systems & Software, LLC (Fed. Cir. 2018),剛好其中原告Voter Verified, Inc.為一間提供投票服務的公司,法院於此案例表示:依據專利說明書內容解釋專利範圍中步驟:投票、確認、提交等步驟,判斷系爭專利內容為人類認知行為(human cognitive actions),儘管相關步驟執行在電腦中,仍屬於抽象概念!

案件資訊:
原告/上訴人:VOTER VERIFIED, INC.
被告/被上訴人:ELECTION SYSTEMS & SOFTWARE LLC.
判決日:April 20, 2018
系爭專利:RE40,449

系爭專利RE40,449關於一種自動投票驗證系統與投票方法,所提出的投票系統提供投票者自己以電腦列印選票,並提供自動驗證機制,讓投票者可以自己驗證自己的票,也可以在個人意願下修改。如以下投票系統,包括輸入裝置、顯示裝置、選票印表機以及掃描機,根據主要專利範圍內容,可以自行驗證的投票系統包括有:電腦程式,其中顯示選票上的候選人,並引導投票人操作投票流程,經接收投票後,記錄後印出選票,提出的顯示器顯示相關內容,再以印表機列印選票,以選票掃描機掃描選票,最後製表。



此案緣起Voter公司在地方法院提告Election Systems侵害系爭專利專利權(第一回合),經來往爭辯後,就專利有效性而言,地院在簡易判決中判定侵權不成立(claims 1-93),還判定系爭專利除了claim 94外其餘專利範圍有效(101, 112議題),除了claims 49, 94外,其餘專利範圍有效(102, 103議題),但Voter對claim 49被判無效提出上訴,最後僅認為claims 49, 94無效。因此撤銷訴訟,Voter公司上訴CAFC。

Claim 49特別涉及可以自我驗證的投票方法:在電腦中投票、印出,之後比對印出的選票與電腦儲存的資料,驗證選票是否OK,經投票人輸入接受選擇的資訊後,提交並製表。看來Claim 49應該是影響侵權是否成立的關鍵。


被告官網的資料(非一定是被告侵權物):

在第一回合訴訟中,上訴法院CAFC同意地院所有的決定,包括確立專利範圍claims 49, 94無效,其餘有效。

(第二回合)

到了2016年,Voter又再次對被告Election Systems提出侵權告訴,即便前次也有101議題,產生了一事不再理(禁反言)的爭議,但法院接受35 U.S.C. § 101無效議題是因為TWO-STEP準則的產生。這段時間發酵的案例(但非intervening change in the law,不過卻是在第一回合結束後才有定論):Alice Corp. v. CLS Bank International, 134 S. Ct. 2347 (2014)(可參考:抽象概念若僅以一般目的電腦實現,不可專利 - Alice Corporation Pty. Ltd. v. CLS Bank International (2014)http://enpan.blogspot.tw/2014/06/alice-corporation-pty-ltd-v-cls-bank.html))。

在第二回合中,地方法院(不同於第一回合審理法院)判定系爭專利為抽象概念(first step),並判定系爭專利使用一般目的電腦執行一般電腦功能("generic computer components performing generic computer functions"),並不足以轉換抽象概念為可專利標的(second step),據此,地院判決系爭專利所有專利範圍不具專利適格性。

第二回合CAFC階段:

CAFC針對「一事不再理」議題(issue preclusion)提出審查意見,CAFC受理再次101議題的理由是,如果法律有變(如Alice判例),所謂"issue preclusion"不適用,因此法院繼續審理101議題;但是,即便法律沒有改變,但法院還是會評估是否審理相同議題。

"If there were a change in the law, then issue preclusion would not apply, which would allow us to reach the merits of the § 101 issue. If, however, there were not a change in the law, then issue preclusion would still be a viable issue that we need to evaluate."


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藉此機會理解「issue preclusion(中文應該是"一事不再理")」:


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法院在許多論點上支持要繼續審理Patent Eligibility under § 101:(很多細節可參考判決文)

在專利適格性議題中,法院同樣重申101判決的依據:



原告認為,系爭專利描述了具體(physical)與人類認知行為(human cognitive actions)的組合,被告則主張系爭專利僅是使用一般目的電腦的「人類活動(well-established human activity)」,沒有通過second step檢驗(沒有額外元件可以轉換抽象概念為可專利標的的發明)。

CAFC法院認為,系爭專利整體來說是投票、驗證與提交投票的概念,這是人類基本活動,因此屬於「抽象概念」(first step)。

法院認為系爭專利範圍僅描述使用一般目的電腦實現抽象概念,當中並沒有足以轉換抽象概念為可專利標的的進步概念(inventive concept)/額外元件(additional element,其中元件都是已知常見的元件)(second step)。



最終判定系爭專利不符專利適格性規定。(整理一下:系爭專利關於「人類長久以來的投票行為」,使用的電腦、印表機都是常見元件,為一般目的電腦執行一般功能。)



my two cents:
其實,科技發展到現在,"重要議題(如總統大選、全民公投)"投票行為變化不多,今天正在進行的美國大選投票行為稍微進步到「通訊投票」、「事先投票」、「投票所連續開設好幾天」,但是每個人都還是要在「實體票」上簽名或以特定方式表達投票對象,方式仍是很「人性地」希望每個"個人"都可明確表達投票意願。不過極大的缺點就是耗費相當大的人力與資源計票與人民需要排隊投票。

v.
(畫面截自各陣營官網)

(截圖自:https://edition.cnn.com/。截圖時間10:00AM 11/4/2020)

有朝一日總會發展到以新的科技進行投票,本次系爭專利提供一個不錯的方式,就是投票人自己列印選票,並提供驗證機制。

而「區塊鏈」應該是個有機會的投票科技,就是每個投票人手中的裝置成為區塊鏈節點,參與驗證與記錄每個人(每個節點)的選項,一旦截止投票,每個人手中的裝置即時顯示投票結果,理論上沒有竄改與作假的可能,還能立即得出結果。最好的好處是,隨時讓人提起投票議題,沒有過多人力與資源的負擔...我們等等看吧!

Ron

2020年11月3日 星期二

所謂「心智活動」(案例整理) - MPEP 2106

筆記

updated on Dec. 4, 2020 本篇更正錯字:mental process,感謝網友pacermania指正。

過去曾有相關筆記,但再複習一下!(「抽象概念」的概念(https://enpan.blogspot.com/2019/10/blog-post_30.html))


TW practice:

不可專利的事項之一是「mental processes(可翻為「心智活動」)」,如我國專利審查基準規定「不符合發明之定義」的事項:「申請專利之發明係利用自然法則以外之規律者,例如科學原理或數學方法、遊戲或運動之規則或方法等人為之規則、方法或計畫,或其他必須藉助人類推理力、記憶力等心智活動始能執行之方法或計畫,該發明本身不具有技術性,不符合發明之定義。」

然而,關於本篇討論「以電腦為工具取代心智活動」的發明是否為不可專利事項的議題,我國專利審查基準在此點的意見是:

「請求項明顯僅記載商業方法步驟,不符合發明之定義,惟依說明書之內容,其利用電腦系統取代人類心智活動而自動設計問題,發明所屬技術領域中具有通常知識者可推知其中必然須解決技術上的問題,並利用技術手段克服前述困難,進而具有技術上的功效,而不僅僅是一般資料處理,故發明之整體具有技術性,然而說明書中並未充分揭露自動設計問題之演算法,違反可據以實現要件。另外,請求項中未敘明是利用電腦系統設計問題,係未載明解決問題之必要技術特徵,會導致請求項不明確,且範圍過大(包含藉助人類心智活動或其他技術手段實行的可能)而無法為說明書所支持。」


US practice:(重點摘錄)

根據MPEP 2106規範的專利適格性(patent eligibility)中,其中III. Mental Processes中的幾個標題就可以知道mental processes的相關議題。


滿滿的101議題參考資料(依照MPEP列舉案例查詢得到本部落格報導案例)

- 軟體方法判斷為不可專利,其電腦可讀取媒體同樣不可專利(https://enpan.blogspot.com/2015/06/blog-post_18.html

以數學方法解決工程問題的可專利性專利適格性 - PARKER v. FLOOK (1978)(https://enpan.blogspot.com/2019/10/parker-v-flook-1978.html

History of Software Patents I(https://enpan.blogspot.com/2009/01/history-of-software-patents-i.html

- 從Bilski案看軟體專利(https://enpan.blogspot.com/2010/07/bilski_20.html

- 「抽象概念」的概念(https://enpan.blogspot.com/2019/10/blog-post_30.html

- 經典案例Diamond v. Diehr (Supreme Court 1981)筆記(https://enpan.blogspot.com/2019/02/diamond-v-diehr-supreme-court-1981.html

- 基本經濟活動即便是新的也不可專利 - In re Greenstein (Fed. Cir. 2019)(https://enpan.blogspot.com/2019/12/in-re-greenstein-fed-cir-2019.html

- 判定人類活動、一般電腦功能為抽象概念的案例 - IV v. Symantec (CAFC 2016)(https://enpan.blogspot.com/2016/10/iv-v-symantec-cafc-2016.html

- 趨勢科技對抗IV(涉及101討論,Intellectual Ventures v. Trend Micro Inc.)(https://enpan.blogspot.com/2015/05/iv101intellectual-ventures-v-trend.html

- 使用一般電腦元件實現商業方法不具可專利性專利適格性 - Mortgage Grader v. First Choice Loan Services (Fed. Cir. 2016)(https://enpan.blogspot.com/2019/02/mortgage-grader-v-first-choice-loan.html

- 抽象概念若僅以一般目的電腦實現,不可專利 - Alice Corporation Pty. Ltd. v. CLS Bank International (2014)(http://enpan.blogspot.tw/2014/06/alice-corporation-pty-ltd-v-cls-bank.html

- IN RE BERNARD L. BILSKI and RAND A. WARSAW案情簡單描述(https://enpan.blogspot.com/2009/03/in-re-bernard-l-bilski-and-rand-warsaw.html

- 使用電腦處理人類智力無法分析的資料仍不可專利 - Fairwarning IP v. Latric Systems (CAFC 2016)(https://enpan.blogspot.com/2017/11/fairwarning-ip-v-latric-systems-cafc.html

- 整體性地考量專利適格性,這是法律議題 - Berkheimer v. HP, Inc. (Fed. Cir. 2018)(http://enpan.blogspot.com/2018/04/berkheimer-v-hp-inc-fed-cir-2018.html

- USPTO回應Berkheimer案提出step 2B審查備忘錄(http://enpan.blogspot.com/2018/04/usptoberkheimerstep-2b.html

- 應用習知裝置執行原本的工作不會轉換抽象為可專利的發明 - Contect Extraction v. Wells Fargo Bank (CAFC 2014)(https://enpan.blogspot.com/2017/05/contect-extraction-v-wells-fargo-bank.html

- 自動投票系統不具可專利性專利適格性 - Voter Verified, Inc. v. Election Systems & Software, LLC (Fed. Cir. 2018)(https://enpan.blogspot.com/2020/11/voter-verified-inc-v-election-systems.html(added on Nov. 4, 2020)

(在此更正較佳為“專利適格性”,指是否為可被專利保護的標的,clarified, updated on Aug. 3, 2023)

MPEP 2106 Patent Subject Matter Eligibility

III. MENTAL PROCESSES

在美國專利實務中,法院會將在人類心裡或使人類使用紙與筆執行的程序(稱為"mental process")視為抽象概念(abstract idea)。法院意見是,如案例Benson,由人類心智執行的方法或是等同人類心智的工作為不可專利的抽象概念。


所謂「mental process」如觀察(observation)、評估(evaluation)、判斷(judgment)、意見(opinion)等。然而,法院其實並沒有區分由人類心智執行的程序與人類使用工具(如紙筆尺)執行的程序,前例Benson則是涉及二進位碼轉換可以由心智達成而不可專利的議題;法院在前例Synopsys判決「轉換邏輯電路的功能描述為電路的硬體元件描述(translating a functional description of a logic circuit into a hardware component description of the logic circuit)」為心智活動的一部分(可用紙筆完成),仍屬於抽象概念


小結:可參考前例Intellectual Ventures v. Symantec單純使用電腦作為工具執行的流程如人類使用紙筆完成的工作,不屬於可專利標的;可參考前例Mortgage Grader v. First Choice Loan Services,如果可以在不用電腦時還能以人類執行的方法(即便強調是電腦實現的方法),為不可專利標的。


以下A, B, C, D點就是用來判斷發明是否屬於心智活動的原則。

A. A Claim With Limitation(s) That Cannot Practically be Performed in the Human Mind Does Not Recite a Mental Process.

請求項記載實際上不能在人類心智中執行的特徵就沒有涉及心智活動。例如案例SRI Int'l v. Cisco Systems中,因為人類心智沒有配備偵測網路可疑活動與分析網路封包的監視器,因此不屬於人類心智活動的抽象概念。

- 可專利的範例如:計算GPS位置與時間、資料加密方法中包括多個步驟處理資料、借有逐畫素比對產生半色調影像的技術等。

- 不可專利的範例如:資訊收集、分析與顯示、比對基因序列判斷變異、收集與比對資料、判斷頭部形狀提供髮型設計等。


B. A Claim That Encompasses a Human Performing the Step(s) Mentally With or Without a Physical Aid Recites a Mental Process.

不論是否包括任何物件的幫助而心智執行的步驟。不論是否有工具,如紙筆,若執行的仍是心智活動,為抽象概念。所述心智活動如數學演算(用紙筆)。


C. A Claim That Requires a Computer May Still Recite a Mental Process.

要求有電腦但仍敘述了心智活動。這裡特別引用案例Benson,法院判定在"電腦暫存器(register)中以數學演算法轉換二進制編碼的十進位值到純二進制"為抽象概念,其中理由是,即便宣稱相關流程由電腦中運行,但仍可單純以人來執行,也不需要任何新的機器,因此判定為抽象概念。類似案例如Mortgage,法院判定以電腦系統實現"匿名貸款購物"為抽象概念,理由是人類可實現,不用電腦。MPEP要求審查委員要參照專利說明書內容再小心地以最廣且合理解釋(BRI)專利範圍,判斷申請人是否僅主張了(1)在一般目的電腦上執行技術概念;(2)在電腦環境中執行技術概念;或是(3)僅以電腦為工具執行技術概念

1. Performing a mental process on a generic computer.

在一般目的電腦上執行心智活動,這裡提到案例Voter Verified, Inc. v. Election Systems & Software, LLC (Fed. Cir. 2018),法院即依據專利說明書內容解釋專利範圍中步驟:投票、確認、提交等步驟,判斷專利技術屬於人類認知行為(human cognitive actions),儘管相關步驟執行在電腦中,但仍判定屬於抽象概念。另在案例Versata中,其中判斷商品價格給買方為使用一般目的電腦所執行,為抽象概念。在經典案例Alice中(http://enpan.blogspot.tw/2014/06/alice-corporation-pty-ltd-v-cls-bank.html),法院判定,利用一般目的電腦交換金融資訊的技術為抽象概念。在Bilski案中,有關風險管理的技術為抽象概念。

2. Performing a mental process in a computer environment.

在電腦環境中執行心智活動,在案例Symantec中,法院根據專利說明書解釋專利範圍中關於電子郵局的技術,認為其中描述系統接收、篩選與散布電子郵件的技術"類似"人判斷讀取或處置郵件,與人類心智執行或使用紙筆執行無異。在案例FairWarning IP, LLC v. Iatric Sys. (Fed. Cir. 2016)中(使用電腦處理人類智力無法分析的資料仍不可專利 - Fairwarning IP v. Latric Systems (CAFC 2016)(https://enpan.blogspot.com/2017/11/fairwarning-ip-v-latric-systems-cafc.html),其中偵測電腦環境欺騙與錯用的方法,涉及病人健康資訊的存取技術,法院判定涉及人類心智活動,不可專利。

3. Using a computer as a tool to perform a mental process.

使用電腦為工具執行心智活動,在案例Mortgage中,主張為電腦實現的"多人借款讓人匿名貸款購物"的系統,其中包括了資料庫與電腦系統,電腦系統提供介面讓貸款人輸入個人資訊,經計算信用分數後,可讓貸款人借款,法院判定此技術可讓人在不用電腦下借款購物。在經典案例Berkheimer中(整體性地考量專利適格性,這是法律議題 - Berkheimer v. HP, Inc. (Fed. Cir. 2018)(http://enpan.blogspot.com/2018/04/berkheimer-v-hp-inc-fed-cir-2018.html),其中涉及解析與評估電腦數據的技術,法院判定專利範圍涉及心智活動,因為其中步驟僅以電腦作為工具執行的步驟


D. Both Product and Process Claims May Recite a Mental Process.

物品與流程(product and process)專利範圍可能描述了心智活動。審查委員應針對物品專利範圍(如電腦系統、儲存媒體)與流程專利範圍都要判斷是否描述了心智活動,參考案例如Mortgage,利用資料庫與電腦系統實現匿名貸款購物的技術,仍如人類在不用電腦時借貸的技術。在案例FairWarning中,偵測不當存取病患資料的技術被法院判斷為可以人類操作的抽象概念。在案例Content Extraction中(https://enpan.blogspot.com/2017/05/contect-extraction-v-wells-fargo-bank.html),從一般紙本資料輸入至電腦程式中的技術心智活動,法院判定為抽象概念。


有關物品專利範圍描述心智活動的範例:Content Extraction、Mortgage、CyberSource、Symantec、Voter、Electric Power Group與Versata案等。

有關流程專利範圍描述心智活動的範例:Flook、Benson、Berkheimer、Synopsys、Ambry Genetics等。


感謝Frank提醒與提供資料:https://www.uspto.gov/web/offices/pac/mpep/s2106.html#ch2100_d29a1b_13ae3_321


Ron

2020年10月29日 星期四

設計專利布局與訴訟討論-通用版

設計專利布局與訴訟討論-通用版

Ron

設計專利侵害比對準則 - 108年度民專訴字第98號

本篇討論TIPO標註的案例(https://topic.tipo.gov.tw/patents-tw/cp-740-881919-8e675-101.html) - 智慧財產法院108年度民專訴字第98號民事判決:108民專訴98,從本篇案例可以萃取出設計的各種面向,包括可以了解設計專利侵權比對準則。

檔案: https://law.judicial.gov.tw/FJUD/data.aspx?ty=JD&id=IPCV,108%2c%e6%b0%91%e5%b0%88%e8%a8%b4%2c98%2c20200617%2c2

108年度民專訴字第98號案件資訊:

原告/專利權人:賴偉浤
被告:詮勝國際股份有限公司
系爭設計:D171154

被告侵權物:「BAG TO YOU百達遊 購物網」(網址:https://www.btu.com.tw,下稱系爭網 站)陳列、販售售價新臺幣(下同)4,580元之「【OUTDOOR 】-SMART高機能行動辦公室系列-雙開口19吋登機箱-銀灰 色(型號OD1820B19SL)」、「【OUTD OOR】-SMART 高機 能行動辦公室系列-雙開口19吋登機箱-珠光綠(型號OD18 20B19GR )」系爭產品):


原告提告前,購買系爭產品,並送鑑定,確認系爭產品與系爭專利為相同物品(條件一)、外觀近似條件二沒有歷史禁反言與先前技藝阻卻之適用(條件三,認定侵權成立,於是向被告代理商)發函要求停止侵權行為,但仍持續販售系爭產品,於是向法院提出侵權告訴,要求損害賠償,並禁止侵權行為。

被告提出證據主張系爭專利欠缺新穎性,認為系爭設計的幾個設計特點:第一,(1)正面「上下兩長矩形」;(2)另一為側面「上方線條傾斜,下方線條垂直」,欠缺新穎性;第二,主張系爭產品與系爭專利不同,沒有侵權情事。

法院對於設計爭點圖式整理:https://app.box.com/s/t3svuwj3c2sj1rcg2xk08k1kj43pcfee(備份檔案)

系爭設計關於"旅行箱",要進行侵權比對時,法院描述「旅行箱」的特點:矩形箱體、拉鍊、提把、拉桿、四個輪體、正面兩長矩形、四個角成圓弧狀、上方長矩形之拉鍊呈傾斜設計、側面呈三角弧形、下方長矩形拉鍊則為垂直設計。



先前技術:
被證1(TW295333)



被證2(TW371144)



系爭產品:



法院意見是基於以下幾個步驟做出心證:
第一,解釋系爭專利範圍外觀
第二,描述系爭產品外觀,應解析系爭產品;
第三,專利有效性分析,解讀出先前技術本案有11件的外觀;
第四,分析侵害系爭專利專利權人的主張的技術爭點;
(1)確定設計專利之專利權範圍,係以圖式所揭露的內容為準,並得審酌說明書之文字,以正確認知圖式所呈現之「外觀」及其所應用之「物品」,合理確定其權利範圍。
(2)比對專利範圍與被控侵權對象。
(3)物品的相同或近似判斷。
(4)外觀的相同或近似判斷。
(5)比對後,得出系爭專利與系爭產品的"共同特徵"與"差異特徵"。
(6)判斷系爭產品與系爭專利的設計特徵有否相似,是否產生混淆的視覺印象。
第五,判決。

以上第二點的細節:
(1)解釋系爭專利解釋專利範圍,法院描述的系爭專利技術內容:整體外觀概呈一矩形箱體箱體側周緣設置有拉鍊,該頂部設有一提把,並於提把後方設有一拉桿,箱體底部設有四個輪體;由前視圖觀之,旅行箱正面主要由上下兩長矩形所構成,該二長矩形之四個角係成圓弧狀,該二長矩形周緣設置有拉鍊;由側視圖觀之,上方長矩形之拉鍊呈傾斜設計,並使其側面呈現一三角弧形,而下方長矩形拉鍊則為垂直設計

(2)解析系爭產品:原則解析系爭產品,應對照系爭專利權範圍所確定之物品及外觀,認定系爭產品中對應之設計內容,無關之部分不得納入比對。由於系爭專利之專利權範圍為如圖式各視圖所構成的旅行箱之整體形狀,故比對時應僅就相對應之系爭產品行李箱的形狀比對,系爭產品所呈現的色彩非屬比對的內容

分析侵害系爭專利的技術爭點:
一、物品的相同或近似判斷:系爭專利與系爭產品分別為旅行箱與登機箱,為相同物品。
二、外觀的相同或近似判斷:利用「整體觀察、綜合判斷」之方式,比對、判斷系爭產品與系爭專利之整體外觀是否相同或近似。
三、普通消費者觀點:考量設計特徵的異同(共同特徵或差異特徵)對整體視覺印象的影響,若有混淆者,認定兩者外觀無實質差異,有近似的外觀。若不會混淆,認定兩者外觀不構成相同或近似。
四、本案中,法院判定系爭產品與系爭專利的箱體部分相似,但表面形狀與線條不同。其中,僅於箱體前方二個上下矩形及部分習知之設計特徵相似,惟其表面之形狀與側面線條特徵皆與系爭專利明顯不同。
五、法院判定:二者之整體外觀已具明顯區別,並不致產生混淆之視覺印象
六、雖原告主張"三方比對法"輔助判斷系爭產品與系爭專利構成近似的結果,但法院判定當兩者明顯不近似時,無須考量先前技藝進行三方比對 。
七、法院判定:就主要特徵而言,系爭產品與系爭專利相對應之設計特徵,兩者明顯不同,不致產生混淆之視覺印象

判決:
系爭產品與系爭專利之外觀並不近似,故應認系爭產品並未落入系爭專利之專利權範圍。

(補充)
所謂三方比對法,係判斷被控侵權對象與系爭專利是否近似的輔助分析方法,藉由先前技藝分析系爭專利所屬技藝領域之先前技藝狀態及三者(系爭專利、系爭產品與先前技藝)之間的相似程度,輔助判斷被控侵權對象與系爭專利之整體外觀是否近似。


民事雙月刊109年10月號對此案例的總結:https://topic.tipo.gov.tw/patents-tw/dl-276013-b9ccedc5526f4339b21db0821a5b0fd0.html
設計專利的侵害比對:
1.確定設計專利之專利權範圍。
2.比對、判斷確定後之專利權範圍與被控侵權對象(系爭產品)。
3.確定設計專利之專利權範圍(以圖式所揭露的內容為準,並得審酌說明書之文字)。
4.解析被控侵權對象。
5.無關之部分不得納入比對判斷。
6.以普通消費者選購相關商品之觀點,就系爭專利權範圍整體內容與被控侵權對象中對應該專利之設計內容進行比對。
7.判斷被控侵權對象與系爭專利是否為相同或近似物品,及是否為相同或近似之外觀。
8.依據「三方比對法」輔助判斷系爭產品與系爭專利之結果,確認系爭產品與系爭專利為相同之物品,且外觀近似,故確有侵害原告之專利權。
9.本案中:
系爭產品之整體外觀與系爭專利明顯區別,不致產生混淆之視覺印象。

my two cents:
以上一些整理算是可以看出設計侵權比對所考量因素的全貌了!

Ron

2020年10月28日 星期三

Tesla仿冒了Nikola的設計嗎?

氫氣動力車輛公司Nikola v. 純電動車公司Tesla,Nikola向Tesla求償20億美元。

訴訟資訊:
原告:NIKOLA CORPORATION, a Delaware corporation
被告:TESLA, INC., a Delaware corporation
系爭產品:Semi
系爭專利:D811,944等

Nikola製作氫氣動力的車輛,但也製作純電動車輛,與通用汽車(GM)合作申請車輛,有媒體說這會撼動Tesla龍頭的地位。
(截圖來源:https://nikolamotor.com/

本次系爭設計的對應產品是Nikola的「Nikola One」:
(截圖來源:https://nikolamotor.com/

Tesla,就不用多做介紹了,本篇討論爭議的主角是:Tesla's Semi
(截圖自:http://tesla.com/

Nikola系爭設計,媒體沒說,從資料庫很好找:
D811944:(2015年申請,2018年領證公告,還有其他幾件類似的)


分析:
Tesla Semi v. D811944
v. 

有沒有像?簡單來說,從「消費者」的視角來看,簡直是相同的設計!

從「法院」來看呢?剛好今年有個案例可參考,可參考本部落格報導:設計侵權判斷的幾個因素 - Hafco Foundry v. GMS Mine (Fed. Cir. 2020)https://enpan.blogspot.com/2020/03/hafco-foundry-v-gms-mine-fed-cir-2020.html

基本比對方式是:排除必須的設計,如車輛該有的輪胎、車頭、車廂等基本元件外,再來就是「裝飾性」外觀,也就是「不一定要長這樣的設計元素」,還要「排除相關前案的設計元素」,也就是排除不是新穎設計的部份,之後可配合(不一定,有些法官不採)「設計新穎的特點(point of novelty)」的概念。

根據Hafco Foundry v. GMS Mine案例,有幾個判斷方式:
(1)The Ordinary Observer(從一般觀察者來看是否有被混淆?)
(2)Differences From the Prior Art(從與前案比對後得出設計的特徵)

我的粗淺判斷:(1)根據兩張圖的外觀線條,還排除設計案中不主張的虛線部份,車頭部份,兩者設計確實會可能混淆消費者。

(2)關於先前技術,經查D811944的審查歷史,USPTO檢索得出的結果如下,但是兩次審查意見都僅針對圖示問題(112議題)核駁,並沒有設計本身的問題,因此,可初步判斷這個設計沒有明顯先前技術。

訴狀列舉很多證據,包括Elon Musk事先也看過Nikola的設計,並列舉現有技術,差異就很明顯了!

Nikola列舉其設計獲得許多讚賞!


Nikola在訴狀中也提出自己的產品Nikola One與Tesla Semi的比對,這有點與系爭設計案不同,因為車頭的線條有些差異,算有可識別的差異!


這樣一比之下,表面外觀判定可能實質相同(侵權成立?),但爭議一定會看到細節,這就...有待法院判定。


訴狀:

參考案例:
Egyptian Goddess, Inc. v. Swisa, Inc., 543 F. 3d 665 - Court of Appeals, Federal Circuit 2008

參考資料:

新聞參考:

以技術特徵判斷"專利適格性"的2005年案例討論 - Ex parte CARL A. LUNDGREN (BPAI 2005)

本篇討論BPAI(PTAB前身)於2005年針對101議題的決定,這個15年前案例在當年成為先例,我在搜尋案例時意外中看到,感覺現在也值得去理解。本篇判決本文檔案長達92頁,加上落落長的爭議歷史,本篇僅針對主文以及部份反對法官(ADJ)的意見討論。

更者,此案堪稱「USPTO v. BPAI」,雙方來來往往爭議十分精彩!

Ex parte CARL A. LUNDGREN案件資訊:
訴願案號:Appeal No. 2003-2088
系爭申請案:08/093,516('516案)

系爭專利申請案'516案涉及補償"管理私人公司降低邊際成本"的經理人的方法,'516案在USPTO駁回claims 1, 2, 6, 7, 19-22, 32, 35-40後(主要理由是不符101規定),申請人提出訴願。

'516歷史很豐富,申請於1993年,歷經多次核駁、修正、訴願、前訴願等程序都跑過,根據檔案資料,最新狀態在是2006年核准通知,主要關鍵是2005年BPAI否決USPTO審查委員的駁回決定BPAI認為當年司法上並沒有任何以"科技技藝(technological arts)"測試101議題的前例,因此認為USPTO審查委員決定並沒有立場

公告本:




(編按,這很實在,101與技術思想的糾纏到近年來才有一些定論)

一些歷史片段:

先看看當年'516案申請時的Claim 1:

2002年USPTO提出的101核駁意見:
當年判斷是因為發明並未連結科技技藝(technological arts)、僅是數學方法,因此被任定是抽象概念(abstract idea)。


審查委員進一步認為專利所描述的方法並沒有包括執行這個方法的電腦或自動手段或裝置(編按,當年的核駁意見真的是加入"computer-implemented method"或是"processor performing ..."就可以克服!事實上,這位審查委員在OA中十分認真地提出支持他的看法的案例

對以上意見,申請人曾提出訴願後,BPAI曾於1998年做出駁回USPTO審查意見的決定,主要理由是審查委員並沒有依據任何參考文獻就做出決定。

BPAI委員(ADJ)判定系爭申請案已經引述了實際的應用,並非抽象概念。





案件回到USPTO,仍是遭遇駁回命運。

BPAI在2003年有兩次意見(應該是同一個決定,但有兩個檔案),其中之一認為審查委員企圖將「technological arts(我翻為科技技藝」要件強壓在專利適格性的判斷上是錯的!(編按,太有前瞻性了!),駁回USPTO決定。


如另一次BPAI判決:認為USPTO審查委員駁回系爭申請案的理由(以沒有科技技藝判斷不符101)牴觸法院判例,也就是BPAI認為以科技技藝(technological arts)作為否決可專利性專利適格性是不恰當的。(在此更正較佳為“專利適格性”,指是否為可被專利保護的標的,clarified, updated on Aug. 3, 2023)




(第一次BPAI重要意見)"we find that the claim language recites subject matter that is a practical application of shifting of physical assets to the manager."

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2003訴願,進入BPAI時的Claim:

2005年BPAI決定(第二次訴願):

(重要的議題)第二次BPAI針對USPTO審查委員提出再考慮的議題(第一次BPAT發回重審)有:(1)是否發明的整體在「科技技藝」中?(2)設想發明在「科技技藝」中,是否專利範圍轉換「經理人補償」為實際的應用(practical application)?

1. Whether the invention as a whole is in the technological arts. 
2. Assuming that the invention is in the technological arts, whether the claim transferring compensation to a manager is a practical application.

就USPTO審查「技術」為主的單位而言,系爭申請案申請專利範圍確實並沒有所謂的「
科技技藝(technological arts)」,其中涉及的商業方法僅關於數學演算,卻沒有電腦等自動的判斷,因此認為是不可專利的標的。

就BPAI而言,考量聯邦法院案例AT&T Corp. v. Excel Communications, Inc. (CAFC 1999)的決定(認為採用數學演算的流程(process),若不是僅數學原理本身,仍符合101規定的可專利類別),根據這個判決意旨,系爭申請案是可核准的,因為它是採用數學方法的流程。

但是若採用審查委員採用的「technological arts test」,審查委員卻沒有遵照美國最高法院在我們熟悉的案例「Diamond v. Diehr, 450 U.S. 175, 185, 209 USPQ 1, 7 (1981)」中的決定:專利保護應排除「自然律、物理現象與抽象概念」

因此,BPAI委員查閱相關前例,並未發現USPTO審查委員所依據的「technological arts test」,因此如前述所提到的結論,BPAI認為當年司法上並沒有任何以"科技技藝(technological arts)"測試101議題的前例,因此認為USPTO審查委員決定並沒有立場,駁回決定



系爭申請案最後獲准:


雖然BPAI判定系爭申請案符合專利適格性(35 USC 101)規定,但是部份ADJ的反對意見仍是有意義的,至少可能就驅使美國專利系統的改變,影響到法院的判定。

ADJ Barrett 持的反對意見,十分有邏輯地認為,系爭申請案並沒有落入101規範的「process」類別中,因為並沒有轉換其抽象的專利標的為有具體應用的狀態。


my two cents:
以上案例涉及「科技技藝(technological arts)」是否是判斷「專利適格性/可專利性/101」時的要件?

應該有不少人支持USPTO審查委員決定,也有不少人認為BPAI才對!我認為,如果案件持續走到現在,應該是無法專利的,但是就當年判斷,各方意見都有意義,各有不同的高度/立場。

看來科技技藝(technological arts)不是判斷101的要件,並且現今的實務也不會這樣看,但是,這個隱含在「腦中」的判斷基準應該仍是大家心中的一把尺,畢竟在最新判斷專利適格性時,會考量「是否專利範圍中包括可以轉換不可專利概念為可以專利的應用的「additional elements」」,這個「額外元件」往往是「技術元件」!(遑論本案系爭申請案關於補償經理人的"發明",似乎沒有技術成份)

相關依據為前例:State Street Bank & Trust Co. v. Signature Financial Group, Inc. (Fed. Cir. 1998),相關報導可參考:

- About Claims XXII - 商業模式專利(https://enpan.blogspot.com/2009/08/about-claims-xxii.html

只要產生有用、實際的結果(“useful, concrete, and tangible result”),流程方法為可專利標的(State Street Bank & Trust Co. v. Signature Financial Group, Inc., 149 F.3d 1368, 1373 (Fed. Cir. 1998).)


Ron