2025年1月9日 星期四

用專利證明商標中的顏色是功能性的 - CeramTec GmbH v. CoorsTek Bioceramics LLC (Fed. Cir. Jan. 3, 2024)

本篇討論「專利v.商標」之間微妙互斥的特性,用商標權人自己的專利證明商標中顏色的特點是功能性的,因此導致商標無效,真是有趣的議題,當作2025年第一篇。案件緣起商標權人的商標被舉發無效,案件經TTAB確認後,商標權人上訴CAFC。

案件資訊:
上訴人/商標權人:CERAMTEC GMBH
被上訴人:COORSTEK BIOCERAMICS LLC, FKA C5 MEDICAL WERKS, LLC
判決日期:January 3, 2024

系爭商標:

商標的標的是「陶瓷髖關節組件的粉紅色」(pink color of ceramic hip components),TTAB案號為:92058781 / 92058796, 2022 (T.T.A.B. Dec. 6, 2022),TTAB駁回理由為此商標屬於功能性,人工髖關節應用如下:


TTAB判決舉發成立:

其中被舉發人有不潔之手(unclean hands)抗辯,雖不採用(TTAB表示因為維護公眾利益(商標權)大於舉發過程的問題),但是仍可再次複習一下,可參考:專利權人的不潔之手! - LUV N' CARE, LTD. v. LAURAIN (Fed. Cir. 2024)(https://enpan.blogspot.com/2024/04/luv-n-care-ltd-v-laurain-fed-cir-2024.html)。

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系爭商標有對應的物品採用一種陶瓷材料-Biolox Delta,對此CeramTec也有發明專利-US5,830,816,其中詳細描述如何達到物品(人工髖關節)可用的強度的相關成分比例。其中涉及的髖部部件是由氧化鋯增韌氧化鋁陶瓷(zirconia-toughened alumina (“ZTA”) ceramic)製成,這種陶瓷原本用於切削工具的材料。

增加人工髖關節的強度會使ZTA維持其形狀與抵抗變形的能力,而特別的是,ZTA陶瓷中的某個成分會影響其最終產品的顏色,上述專利'816所主張的成分"chromia"範圍則會產生多種顏色的ZTA陶瓷,包括粉紅色、紅色、紫色、黃色、黑色、灰色與白色,每個顏色是反映其材料的硬度。

系爭商標對應的Biolox Delta陶瓷材料中包括了0.33%的Chromia,因此呈現出粉紅色陶瓷顏色,並提出並取得相應的商標:


本案商標舉發人CoorsTek Bioceramics LLC製造了兩種ZTA陶瓷材料的人工髖關節,其中之一成分有Chromia,因此也是粉紅色。於是在2014年向TTAB提起商標舉發,理由就是:其商標中主張的粉紅色是功能性的(functional)

TTAB運用"Morton–Norwich" factors,查CeramTec專利以及公眾討論關於Chromia的添加物強化ZTA陶瓷的技術後,發現Biolox Delta如果不做成粉紅色,就不能好好地運作,因此判定這個特點是功能性的,判決駁回系爭商標


案件進入CAFC。

(專利v.商標)開頭就引用最高法院「functionality doctrine」判例 - Qualitex Co. v. Jacobson Prods. Co,若商標的設計是功能性的,不能取得商標權,保護商品功能的應該是專利:


關於商標功能性判斷的4個「
Morton–Norwich factors」:

(1) the existence of a utility patent disclosing the utilitarian advantages of the design;
(2) advertising materials in which the originator of the design touts the design’ utilitarian advantages;
(3) the availability to competitors of functionally equivalent designs; and
(4) facts indicating that the design results in a comparatively simple or cheap method of manufacturing the product.

(1) 存在描述商標設計優點的發明專利;
(2) 設計者宣揚商標的設計用途優勢;
(3) 競爭對手可否取得功能等效的設計;
(4) 指出商標設計導致可以相對簡單或便宜的方法製作商品。

根據以上第一個因素,基於商標權人的發明專利(上述'816專利,還有另一件US9237955、2012/0142237)揭示內容,其中都說明chromia成分可增加材料硬度(也就呈現粉紅色),TTAB判定系爭商標涉及的粉紅色陶瓷材料是一種功能性的特徵

又有一最高法院案例 - TrafFix因為發明專利是因發明特點與有用而准予專利,因此這是關於商標特點為功能性的很強的證據


也就是說,商標權人自己的發明專利證明了商標中顏色是一種功能性特徵,也間接導致商標無效。

my two cents:
本案中的發明專利竟然是導致商標無效的證據,真是令人感到不安。當然這是針對功能性商標的議題,如果沒有商標權人自己的專利,應該還是有方法證明商標中特點(如顏色)是功能性的。

其中對商標權人另一潛藏的危機時,關於粉紅色人工髖關節的專利已經過期,這時又沒有商標(沒有期限)保護,這樣看來,這個無效案產生的損失還蠻大的。


Ron