在他的眼中，亞洲（特別是中國）在專利範圍取得上，比較難拿到較廣的範圍，而可能就是限縮在說明書所載的範例。這確實是我們在中國專利答辯時遭遇的問題（編按）。但實務上仍可能取得較廣的專利範圍。
在這樣的差異下，這位代理人也意識到法律與國情的差別，並告誡"美國人"，全世界專利制度不同的地方比比皆是（編按，這是我的擴大解釋：大部分國家都與美國不同）。
在美國，審查的責任在審查委員，而且審查的態度是要找到先前技術，當審查委員"無法證明該發明不能取得過廣的範圍時"，就具有新穎性以及非顯而易見性，因此即便說明書描述限縮的範例，但仍可取得更廣的申請專利範圍。
作者也把亞洲與歐洲擺在一起，認為亞洲等地的專利法不如美國專利法比較站在"發明人"的一方。且認為多數亞洲的專利審查機制是希望發明人/申請人證明他們該得多廣的範圍。
"Saying it another way, in the US it is your right to get a patent, while in Europe or Asia it is more like a privilege." (權利與特權，http://www.ipwatchdog.com/2014/08/11/achieving-broader-patent-scope-in-asia/id=50746/)
作者的其他觀察（就我的經驗也加了點東西）：
- 對於功能性語言，作者認為亞洲審查委員討厭這種語言，不太可能取得純功能的專利範圍（功能性語言應有對應的結構或硬體比較好，編按）
- 建議提出多個實施例，作者建議日本、中國與韓國都應如此（這在各國取得專利都有益處，如果僅有一個實施例，中國可能被要求限縮到該實施例，編按）
- 技術性討論很重要，因為審查委員多數是技術人員
- 亞洲審查委員審查專利時會實際參考說明書內容，而美國審查委員除有必要，通常是根據請求項語言進行瞭解與審理（所以對於亞洲專利而言，說明書的揭露程度很重要，特別是日本等以"週邊界定主義"為原則解釋專利範圍的國家，編按）
- 專利答辯時，亞洲審查委員會認為你額外的解釋是新事物（new matter），而美國審查委員並不太如此覺得
- 鼓勵發明人對一些技術提出解釋，不要含糊，因為答辯時不容易克服不明確的疑問（編按）
- 美國專利答辯實務上可以挑戰審查委員（挑戰法規），中國就行不通（他們沒空瞭解你，編按）
後語：
台灣或許與這位作者的"感覺"不太一樣，不過他提到的一些想法確實是常發生在我們的實務上。因此，在各國標準不一的情況下，最理想的是，用中國的專利實務來撰寫專利說明書，而在美國、歐洲、台灣等地用比較不同的請求範圍提出申請。如果難以如此理想，就用"美國案"的態度去寫請求範圍，而以"中國案"的方式撰寫說明書，遇到核駁再依據各國審查意見調整吧！（台灣實務上頗倚賴美國專利審查的結果，這點可以請各申請人參考）
資料來源：http://www.ipwatchdog.com/2014/08/11/achieving-broader-patent-scope-in-asia/id=50746/
Ron
沒有留言:
張貼留言